A ta n. 10964 de Registro e Distribuição de Processos
do dia 16 de agosto de 2023.

Foram distribuídos automaticamente nesta data, pelo sistema de
processamento de dados, os seguintes feitos:

DESPACHO

Trata-se de agravo em recurso extraordinário apresentado, com
fundamento no caput do art. 1.042 do Código de Processo Civil, contra a decisão

que não admitiu o recurso extraordinário interposto.

Não sendo caso de retratação, remetam-se os autos ao Supremo
Tribunal Federal, nos termos do art. 1.042, § 4º, do CPC.

Publique-se. Intimem-se.

Brasília, 18 de agosto de 2023.

MINISTRO OG FERNANDES

Vice-Presidente

Os processos abaixo relacionados encontram-se com Vista ao(s) Agravado(s) para
resposta:

A ta n. 10900 de Registro e Distribuição de Processos
do dia 13 de junho de 2023.

Foram distribuídos automaticamente nesta data, pelo sistema de
processamento de dados, os seguintes feitos:

RECURSO                EXTRAORDINÁRIO.

DIREITO EMPRESARIAL. OFENSA REFLEXA À

CONSTITUIÇÃO FEDERAL. MATÉRIA
INFRACONSTITUCIONAL. RECURSO NÃO

ADMITIDO.

Trata-se de pedido de aditamento ao recurso extraordinário
interposto na origem trazido aos autos após o julgamento desta Corte em
acórdão assim ementado:

RECURSO ESPECIAL. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE
DEMANDAS REPETITIVAS. PROPRIEDADE INDUSTRIAL.
JULGAMENTO DA ADI 5.529/DF PELO STF. PERDA PARCIAL
DO OBJETO. PATENTES MAILBOX. SISTEMA TRANSITÓRIO.
PRAZO DE VIGÊNCIA. REGRA ESPECÍFICA. 20 ANOS
CONTADOS DA DATA DO DEPÓSITO. INPI. DESRESPEITO
AO PRAZO LEGAL DE ANÁLISE. CONSEQUÊNCIAS
JURÍDICAS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. IMPOSIÇÃO
DOS ÔNUS DECORRENTES DA DEMORA À SOCIEDADE.
AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE. VIOLAÇÃO DA BOA-FÉ E DA
SEGURANÇA JURÍDICA. NÃO OCORRÊNCIA. ACORDO
TRIPS. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO.

1- Incidente de resolução de demandas repetitivas instaurado
em 22/3/2018. Recurso especial interposto em 27/11/2019 e
concluso ao Gabinete da Relatora em 28/5/2020.

2- Delimitação da tese controvertida: fixação do prazo de
vigência e do respectivo termo inicial das patentes mailbox
(medicamentos e químicos) à luz da legislação de propriedade
industrial.

3- Por ocasião do julgamento da ADI 5.529/DF, o Supremo
Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade da norma do
parágrafo único do art. 40 da Lei de Propriedade Industrial,
dispositivo que serviu de fundamento para a concessão das
patentes objeto das ações de nulidade que deram ensejo à
instauração do IRDR pelo Tribunal Regional Federal da 2ª
Região. A modulação dos efeitos dessa decisão não ressalvou
as patentes que tenham sido concedidas com extensão de prazo
relacionadas a produtos e processos farmacêuticos, bem como a
equipamentos e/ou materiais de uso em saúde, de modo que a
ambas as situações se aplica o efeito ex tunc, o que resulta na
perda das extensões de prazo concedidas com base no
parágrafo único do art. 40 da LPI, devendo ser respeitados os
prazos de vigência das patentes estabelecidos no caput do art.
40 dessa lei.

4- Assim, em relação às patentes relacionadas a produtos e
processos farmacêuticos, bem como a equipamentos e/ou
materiais de uso em saúde, é de se reconhecer a perda de
objeto do presente recurso.

5- O sistema denominado mailbox consistiu em mecanismo
transitório adotado para salvaguarda de pedidos de patentes
relacionadas a produtos farmacêuticos e produtos agroquímicos,
cuja tutela jurídica resultou da internalização no País, em
1/1/1995, do Acordo TRIPS (Acordo sobre Aspectos dos Direitos
de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio).

6- Tratando-se de patentes excepcionalmente requeridas pelo
sistema mailbox, a Lei de Propriedade Industrial, em suas
disposições finais e transitórias, estabeleceu regra expressa
assegurando proteção, a partir da data da respectiva concessão,
limitada ao prazo remanescente previsto no caput do seu art. 40

(20 anos contados do dia do depósito), circunstância que afasta,
como corolário, a possibilidade de incidência do prazo
excepcional do respectivo parágrafo único (10 anos a partir da
concessão).

7- A norma que prescreve que o prazo de vigência de patente de
invenção não deve ser inferior a 10 anos da data de sua
concessão está inserida em capítulo da LPI que versa sobre
regras gerais, aplicáveis ao sistema ordinário de concessão de
patentes, de modo que, à míngua de remição legal específica,
não irradia efeitos sobre matéria a qual foi conferido tratamento
especial pela mesma lei.

8- A LPI não prescreve quaisquer consequências para a
eventualidade de a análise dos pedidos de patente mailbox
extrapolar o prazo nela fixado.

9- Conforme decidido pelo STF, a indeterminação do prazo
contido no parágrafo único do art. 40 da LPI gera insegurança
jurídica e ofende o próprio Estado Democrático de Direito.

10- Inexistência, na espécie, de violação à proteção da boa-fé e
da segurança jurídica. A um, porque a concessão da proteção
patentária por período de tempo em descompasso com o texto
expresso da LPI não pode ser considerada fonte de criação de
expectativa legítima em seus titulares. A dois, porque a questão
jurídica posta a desate extrapola a mera relação existente entre
a autarquia e as sociedades empresárias titulares de patentes,
sendo certo que os efeitos dos atos administrativos irradiam-se
por todo o tecido social, não se afigurando razoável impor
pesados encargos à coletividade em benefício exclusivo de
interesses econômicos particulares.

11- De se destacar que – ao contrário do que defendido nas
razões recursais – a conclusão ora alcançada não viola o Acordo
TRIPS, pois, conforme entendimento do Supremo Tribunal
Federal, o prazo de vigência adicional a partir da concessão,
conferido pelo parágrafo único do art. 40, sequer deriva desse
tratado.

12- Ao titular da patente é assegurado, pelo art. 44 da LPI, o
direito de obter indenização por exploração indevida de seu
objeto a partir da data da publicação do pedido (e não apenas a
partir do momento em que a patente é concedida). Dessa forma,
apesar da expedição tardia das cartas-patente pelo INPI, as
invenções não estiveram desprovidas de amparo jurídico durante
esse lapso temporal.

13- Para os fins do art. 927 do CPC/15, fixa-se a seguinte tese:
O marco inicial e o prazo de vigência previstos no parágrafo
único do art. 40 da LPI não são aplicáveis às patentes
depositadas na forma estipulada pelo art. 229, parágrafo único,
dessa mesma lei (patentes mailbox).

RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO
PROVIDO.

Sustenta que (fl. 5.302):

O cabimento desta manifestação de aditamento ao Recurso
Extraordinário de fls. e-STJ 4.242/4.273se dá em virtude do
julgamento da ADI 5.529 pelo e. STF, que declarou
inconstitucional o art. 40, parágrafo único da Lei nº 9.279/1996
(doravante, “LPI"), fato novo relevante, ocorrido depois da
interposição desse recurso, e que influenciou diretamente a

fundamentação e as conclusões do v. acórdão prolatado pelo E.
STJ.

Reitera que mantém o interesse no recurso extraordinário interposto
na origem.

Argumenta haver inconstitucionalidade na interpretação dada por este
Tribunal aos arts. 229, parágrafo único, e 229-B da LPI, o que configuraria
violação do art. 5º, XXIX, da CF e do princípio da segurança jurídica.

Aduz que (fl. 5.311):

A existência de patentes sem proteção alguma viola o princípio
da segurança jurídica (arts. 3º, 5º, XXXV, XXXVI, LIV, LV e
LXXVIII, e 37 da CF/88). Os autores de inventos industriais
realizam vultosos investimentos para o desenvolvimento de
novas tecnologias, sempre na expectativa de que, ao final, lhes
será conferida uma patente que os legitimarão cobrar preços
monopolistas ou supra competitivos, a fim de se remunerarem
por seu investimento. Essa lógica foi bem capturada pelo Min.
Luís Roberto Barroso na ADI 5.529.

Solicita que seja (fl. 5.315):

[...] "conhecido e provido o recurso extraordinário, nos termos
das alíneas “a" e “b" do inciso III do art. 105 da CF/88 e do art.
987, do CPC, para reformar o r. acórdão recorrido e assegurar a
consequente reformulação da tese jurídica para constar que as
patentes “mailbox" devem ser mantidas hígidas tal como
concedidas, pois fazem jus ao prazo mínimo de proteção de 10
(dez) anos contados da sua concessão, seja em virtude da
aplicação do art. 40, parágrafo único, da LPI(cuja incidência à
situação excepcional das “mailbox" não foi objeto de análise pelo
STF na ADI 5.529), ou seja em virtude da interpretação dos arts.
229, parágrafo único, e 229-B, da Lei nº 9.279/96, em
conformidade com os artigos 1º, 5º, caput e incisos XXIX, XXXV,
XXXVI, LIV, LV e LXXVIII e art. 37, caput da CF/88.

Subsidiariamente, requer seja a presente petição conhecida como
recurso extraordinário interposto em face dos acórdãos de fls. 5.184 e 5.242.

Foram opostas contrarrazões.

Decido.

Primeiramente, recebo o pedido de aditamento como recurso
extraordinário, conforme requerido neste arrazoado, ainda que subsidiariamente.

Em segundo lugar, a análise da matéria ventilada depende do exame
dos arts. 229, parágrafo único, e 229-B da Lei n. 9.279/1996, motivo pelo qual
eventual ofensa à Constituição da República, se houvesse, seria reflexa ou
indireta, não legitimando a interposição do recurso.

Ante o exposto, com fundamento no art. 1.030, V, do Código de
Processo Civil, não admito o recurso extraordinário.

Publique-se. Intimem-se.

Brasília, 14 de junho de 2023.

MINISTRO OG FERNANDES
Vice-Presidente