Informações do processo 2022/0383700-1

Os processos abaixo relacionados encontram-se com vista ao(s) recorrente(s) para
manifestação acerca da "Certidão para Saneamento de Óbices" constante dos autos:

DECISÃO

Trata-se de agravo em recurso especial desafiando decisão que não admitiu recurso
especial interposto por SOHO RESTAURANTE LTDA com fundamento no art. 105, III, a, da
Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Goiás,
assim ementado:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA COM PRECEITO
COMINATÓRIO COM PEDIDO DE TUTELA ESPECIFICA. DIREITO
EMPRESARIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. COLISÃO DE MARCAS.
MARCA NOMINATIVA. POSSIBILIDADE DE CONVIVÊNCIA DAS
MARCAS. INEXISTÊNCIA DE CONFUSÃO ENTRE CONSUMIDORES.
HONORÁRIOS RECURSAIS. SENTENÇA MANTIDA.

1.Preliminarmente, em face da arguição de inadmissibilidade do presente
recurso aventada pela parte apelada em sede de contrarrazões com
supedâneo no princípio da dialeticidade, observa-se que as razões recursais
guardam correlação com os fundamentos do decisum recorrido.

2.Considera-se marca, a expressão destinada a individualizar os produtos de
uma empresa, identificando-os e diferenciando-os em relação aos seus
concorrentes de mercado.

3.A proteção à marca tem como finalidade evitar a concorrência desleal e a
possibilidade de confusão, o que pode acarretar o desvio de clientela e o
locupletamento com esforço alheio.

4.No caso dos autos, o nome “SOHO", integrante da marca utilizada pela
apelante compõe a marca da apelada, que todavia não implica em confusão
na identificação das atividades comerciais, e a complementação do nome, em
ambas as marcas, se revela suficiente para estabelecer distinção bastante
entre os estabelecimentos, porque uma é “Soho Restaurante Ltda." e a outra
é “Soho Hookah Lounge – Me".

5.Da análise dos autos, não se vislumbra nenhum elemento capaz de
corroborar as alegações da apelante de que o referido direito do uso da
marca que lhe é garantido pela lei de propriedade industrial sofreu qualquer
violação por parte da apelada.

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados.

Nas razões do recurso especial, sustenta a parte recorrente, ora agravante, que o
Tribunal a quo violou o art. 7º do Estatuto da Advocacia, pois lhe negou o direito de sustentar
oralmente, quando do julgamento da apelação.

Defende também que o Tribunal a quo negou vigência aos arts. 124, XIX, 129, 130,
da Lei de Propriedade Industrial, na medida em que não lhe garantiu exclusividade da marca
SOHO.

Apresentadas contrarrazões ao recurso especial a fls. 594/612.

O referido recurso não foi admitido, por se entender, essencialmente, incidente, na
espécie, a Súmula 7/STJ.

Daí porque foi interposto o presente agravo.

A seguir, vieram os autos conclusos a este Relator.

É o relatório. Passo a decidir.

O direito marcário tratado no presente recurso especial diz respeito à marca do
restaurante SOHO, ora recorrente, que entende deter a exclusividade da marca, pois registrada
perante o INPI, entendendo deva ser afastado o uso da marca SOHO HOOKAH LOUNGE.

Em preliminar, cumpre asseverar que a questão envolvendo a nulidade do julgamento
do recurso de apelação, em razão da não oportunidade para a sustentação oral, encontra óbice de
conhecimento na Súmula 7/STJ, haja vista que o Tribunal a quo asseverou que a documentação
dos autos não demonstra negativa de acesso à sala virtual da sessão de julgamento.

Acerca da questão temática principal, asseverou o Tribunal a quo não existir
similitude significativa entre ambas as marcas. Logo, plenamente possível a convivência
harmônica entre elas, sem qualquer risco de serem objeto de dúvida ou confusão para o
consumidor.

Confira-se, por oportuno, trecho esclarecedor do voto condutor do acórdão recorrido:
Em razão do registro junto ao órgão competente, a apelante adquiriu a
propriedade da marca e passou a ser detentora do direito de usá-la
exclusivamente, em todo território nacional, conforme dispõe o artigo 129
da Lei nº 9.279/1996 .

Contudo, da análise dos autos, não se vislumbra nenhum elemento capaz de
corroborar as alegações da apelante de que o referido direito do uso da
marca que lhe é garantido pela lei de propriedade industrial sofreu qualquer
violação por parte da apelada.

Muito embora haja entre a marca da recorrente e o nome fantasia da
recorrida o termo, em comum “SOHO", é preciso considerar que,
afora isso, não há qualquer outro elemento de semelhança entre elas a
conferir a procedência da tese de colidência entre tais expressões .

Logo, plenamente possível a convivência harmônica entre elas, sem qualquer
risco de serem objeto de dúvida ou confusão para o consumidor.

Sobre a marca, urge destacar a ausência de semelhança quanto a imagem
designativa da marca (representação visual), porquanto são bastante
distintas uma da outra.

Enquanto a apelante utiliza caracteres SOHO, com indicação da bandeira
japonesa na vogal “O" em destaque vermelho, o que se relaciona

intrinsicamente com o enfoque do seu restaurante, de oferecer comida
japonesa em seu buffet, a apelada emprega as letras com grifo na consoante
“O" (SOHO) .

Demais disso, vale frisar que o próprio ramo de atividade exercido pelas
partes é forte indicador da ausência de semelhança entre elas. É que,
embora ambas exerçam suas atividades no ramo comercial de restaurantes,
a apelante oferece comida oriental e a apelada oferta atua como casa
noturna/boate e explora o segmento de comércio de narguilé (tabacaria),
comércio de bebidas, comércio de comidas e petiscos .

Ainda saliente-se que o segmento da apelada não se enquadra no
oferecimento da comida tradicional oriental, aliás esse não é o seu foco e os
próprios elementos do seu nome fantasia evidenciam isso (Soho Hookah
Lounge – Me), o que afasta qualquer possibilidade de confundir o público
consumidor .

Em verdade, do confronto entre a marca da apelante e o nome fantasia da
apelada, utilizado por esta em seu estabelecimento comercial, é claramente
perceptível a existência mais elementos distintivos do que semelhanças.

Vale destacar que consoante o princípio da especialidade ou da
especificidade, a proteção ao signo, objeto de registro no INPI, estende-se
somente a produtos ou serviços idênticos, semelhantes ou afins, desde que
haja possibilidade de causar confusão a terceiros.

Na espécie, ausente a possibilidade de causar a confusão em comento, por
força do princípio da especialidade , a proteção conferida à marca da
autora/apelante não tem a aptidão de alcançar os serviços prestados pela ré.
(Destaques nossos)

Depreende-se do trecho supratranscrito, que o Tribunal a quo não reconheceu
violado o princípio da especialidade, pois as empresas desempenham atividades comerciais
distintas.

Deveras, produtos ou serviços diferentes podem apresentar marcas semelhantes, em

razão do princípio da especialidade. A propósito:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL
CIVIL. DIREITO MARCÁRIO. AUSÊNCIA DE CONCORRÊNCIA DESLEAL.
REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ. TERMOS EM COMUM ENTRE
MARCA E NOME DE CONDOMÍNIO RESIDENCIAL.

1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória
(Súmula n. 7/STJ).

2. Produtos ou serviços diferentes podem apresentar marcas semelhantes, em
razão do princípio da especialidade. Os nomes de edifícios ou de condomínios
fechados não são marcas nem são atos da vida comercial, mas atos da vida
civil, individualizando a coisa sem ser enquadrados como produtos ou
serviços. Desse modo, podem coexistir a marca e nome de condomínio
semelhantes. Precedentes.

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp 1628359/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI,
QUARTA TURMA, julgado em 31/8/2020, DJe de 4/9/2020)

O aludido princípio visa a evitar a confusão no mercado de consumo do produto ou
serviço prestado por duas ou mais marcas, de modo que, para tanto, deve ser levado em
consideração o consumidor sob a perspectiva do homem médio.

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO MARCÁRIO. PRETENSÃO DA AUTORA

DE EXCLUSIVIDADE DE USO DO NOME "CHANDON" EM QUALQUER
ATIVIDADE. AUSÊNCIA DE REGISTRO COMO MARCA DE ALTO
RENOME. MARCA NOTORIAMENTE CONHECIDA. PROTEÇÃO
RESTRITA AO RESPECTIVO RAMO DE ATIVIDADE. MANUTENÇÃO DO
REGISTRO DE MARCA DA RECORRIDA. EXERCÍCIO DE RAMOS DE
ATIVIDADES DIVERSOS. RECURSO IMPROVIDO.

1. As marcas de alto renome, registradas previamente no INPI como tal,
gozam, nos termos do art. 125 da Lei 9.279/96, de proteção em todos os
ramos de atividade, enquanto as marcas notoriamente conhecidas gozam de
proteção internacional, independentemente de formalização de registro no
Brasil, apenas em seu ramo de atividade, consoante dispõem os arts.
126 da referida lei e 6º bis, 1, da Convenção da União de Paris, ratificada
pelo Decreto 75.572/75.

Neste último, é plenamente aplicável o princípio da especialidade, o qual
autoriza a coexistência de marcas idênticas, desde que os respectivos
produtos ou serviços pertençam a ramos de atividades diversos.

2. O aludido princípio visa a evitar a confusão no mercado de consumo do
produto ou serviço prestado por duas ou mais marcas, de modo que, para
tanto, deve ser levado em consideração o consumidor sob a perspectiva do
homem médio.

3. No caso dos autos, o uso das duas marcas não é capaz de gerar confusão
aos consumidores, assim considerando o homem médio, mormente em
razão da clara distinção entre as atividades realizadas por cada uma delas.
Não há risco, de fato, de que o consumidor possa ser levado a pensar que a
danceteria seria de propriedade (ou franqueada) da MOET CHÂNDON
francesa, proprietária do famoso champanhe.

4. Não se tratando a recorrente de marca de alto renome, mas de marca
notoriamente conhecida e, portanto, protegida apenas no seu mesmo ramo de
atividade, não há como alterar as conclusões constantes do acórdão
recorrido.

5. Recurso especial improvido.

(REsp 1209919/SC, Rel. Ministro Desembargador Federal Convocado do
TRF-5ª Região LÁZARO GUIMARÃES, QUARTA TURMA, julgado em
13/3/2018, DJe de 19/3/2018)

RECURSO ESPECIAL. ART. 535 DO CPC/1973. FOLHA SE SÃO PAULO E
FALHA DE SÃO PAULO. DIREITO DE MARCA X DIREITO AUTORAL.
PARÓDIA. ADAPTAÇÃO DE OBRA JÁ EXISTENTE A UM NOVO
CONTEXTO. VERSÃO DIFERENTE, DEBOCHADA. LIMITAÇÃO
DO DIREITO DE AUTOR. INEXISTÊNCIA DE CONOTAÇÃO
COMERCIAL. PRESCINDÍVEL. CONCORRÊNCIA DESLEAL NÃO
CONFIGURADA.

1. Não há violação ao artigo 535, II do CPC/1973, quando embora rejeitados
os embargos de declaração, a matéria em exame foi devidamente enfrentada
pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada,
ainda que em sentido contrário à pretensão da recorrente.

2. O princípio da especialidade é comando limitativo
do direito exclusivo da marca, a indicar que referido direito não é absoluto
(art. 124, XIX, Lei n. 9.279/1996). A exclusividade do uso do sinal distintivo
somente é oponível a produtos ou serviços idênticos, semelhantes ou afins,
com o fim de evitar que o consumidor seja induzido em erro ou associe
determinado produto com outro, de marca alheia. Autoriza-se, assim, a
coexistência de marcas idênticas, desde que os respectivos produtos ou
serviços pertençam a ramos de atividades diversos.

3. No caso dos autos, no entanto, a disposição do direito marcário não deve
ser invocada para solução da controvérsia. É que as duas empresas
envolvidas na demanda, apesar de possuírem nomes semelhantes, Falha e

Folha de São Paulo, prestam serviços, em tudo, diversos. Uma (Falha)
produz crítica aos posicionamentos políticos e ideológicos da outra (Folha),
sem a possibilidade de serem concorrentes. A Falha produz paródia com base
nas matérias produzidas pela Folha, expressando-se, declaradamente, de
modo contrário às opiniões expostas pelo jornal, por meio da sátira e do
humor.

4. A paródia é forma de expressão do pensamento, é imitação cômica de
composição literária, filme, música, obra qualquer, dotada de comicidade,
que se utiliza do deboche e da ironia para entreter. É interpretação nova,
adaptação de obra já existente a um novo contexto, com versão diferente,
debochada, satírica.

5. Assim, a atividade exercida pela Falha, paródia, encontra, em verdade,
regramento no direito de autor, mais específico e perfeitamente admitida no
ordenamento jurídico pátrio, nos termos do direito de liberdade de expressão,
tal como garantido pela Constituição da República.

6. A paródia é uma das limitações do direito de autor, com previsão no art.
47 da Lei 9.610/1998, que prevê serem livres as paráfrases e paródias que
não forem verdadeiras reproduções da obra originária nem lhe implicarem
descrédito. Essas as condições para que determinada obra seja parodiada,
sem a necessidade de autorização do seu titular.

8. A falta de conotação comercial é requisito dispensável à licitude e
conformidade da manifestação do pensamento pela paródia, nos
termos da legislação de regência (art. 47 da Lei n. 9.610/1998).

9. Não há falar, no caso dos autos, em concorrência desleal. A uma, porque a
questão é definida no âmbito da Lei de Marcas (Lei nº 9.279/96), não
invocada para a solução dessa demanda. A duas, porque, dentre as condutas
que tipificam a concorrência desleal não está a conotação comercial, da qual
a Falha fora acusada.

10. Recurso especial parcialmente provido.

(REsp 1548849/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, Rel. p/ o acórdão
Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em
20/6/2017, DJe de 4/9/2017)

No presente caso, o Tribunal a quo, na esteira dos precedentes do STJ, embora
reconheça que o registro de marcas semelhantes, ainda que em classes distintas, porém
destinadas a identificar produtos ou serviços que guardem relação de afinidade, inseridos no
mesmo segmento mercadológico, devam ser obstados, concluiu que o princípio da especialidade
que leva em consideração o potencial concreto de se gerar dúvida no consumidor e desvirtuar a
concorrência, não foi violado no presente caso.

Dessa forma, entende-se que o acórdão recorrido deve ser confirmado pelos seus
próprios fundamentos.

Diante do exposto, nos termos do art. 253, parágrafo único, II, a e b, do RISTJ,
conheço do agravo para conhecer em parte do recurso especial e nessa parte negar-lhe
provimento. E, quanto ao ônus da sucumbência recursal, em observância ao art. 85, §11, do
CPC/2015, majoro os honorários de advogado em mais 2%.

Publique-se.

Brasília, 07 de março de 2023.

Ministro RAUL ARAÚJO

Relator

Redistribuição automática em 03/02/2023 às 17:30
CONCLUSÃO AO MINISTRO RELATOR