Informações do processo 2013/0385988-5

Vista com intimação do(a) requerido(a) acerca da expedição da requisição de pagamento e para
verificação de sua regularidade formal, cujos autos do processo de execução poderão ser consultados
eletronicamente pelo número indicado no preâmbulo da requisição.

EMENTA

PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO RECEBIDO COMO AGRAVO
INTERNO. PRINCÍPIOS DA FUNGIBILIDADE E DA ECONOMIA
PROCESSUAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. DESENHOS
TÉCNICOS. SEGREDO INDUSTRIAL. SÚMULA 7/STJ.

1. Em homenagem aos princípios da fungibilidade e da economia processual,
o pedido de reconsideração pode ser recebido como agravo interno.

2. A interposição de dois recursos pela mesma parte e contra a mesma
decisão impede o conhecimento do segundo recurso, haja vista a preclusão
consumativa e o princípio da unirrecorribilidade das decisões.

3. Recurso especial em que se alega que os desenhos técnicos foram
acessados de forma lícita, por transferência de know how , não tendo a
recorrida provado o contrário, não havendo, portanto, conduta que configure
concorrência desleal, e que os desenhos técnicos são de conhecimento
público, não estando protegidos por segredo industrial.

4. O Tribunal de origem, todavia, examinando o conjunto fático-probatório,
entendeu haver proteção ao catálogo de produtos pertencentes à parte
recorrida, não tendo a recorrente apresentado justificativa plausível quanto à
origem da posse de tais documentos, e concluiu pela ilicitude de tal posse e
pela prática de concorrência desleal.

5. Eventual reforma do julgado demandaria, necessariamente, o reexame do
conjunto fático-probatório dos autos, providência incompatível com a via
estreita do recurso especial (Súmula 7/STJ).

6. Pedido de reconsideração, recebido como agravo interno, não provido.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos, em que são partes as acima indicadas, decide a
Quarta Turma, por unanimidade, receber o pedido de reconsideração como agravo interno e
negar-lhe provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator. Os Srs. Ministros Maria Isabel
Gallotti (Presidente), Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi e Luis Felipe Salomão votaram com o Sr.
Ministro Relator.

Brasília, 02 de maio de 2017(Data do Julgamento)

Os processos abaixo relacionados encontram-se com Vista dos Autos às Partes pelo prazo legal
para regularização da representação processual - fls. 258/261:

A Quarta Turma, por unanimidade, recebeu o pedido de reconsideração como agravo
interno e negou-lhe provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.

Determino a inclusão dos processos abaixo relacionados na Pauta de Julgamentos do dia
02/05/2017, terça-feira, às 14:00 horas, podendo, entretanto, nessa mesma sessão ou sessões
subseqüentes, ser julgados os processos adiados ou constantes de pautas já publicadas.

Os processos abaixo relacionados encontram-se com Vista ao Agravado para Impugnação do
AgInt:

Os processos abaixo relacionados encontram-se com Vista ao Agravado para Impugnação do
AgInt:

DECISÃO

Trata-se de agravo desafiando decisão que inadmitiu recurso especial, fundamentado
no art. 105, III, a , da Constituição Federal, interposto por LUPATECH EQUIPAMENTOS E
SERVIÇOS PARA PETRÓLEO LTDA. contra acórdão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro,
assim ementado:

" APELAÇÃO CÍVEL E AGRAVO RETIDO. AÇÃO ORDINÁRIA.
PROPRIEDADE INDUSTRIAL. ALEGAÇÃO DE IDENTIDADE ENTRE OS
CATÁLOGOS COMERCIAIS DE PRODUTOS PARA EXPLORAÇÃO DE
POÇOS DE PETRÓLEO. FERRAMENTAS E PEÇAS DESENVOLVIDAS
POR EMPRESA. ESTRANGEIRA E QUE FORAM OBJETO DE PROCESSO
DE ENGENHARIA REVERSA ENTRE OS ANOS DE 1978 A 1994 COMO
PARTE DO PROGRAMA DE NACIONALIZAÇÃO PROMOVIDO PELA
PETROBRÁS.

AQUISIÇÃO PELAS AUTORAS DA DIVISÃO DE PETRÓLEO DA
EMPRESA ENGEMAQ QUE DESENVOLVEU OS DESENHOS TÉCNICOS
DE PRODUÇÃO. AS APELANTES ALEGAM QUE CONSTITUEM
PRODUTOS JÁ EM DOMÍNIO PÚBLICO E QUE NÃO HÁ PROTEÇÃO
AUTORAL AO CATALOGO DE PRODUTOS. SENTENÇA JULGOU
PROCEDENTES OS PEDIDOS FORMULADOS. AGRAVO RETIDO
REITERADO E CONHECIDO. INOCORRÊNCIA DE NULIDADE DA
PERÍCIA. PERITO DEVIDAMENTE QUALIFICADO E REGISTRADO
NESTE TJERJ. PERÍCIA INDIRETA QUE DISPENSA A INTIMAÇÃO DAS
PARTES PARA ACOMPANHAMENTO. ENTENDIMENTO PACIFICO DO
E. STJ. FALTA DE PROVA DO PREJUÍZO ÀS PARTES.

PERITO ASSISTIDO ,POR OUTRO PROFISSIONAL.

INEXISTÊNCIA DE DELEGAÇÃO DO ENCARGO. PERITO NOMEADO E
QUEM ASSINA O LAUDO SENDO, PORTANTO, O RESPONSÁVEL PELA
PERÍCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA QUE NÃO SE VERIFICA.
CONSTATADA PELA PERÍCIA A COMPLETA IDENTIDADE ENTRE OS
CATÁLOGOS COMERCIAIS, BEM COMO ENTRE AS FERRAMENTAS E

PEÇAS PRODUZIDAS PELAS APELANTES E AS APELADAS.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA RECORRIDA QUE SE IMPÕE. OS
PRODUTOS OBJETO DA LIDE FORAM DESENVOLVIDOS A PARTIR
DOS DESENHOS TÉCNICOS ELABORADOS PELO PROCESSO DE
ENGENHARIA REVERSA REALIZADO PELA EMPRESA ENGEMAQ.
APELADAS ADQUIRIRAM TODA PROPRIEDADE INDUSTRIAL DA
DIVISÃO DA ENGEMAQ RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DOS
PRODUTOS. AINDA QUE EM DOMÍNIO PÚBLICO A PRODUÇÃO PELA
APELANTE DAS FERRAMENTAS E PEÇAS A PARTIR DOS DESENHOS
TÉCNICOS DE PRODUÇÃO ADQUIRIDOS PELAS APELADAS
CARACTERIZA-SE COMO CONCORRÊNCIA DESLEAL.

CATALOGO COMERCIAL QUE SE CARACTERIZA COMO PRODUTO
DA CRIAÇÃO INTELECTUAL E QUE REPRESENTA VALOR PARA AS
APELADAS. AGRAVO RETIDO CONHECIDO E NÃO ACOLHIDO.
RECURSO DE APELAÇÃO NÃO PROVIDO " (fls. 6116/6117) .

A recorrente aponta ofensa aos arts. 927 do CC e 195, III, XI e XII, da Lei 9.279/96,
aduzindo, em síntese, ausência de comprovação de danos e inexistência de conduta caracterizada
como concorrência desleal.

A teor das razões, " o v. acórdão recorrido ofendeu o art. 927 do Código Civil, na
medida em que impôs à recorrente a obrigação de reparar os danos supostamente causados, sem,
porém, sequer indicar qual seria o prejuízo causado " (fl. 6163).

Afirma a recorrente que, " como foi claramente constatado ao longo dos autos, foi a
empresa Engemaq, e não o Grupo Weatherford (Recorridas), a responsável pelo desenvolvimento
dos desenhos técnicos utilizados pela Lupatech (Recorrente) para produção dos equipamentos em
questão. A Recorrente provou como se deu o acesso aos desenhos desenvolvidos pela Engemaq e,
ao contrário das 'algumas' hipóteses utilizadas pela MM. Juíza de primeira instância para embasar
a r. sentença recorrida, tal acesso foi feito de forma totalmente lícita, qual seja, por meio de
Contrato de Transferência de Know How com a Morro Grande Administração e Assessoria Ltda.,
não tendo o Grupo Weatherford provado o contrário. Não houve, portanto, qualquer atitude que
configure concorrência desleal " (fl. 6170).

Sustenta que " não há que se falar que a Lupatech tenha praticado o crime previsto
nos incisos XI e XII do artigo 195 da Lei de Propriedade Industrial em virtude de exceção contida
no próprio tipo, qual seja, a hipótese dos dados confidenciais utilizados serem de conhecimento
público. É o que se verifica no caso, como visto anteriormente. Os desenhos técnicos dos
equipamentos em tela não são protegidos por segredo industrial. Pelo contrário, são amplamente

conhecidos e divulgados pelas próprias Recorridas " (fl. 6170).

Aduz que, " em momento algum a Lupatech empregou meio fraudulento para desviar
a clientela da Recorrida. O acesso que a Recorrente teve aos desenhos não foi fraudulento, vez que
muitos dos desenhos foram enviados à Recorrente pela própria Recorrida, Sem falar nos diversos
projetos que Recorrente e Recorrida trabalharam em conjunto " (fl. 6171).

Acrescenta que, " tampouco a conduta da Lupatech caracteriza concorrência desleal
de acordo com a cláusula geral contida no artigo 209 da Lei de Propriedade Industrial. Isso
porque, como se viu, para que seja considerada concorrência desleal, a conduta deve, de acordo
com esse artigo, (i) prejudicar a reputação ou os negócios alheios e; (ii) criar confusão entre
estabelecimentos comerciais, industriais ou prestadores de serviços e; (iii) criar confusão entre
produtos e serviços postos no comércio " (fl. 6171).

Contrarrazões (fls. 6185/6205).

É o relatório. Passo a decidir.

De início, cumpre salientar que o recurso será examinado à luz do Enunciado 2 do
Plenário do STJ: " Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões
publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma
nele prevista, com as interpretações dadas, até então, pela jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça ".

Segundo consta dos autos, WEATHERFORD INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.
e WEUS HOLDING INC. ajuizaram contra LUPATECH PETROIMA EQUIPAMENTOS E
SERVIÇOS PARA PETRÓLEO LTDA. e GASOIL SERVIÇOS LTDA., alegando, em síntese,
que " sofreram violação de segredo industrial e contrafação de seus catálogos " (fl. 5846).

Conforme resumido a sentença, " as rés defendem que tiveram acesso lícito aos
projetos de ferramentas e equipamentos que produzem em razão de dois de sócios terem sido sócios
da sociedade que desenvolveu os referidos projetos, não vigendo mais a cláusula de
não-concorrência, além de as autoras jamais terem tratado os desenhos como segredo industrial,
bem como não haver violação de direito autoral pelo fato de os catálogos das autoras não gozarem
de tal proteção " (fl. 5846).

O magistrado de primeiro grau, concluindo pela ocorrência de violação ao direito
autoral das autoras, julgou procedente o pedido, conforme sentença às fls. 5840/5851), a fim de:

"a) tornar definitiva a liminar que concedeu a busca e apreensão dos

documentos que encontram acautelados em Cartório;
b) determinar que as rés se abstenham de divulgar, explorar ou utilizar, para
qualquer finalidade os catálogos, os arquivos originais que geraram os
desenhos esquemáticos, os desenhos técnicos e todo o tipo de conhecimento,
informação ou dado confidencial das autoras que esteja em sua posse indevida,
sob pena de multa diária e por evento, no valor de R$ 100.000,00;
c)determinar que as rés abstenham-se de produzir, utilizar ou comercializar
equipamentos a partir do catálogo contrafeito da 1ª ré, e das desenhos técnicos,
e de todo o tipo de conhecimento, informação ou dado confidencial das autoras
que esteja em sua posse indevida, sob pena de multa diária de R$ 100.000,00
por equipamento;

d) que as rés se abstenham de produzir, utilizar ou comercializar equipamentos
a partir do catálogo contrafeito da 1ª ré e dos desenhos técnicos e todo o tipo
de conhecimento, informação ou dado confidencial das autoras que esteja em
sua posse indevida, sob pena de multa de R$ 100.000,00, por evento;
e) a condenação das rés a devolverem às autoras toda e qualquer cópia física,
eletrônica, ou em mídia dos desenhos técnicos e todo o tipo de conhecimento,
informação ou dado confidencial das autoras que esteja em posse indevida das
rés, sob pena de multa diária e por evento de R$10.000,00;
f) a condenação das rés a retirar de circulação e destruir toda e qualquer cópia
física e eletrônica, ou em mídia dos catálogos da 1ª ré e dos desenhos técnicos
contrafeitos da 2ª ré, sob pena de pagamento de multa diária de RS 100.000,00
até a cessação da violação;

g) a condenação das rés ao pagamento das indenizações decorrentes das
violações ao direito de autor e à propriedade industrial das autoras, em
montante a ser definido em sentença por arbitramento, para cada uma das
violações realizadas;

h) diante da prova constante dos autos, dos fundamentos acima e do perigo de
dano irreparável para as autoras com a contrafação e concorrência desleal
praticada pelas rés, defiro a antecipação de tutela para:
h.i) determinar que as rés se abstenham de divulgar, explorar ou utilizar, para
qualquer finalidade, o catálogo contrafeito da 1ª ré e os desenhos técnicos da 2 a ré elaborados a partir de desenhos técnicos confidenciais de propriedade das
autoras, sob pena de multa diária e por evento no valor de RS 10.000,00
h.ii) determinar que as rés se abstenham de divulgar, explorar ou utilizar, para
qualquer finalidade, os catálogos, os arquivos originais que geraram os
desenhos esquemáticos, os desenhos técnicos e todo o tipo de conhecimento,
informação ou dado confidencial das autoras que esteja em posse indevida, sob
pena de multa diária e por evento no valor de R$10.000,00;
h.iii) determinar que as rés abstenham-se de produzir, utilizar ou comercializar
equipamentos a partir do catálogo contrafeito da 1ª ré, e dos desenhos técnicos,
e de todo o tipo de conhecimento, informação ou dado confidencial das autoras
que esteja em sua posse indevida, sob pena de multa de R$ 100.000,00 por
equipamento " (fls. 5850/5851).

Mantida a sentença pelo tribunal local, LUPATECH – EQUIPAMENTOS E

SERVIÇOS PARA PETRÓLEO LTDA. interpôs recurso especial, no qual alega, em síntese,
ausência de comprovação de danos e inexistência de conduta caracterizada como concorrência
desleal, destacando-se nas razões recursais os seguintes argumentos: (a) houve má valoração da
prova, (b) os desenhos técnicos não são protegidos por segredo industrial, (c) o acesso aos referidos
desenhos não resultou do emprego de meio fraudulento e (d) para que seja caracterizada como
concorrência desleal, de acordo com o art. 209 da Lei de Propriedade Industrial, a conduta deveria ter
prejudicado o negócio da recorrida e criar confusão entre estabelecimentos ou produtos, o que não
teria ocorrido.

A instância ordinária, examinando o conjunto fático-probatório, decidiu, em julgados
suficientente fundamentados, ter sido caracterizada a concorrência desleal, considerando o disposto
no art. 195, III, XI e XII, da Lei de Propriedade Industrial, e reconheceu a ocorrência de dano
indenizável.

Concluiu pela existência de proteção ao catálogos de produtos da recorrida e afirmou
que a recorrente não justificou a posse de documentos pertencentes à autora, entendendo ser ilícita a
origem de tal posse.

Segundo o acórdão recorrido, " constatou-se que 83 (oitenta e três) dos 84 (oitenta e
quatro) dos produtos constantes do catálogo da Apelante são idênticos aos produtos das Apeladas,
ou seja, 98,8% (noventa e oito vírgula oito por cento) " (fls. 6127).

A conclusão do tribunal local foi no sentido de que " verifica-se por meio do detido
exame de todo o conjunto probatório produzido nos autos ter havido a prática de concorrência
desleal pela Apelante, voltada para a captação indevida de clientela em detrimento da atividade das
Apeladas, na medida em que a Apelante se locupletou dos investimentos das Apeladas para oferecer
ao mercado os equipamentos e serviços sem tais investimentos, deixando as Apeladas em situação
de desvantagem comercial. Assim, a conduta da Apelante enseja o reconhecimento dos danos
causados às Apeladas e, por conseguinte, do- dever de indenizá-las " (fls. 6128).

Nesse contexto, eventual reforma do acórdão recorrido demandaria reexame de
matéria fática, inviável em recurso especial (Súmula 7/STJ).

A mais disso, " a utilização ilícita de desenho industrial de terceiro para fabricação e
posterior comercialização de bens é condição bastante para, por si só, gerar presunção de
minoração das receitas auferidas pelo proprietário " (REsp 1.631.314/RS). Confira-se:

" RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INTELECTUAL. DESENHO

INDUSTRIAL. VIOLAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA.
FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. DANOS
PATRIMONIAIS. DESNECESSIDADE DE DELIMITAÇÃO DA EXTENSÃO
DOS PREJUÍZOS ECONÔMICOS PARA CONFIGURAÇÃO DO DANO.
POSSIBILIDADE DE APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA.

1- Ação ajuizada em 6/3/2002. Recurso atribuído à Relatora em 25/8/2016.

2- Controvérsia que se cinge em determinar se é necessária a delimitação da
extensão do prejuízo econômico para que se possa reconhecer a existência de
danos patrimoniais decorrentes de violação a direito de