Informações do processo 2016/0277901-9

Trata-se de agravo interposto por CARLOS EDUARDO CORREA E
COMPANHIA LTDA, de decisão que inadmitiu recurso especial, fundado no art. 105,
III, "a" e "c", da Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de
Santa Catarina, assim ementado (fl. 287):

"APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO COMINATÓRIA, COM PEDIDOS
DE INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS, LUCROS
CESSANTES E ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. USO DE MARCA.
SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA QUE TORNOU
DEFINITIVA A TUTELA DE URGÊNCIA E, AINDA,
DETERMINOU QUE A RÉ SE ABSTENHA DE USAR O NOME
DA MARCA "SANTA CATARINA", SOB QUALQUER
HIPÓTESE, DEVENDO PROVIDENCIAR A ALTERAÇÃO DE
SEU CONTRATO SOCIAL NO PRAZO DE 90 (NOVENTA)
DIAS.

RECURSO DA REQUERIDA.

PRETENDIDA IMPROCEDÊNCIA DA ACTIO. ALEGADO
DIREITO À MARCA, POR TÊ-LA USADO PRIMEIRO,
SUSTENTANDO QUE O ORDENAMENTO JURÍDICO
PRIVILEGIA O USO ANTERIOR EM DETRIMENTO DO
REGISTRO, POR ESTE REPRESENTAR PRESUNÇÃO
RELATIVA. SUSTENTADA, AINDA, A POSSIBILIDADE DE
UTILIZAÇÃO DA MARCA POR AMBAS AS PARTES, EM
RAZÃO DE ATUAREM EM SEGMENTOS DIFERENTES.
RECLAMO ACOLHIDO PELO SEGUNDO FUNDAMENTO.
EMPRESAS QUE ATUAM EM RAMOS COMERCIAIS
DISTINTOS. AUTORA QUE EXERCE A FUNÇÃO DE
ASSISTÊNCIA FAMILIAR (SERVIÇOS FUNERÁRIOS) E
ADMINISTRAÇÃO DE CEMITÉRIOS. REQUERIDA, POR SUA
VEZ, QUE PRESTA SERVIÇOS MÉDICOS DE URGÊNCIA.
ATIVIDADES ENQUADRADAS EM CLASSES DIVERSAS PELA
CLASSIFICAÇÃO INTERNACIONAL DOS PRODUTOS E
SERVIÇOS DE NICE, UTILIZADA COMO PARÂMETRO PELO
INPI - INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE
INDUSTRIAL. EXISTÊNCIA CONCOMITANTE DAS MARCAS

VIÁVEL. PRECEDENTES DESTA CORTE. DESNECESSÁRIA,
PORTANTO, A ANÁLISE DA ALEGAÇÃO REFERENTE A
QUEM TERIA UTILIZADO A MARCA PRIMEIRO. REFORMA
DA SENTENÇA QUE SE IMPÕE, PARA JULGAR
IMPROCEDENTE A DEMANDA E, COMO COROLÁRIO,
CONDENAR A DEMANDANTE AO PAGAMENTO INTEGRAL
DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. "

Em suas razões recursais, a parte recorrente alega violação dos arts. 1.166,
do Código Civil, 4°, VI, do CDC, 123, I, 124, V, 129, 130, III, da Lei 9.279/96.
Sustenta, em síntese, isto: (I) em que pese a atividade das empresas não serem exatamente
idêntica, ambas atuam em áreas semelhantes e com nomes idênticos, assim evidente a
confusão que pode ser criada pelo consumidor configurando a concorrência desleal; (II) o
registro do nome empresarial já assegura à empresa a exclusividade sobre a utilização do
nome; (III) a atuação de ambas é em região idêntica.

É o relatório. Passo a decidir.

Ao apontar violação aos dispositivos acima, a parte recorrente entende que
é evidente a semelhança entre os serviços prestados pelas empresas em região idêntica,
fato que confunde o consumidor e causa prejuízo à ora recorrente, empresa que registrou
a marca preteritamente. A Corte local, por sua vez, soberano na análise do acervo
fático-probatório, consignou que a atividade das empresas são enquadradas em classes
distintas e, por isso, o direito de exclusividade do uso da marca não deve ser exercido de
modo a impedir o uso da marca semelhante deferido para produto de classe diferente,
excetuados os casos de marca notória ou de alto renome. Confira-se excerto do v.
acórdão estadual (fls. 292/294):

"

Trata-se de recurso de apelação interposto por Clínicas Santa
Catarina S/C Ltda. contra sentença que julgou parcialmente
procedente o pedido da pessoa jurídica autora - Carlos Eduardo
Corrêa e Cia. Ltda. (Plano Santa Catarina) -, para determinar a
vedação da requerida em utilizar o nome da marca "Santa
Catarina" e a alteração de seu contrato social.

Em suas razões, com base nos argumentos exarados na
contestação, sustentou ter direito à utilização da marca, seja por
tê-la usado anteriormente, seja pelo fato de atuar em ramo diverso
da autora.

O reclamo, adianta-se, merece acolhida.

Isto porque razão assiste à recorrente quanto ao argumento de que

a marca pode ser utilizada por ambas as partes, por atuarem em
ramos diversos.

Destarte, da leitura dos autos, especialmente dos contratos sociais
(fls. 20/25 e 130/132) e dos documentos acostados às fls. 34/39,
77/80, 125/126, 144/149 e 152, vê-se que a autora presta serviços
funerários, enquanto que a requerida exerce serviços de saúde de
urgência, ramos comerciais, à toda evidência, distintos.

Aliás, tais atividades são enquadradas em classes distintas na
Classificação Internacional de Produtos e Serviços de Nice,
parâmetro utilizado pelo INPI. Com efeito, da análise das listas
constantes          no          site          do          referido

instituto( http://www.inpi.gov/br/menu-servicos/marcas/classificacao
/classificacao#), nota-se que a atividade da autora enquadra-se nas
Classes 36 (administração de cemitérios) e 45 (assistência
funerária), enquanto que a da requerida, nas Classes 39 (transporte
de ambulância) e 44 (serviços médicos).

A respeito, já decidiu a Terceira Turma do Superior Tribunal de
Justiça, em acórdão de relatoria do Exmo. Sr. Min. Sidnei Beneti,
que "O direito de exclusividade do uso da marca não deve ser
exercido de modo a impedir o uso de marca semelhante deferido
para produto de classe diferente, excetuados os casos de marca
notória ou de alto renome, bem como os casos de evidente
má-fé"(REsp n. 863.975/RJ, j. em 19.8.2010, DJe 16.11.2010).

(...)

Não bastasse, ao se comparar as marcas utilizadas, constata-se
que, embora ambas contenham a expressão "Santa Catarina", a
grafia utilizada e os símbolos são diversos. Enquanto na marca da
autora o texto encontra-se em caixa alta, sobreposto a um
retângulo (veja-se à fls. 27 e 34), a marca da requerida consiste na
expressão "Clínicas Santa Catarina" sobreposta a uma cruz, sendo,
ainda, em alto relevo (confira-se à fl. 78).

Aliás, também não se observa confusão no uso da expressão
"Plano Santa Catarina", empregado por ambas as partes em seus
materiais de divulgação, como se observa das fls. 34/36, 78 e
144/149. Isso porque, além das cores serem diversas - no site da
requerente a cor predominante é verde, ao passo que nos panfletos
e nas ambulâncias da requerida é azul - nos materiais da
demandada há a especificação de que o plano refere-se à Unisul
Saúde.

Desta feita, conclui-se não haver qualquer vedação ao emprego
concomitante da marca pelas litigantes.

E, reconhecido o direito de ambas as partes usufruírem da marca
em comento, em razão de, conforme esclarecido alhures, atuarem
em ramos comerciais distintos, desnecessária para o deslinde do
feito, por consequência lógica, a análise do argumento da
requerida de que teria utilizado o nome "Santa Catarina" antes da
autora."

Da leitura do excerto ora transcrito, verifica-se que a Corte de origem
reconheceu o direito de ambas as empresas usufruírem da marca em razão de atuarem em
ramos comerciais distintos. Dessa forma, a pretensão de alterar tal entendimento, sob
alegada ofensa aos dispositivos mencionados, demandaria o revolvimento do suporte
fático-probatório, o que é inviável em sede de recurso especial, conforme dispõe a
Súmula n. 7/STJ. Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes:

"AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.

USO INDEVIDO DE MARCA REGISTRADA. REEXAME DE
PROVA .

1. Não se admite o recurso especial quando sua análise depende
de reexame de matéria de prova (Súmula 7 do STJ).

2. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp 420.597/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL
GALLOTTI , QUARTA TURMA, julgado em 21/09/2017, DJe
27/09/2017 - grifou-se)

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE PRECEITO COMINATÓRIO CUMULADA COM
INDENIZAÇÃO. USO INDEVIDO DA MARCA 'PAX'.
IMPROCEDÊNCIA. DISTINÇÃO DAS MARCAS SEM
POSSIBILIDADE DE CONFUSÃO ENTRE ELAS. INCIDÊNCIA
DA SÚMULA 7/STJ.

1. Ação de preceito cominatório cumulada com indenização
julgada improcedente por ter a Corte de origem considerado
genérico o termo "pax" que a autora buscava ver excluído e não
utilizado pela ré em seus registros, nome comercial e marca,
havendo clara distinção entre a recorrente, que se dedica
precipuamente ao ramo de serviços funerários, e a recorrida, que
presta serviços de saúde.

2. A revisão do julgado, com o consequente acolhimento da
pretensão recursal, demandaria nova incursão no suporte
fático-probatório dos autos, providência vedada no âmbito do
recurso especial, a teor da Súmula 7 deste Tribunal.

3. Agravo interno não provido."

(AgInt no AREsp 21.352/GO, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO ,
QUARTA TURMA, julgado em 18/04/2017, DJe 04/05/2017 -
grifou-se)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
PROPRIEDADE INDUSTRIAL. ART. 124, XIX, DA LEI N°
9.279/96. COLISÃO DE MARCAS. MARCA NOMINATIVA
CHESTER E MARCA MISTA CHESTER CHEETAH. REGISTRO
CONCEDIDO SEM EXCLUSIVIDADE DO USO DA PALAVRA

"CHESTER". POSSIBILIDADE DE CONVIVÊNCIA DAS
MARCAS. INEXISTÊNCIA DE CONFUSÃO ENTRE
CONSUMIDORES. REVISÃO DE MATÉRIA
FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA N° 07/STJ. AGRA VO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Para a caracterização da infringência de marca, não é suficiente
que se demonstrem a semelhança dos sinais e a sobreposição ou
afinidade das atividades. É necessário que a coexistência das
marcas seja apta a causar confusão no consumidor ou prejuízo ao
titular da marca anterior, configurando concorrência desleal.
Precedentes.

2. A doutrina criou parâmetros para a aplicação do 124, XIX, da
Lei n° 9.279/96 ao caso concreto, listando critérios para a
avaliação da possibilidade de confusão de marcas: a) grau de
distintividade intrínseca das marcas; b) grau de semelhança das
marcas; c) legitimidade e fama do suposto infrator; d) tempo de
convivência das marcas no mercado; e) espécie dos produtos em
cotejo; f) especialização do público-alvo; e) diluição.

3. Com base nos elementos fático-probatórios dos autos, o Tribunal
de origem concluiu pela possibilidade de coexistência no mercado
da marca nominativa CHESTER e da marca mista CHESTER
CHEETAH.

4. A primeira é um produto derivado de uma ave para festas; a
outra, um produto do ramo de salgadinhos.

5. A revisão do entendimento firmado na instância ordinária atrai
a incidência da Súmula n° 7 do STJ.

6. Agravo regimental não provido.

(AgRg no REsp n. 1346089/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO,
TERCEIRA TURMA, julgado em 5/5/2015, DJe 14/5/2015.)

Ademais, partindo destas premissas fáticas, entende-se que o entendimento
adotado pela Corte estadual está em harmonia com a jurisprudência firmada pelo Superior
Tribunal de Justiça.

Ambas as Turmas da Segunda Seção desta Corte Superior possuem o
entendimento jurisprudencial assente de que o exame da alegada colidência entre as
marcas não pode ser solvida à luz, apenas, da anterioridade ou prioridade do registro,
mas, sim, com base no princípio da especificidade, pelo qual o direito à exclusividade ao
uso da marca se estende somente a produtos ou serviços idênticos, semelhantes ou afins,
desde que haja possibilidade de causar confusão a terceiros, e, ainda, limita-se à classe
para a qual foi requerida, ressalvados os casos de marcas notórias.

Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes:

RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL.

NULIDADE DE MARCA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL NÃO OCORRÊNCIA. INDICAÇÃO DO
DISPOSITIVO LEGAL VIOLADO. AUSENTE. SÚMULA
284/STF. QUEBRA DA CONFIANÇA LEGÍTIMA.
CIRCUNSTÂNCIA NÃO VERIFICADA. REEXAME DE FATOS E
PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. ATOS DE
CONCORRÊNCIA DESLEAL. AUSÊNCIA. SECONDARY
MEANING, SIGNIFICAÇÃO SECUNDÁRIA OU
DISTINTIVIDADE ADQUIRIDA. FENÔMENO QUE NÃO
POSSUI O ALCANCE PROPUGNADO PELA RECORRENTE.
DIREITO DE EXCLUSIVIDADE. MITIGAÇÃO. MARCA
EVOCATIVA. SINAL DE USO COMUM. EMPRESAS QUE
PRATICAM ATIVIDADES DISTINTAS. CONFUSÃO. NÃO
OCORRÊNCIA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL SIMILITUDE
FÁTICA NÃO DEMONSTRADA. (...)

2. O propósito recursal é verificar a higidez do ato administrativo
que concedeu o registro da marca nominativa AMERICA AIR,
na classe que assinala serviços de transporte aéreo, à empresa
recorrida.

(...)

5. A concessão do registro marcário pelo órgão administrativo
competente não constitui circunstância apta a criar na recorrente
a legítima expectativa de que o INPI não iria deferir quaisquer
outros pedidos de registro de sinais que, segundo a percepção
particular do detentor do direito marcário, conflitaria com o seu.
Hipótese em que não se verifica a ocorrência de quebra de
confiança legítima, insegurança jurídica ou de má-fé dos
recorridos.

6. Como regra, a utilização de sinal marcário obtido regularmente
junto ao INPI não pode ser entendido como conduta fraudulenta ou
desonesta praticada com o intuito de angariar ou desviar,
ilicitamente, a clientela de terceiros. O sucesso de pretensão
deduzida nesse sentido, na medida em que implica grave restrição
ao direito titulado pelo proprietário da marca impugnada, exigiria
comprovação da prática de conduta fraudulenta ou de sua má-fé ao
requerer o registro, circunstâncias cujo exame, consoante
entendimento cristalizado na Súmula 7/STJ, é defeso em sede de
recurso especial.

7. Tratando-se de marcas evocativas ou sugestivas, aquelas que
apresentam baixo grau de distintividade, por se constituírem a
partir de expressões que remetem à finalidade, natureza ou
características do produto ou serviço por elas identificado, como
ocorre no particular, este Tribunal tem reconhecido que a
exclusividade conferida ao titular do registro comporta mitigação,
devendo ele suportar o ônus da convivência com outras marcas
semelhantes. Precedentes.

8.  O fenômeno da distintividade adquirida (significação
secundária ou secondary meaning) ocorre em relação a algum

signo de caráter comum, descritivo ou evocativo que, dada a
perspectiva criada no consumidor ao longo de um largo tempo de
uso, passa a adquirir eficácia distintiva suficiente, a ponto de
possibilitar seu registro como marca.

9. A exclusividade de uso pretendida nesta demanda, todavia, não
constitui decorrência lógica, direta e automática do reconhecimento
da aquisição de distintividade. Deve-se ter em consideração as
circunstâncias usualmente analisadas para decidir sobre a
possibilidade ou não de convivência entre marcas em aparente
conflito.

10. Em se tratando de marcas fracas, descritivas ou evocativas,
afigura-se descabida qualquer alegação de anterioridade de
registro quando o intuito da parte for o de assegurar o uso
exclusivo de expressão dotada de baixo vigor inventivo.
Precedente.

11. O âmbito de proteção de uma marca é delimitado, acima de
tudo, pelo risco de confusão que o uso de outro sinal, designativo
de serviço idêntico, semelhante ou afim, possa ser capaz de causar
perante o consumidor.

12. No particular, diante do fato de a denominação impugnada
tratar-se de expressão evocativa/sugestiva e de ambas as empresas
prestarem serviços distintos - não tendo sido constatada a
possibilidade de confusão junto ao público - inexiste, a partir da
interpretação da lei de regência e do quanto consolidado pela
jurisprudência do STJ, qualquer razão jurídica apta a ensejar a
declaração de nulidade do registro marcário da recorrida. (...)
RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO
PROVIDO.

(REsp 1773244/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI,
TERCEIRA TURMA , julgado em 02/04/2019, DJe 05/04/2019)

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE "NULIDADE PARCIAL" DA
MARCA MISTA "G GRADIENTE IPHONE". APARELHOS
TELEFÔNICOS COM ACESSO À INTERNET. PRETENSÃO