Informações do processo 2016/0249498-4

Os processos abaixo relacionados encontram-se com vista ao(s) recorrente(s) para
manifestação acerca da "Certidão para Saneamento de Óbices" constante dos autos:

DECISÃO

1. Trata-se de recurso especial interposto por PLENA COMERCIAL ATACADISTA

LTDA. E OUTRAS com fulcro nas alínea(s) "a" e "c" do permissivo constitucional contra
acórdão do TJSP, assim ementado:

Marcas e patentes. Importação paralela. Duas ações. Pedidos de obrigação
de não fazer e indenizatória. Sentença de procedência na obrigação de não
fazer e parcial procedência na indenizatória. Inconformismo das partes.
Preliminar de ilegitimidade afastada. Debate sobre o mecanismo da
"importação paralela", vedado na legislação pátria por opção explícita do
legislador. Ato ilícito pelas rés. Sentença de obrigação de não fazer mantida.
Dever de indenizar evidenciado. Danos morais ausentes pois incomprovados.

Danos materiais de 70% sobre as receitas auferidas pelas rés com a
comercialização de produtos da marca "Brother". Recurso das rés na
demanda indenizatória parcialmente provido, desprovidos os demais.

(fls. 1521-1530)

Opostos aclaratórios, foram rejeitados (fls. 1550-1553).

Em suas razões recursais, a recorrente alega violação ao arts. 68, §§ 3° e 4° e 132, III,

da Lei 9.279/1996, 186 e 927 do Código Civil, além de dissídio jurisprudencial.

Sustenta, em síntese, que:

i) é lícita a importação paralela de produtos colocados em circulação, notadamente
quando "não há oposição do titular da marca, ou seja, da BROTHERS INDUSTRIES".

ii) "a legislação brasileira não proíbe a importação paralela, pois embora não conste
expressamente no texto da LPI a consagração do princípio da exaustão de direitos, considerando
a livre concorrência e livre iniciativa que regem o nosso ordenamento jurídico insculpidas na
Constituição Federal, não há proibição alguma de importação paralela, se os produtos foram

colocados em circulação no mercado pelo próprio titular da marca".

iii) "a importação paralela somente é considerada ilícita se: (a) houver
alteração/contrafação dos produtos; ou (b) o fabricante/titular da marca se opor expressamente ao
comércio de seus produtos por terceiros (não houver rede de distribuição). O presente caso
concreto não se enquadra em nenhuma das duas hipóteses eis que a BROTHER INDUSTRIES
possui vasta rede de distribuição de seus produtos e não se opõe que os distribuidores os
comercializem inclusive a países onde conferiu exclusividade de exploração da marca a uma
determinada pessoa, o que afasta ilicitude das importações praticadas pelas Recorrentes de
produtos colocados em circulação com consentimento da fabricante e demonstra a demonstra a
violação do dispositivo de lei federal".

iv) "o caso de colocação do produto original no mercado pela fabricante ou por
outrem com seu consentimento não há se falar em importação paralela ilícita, mas sim legítima e
salutar ao mercado interno de consumo, e consequentemente sem ato ilícito não há dever de
indenizar supostos danos materiais".

iv) "presente recurso é cabível ainda para controle do valor da indenização fixada a
título de danos materiais em valor absolutamente exagerado com efeito confiscatório eis que não
considerou os conceitos contáveis de custo da mercadoria vendida (CMV), impostos, despesas
operacionais ou não, entre outros, estipulando a indenização de 70% do total de receitas ao invés
de 70% do total do lucro obtido [...] Os danos materiais pleiteados eram equivalentes aos lucros
cessantes, ou seja, os lucros que a Autora deixou de auferir pela importação paralela pelas
Recorrentes e não as receitas totais obtidas com as vendas, sem descontos de custos, impostos e
despesas".

Contrarrazões apresentadas às fls. 1690-1709.

O recurso recebeu juízo prévio de admissibilidade positivo (fls. 1711-1713).

É o relatório. Passo a decidir.

2. Quanto ao mérito, o Tribunal de origem decidiu que:

São duas ações entre as mesmas partes que envolvem a mesma questão. A
primeira com pedido de obrigação de não fazer, a segunda com pedido
indenizatório. Serão julgadas em conjunto. Os relatórios seguem abaixo,
primeiro o da obrigação de não fazer, seguido pelo da indenizatória.

[...]

O único recurso que merece parcial provimento é o das rés na ação
indenizatória. Os outros devem ser desprovidos.

A preliminar de ilegitimidade passiva das rés não merece prosperar. Isto
porque se evidencia tratarem de empresas constantes do mesmo grupo
econômico, com mesmos proprietárias, que desempenham diferentes funções
na atividade comercial da ré mas que estão todas interligadas e respondem
pelo objeto da ação.

Ao mérito.

O mecanismo da importação paralela é conhecido e amplamente debatido,
mundialmente, no direito patentário.

Trata-se de questão que envolve a compra de medicamento pelos meios legais
em país diverso do que se pretende comercializá-lo, a importação do produto

ao país no qual o comércio será realizado e o comércio em si.

O debate perpassa a questão da exaustão dos direitos de propriedade
intelectual. A questão é: considerado que a exaustão seja nacional, uma vez
que se adquire produto cuja propriedade intelectual pertence a determinado
proprietário, exauriu-se o direito intelectual do proprietário àquele produto
e o comprador pode fazer o que bem entender com o produto, inclusive
importa-lo e comercializá-lo em outros países. Por outro lado, considerando
que a exaustão seja internacional, persiste a proteção integral à
comercialização do produto pelo proprietário, de modo que a compra do
produto em determinado país não libera o comprador a importa-lo e
comercializá-lo em outro, dependendo assim de autorização, mediante
negociação, do proprietário.

Ressalve-se que, dentro deste prisma, a importação paralela só é possível
quando o titular da patente em questão é o mesmo em ambos os países
envolvidos.

Pois bem.

O acordo TRIPS, que regulou internacionalmente a matéria, deixou
propositalmente em aberto o entendimento de cada país em relação ao
assunto (artigo 6 o ). Não se chegou, na negociação havida entre os países, a
um consenso.

Isto porque, por óbvio, há um conflito de interesses. Por um lado, o
entendimento pela exaustão nacional (que, consequentemente, autoriza a
importação paralela), interessa aos países que menos patentes possuem
(suas empresas). Por outro lado, a exaustão internacional (que desautoriza
a importação paralela) beneficia os países e empresas que mais possuem
patentes.

Relevante mencionar que, neste sentido, durante a negociação do Acordo
TRIPS da OMC, o Brasil foi um dos países que pressionaram para a adoção
do regime de exaustão internacional dos direitos de propriedade intelectual.
O Brasil, sabe-se, não é dos maiores detentores de patentes. Contudo,
mesmo autorizado pelo mencionado acordo TRIPS a adotar entendimento
permissivo à importação paralela, e internacionalmente pressionando em tal
sentido, não o fez. E, na criação da legislação, todo o debate permeou a
adoção do artigo 43, inciso IV da Lei 9.279/1996.

Conforme explica Gontijo, "Como se vê, apesar de não haver qualquer
restrição em TRIPS, os legisladores brasileiros não incluíram, no texto da lei,
dispositivo consagrador da teoria da exaustão de direitos, impedindo assim
as importações paralelas, instrumento de reconhecido valor na prevenção de
abusos dos direitos de patente. Tais importações são forte meio de reduzir
custos e produtos para exportação e são de particular importância no setor
farmacêuticos, em que parcela substancial dos produtos intermediários é
encontrada a menor preço no mercado internacional" e "A lei brasileira
perdeu, por pouco, a oportunidade de ter em seu texto as importações
paralelas como instrumento destinado a prevenir abusos de preços por parte
do titular ou seu licenciado. O projeto aprovado na Câmara continha artigo
neste sentido. Na tramitação do projeto no Senado houve manutenção da
proposta na fase inicial, mas o texto final acabou resultando e uma
disposição inócua, por limitar a busca do comprador ao mercado interno".

Tudo isto para deixar claro que, diante do respeitável posicionamento das
rés e de todos possíveis benefícios que trariam a importação paralela ao
país, inclusive considerando os princípios elencados (do livre-mercado, da
concorrência etc), o legislador brasileiro optou, conscientemente, a adotar
entendimento diverso, que prioriza outros princípios igualmente
constitucionais (notadamente o da propriedade privada).

No mesmo sentido vem julgado o Superior Tribunal de Justiça:
[...]

Ilícita, portanto, a conduta das rés. Ao menos a partir da explícita

contestação da autora, detentora do direito intelectual, ao propor as ações
ora julgadas.

Integralmente mantida deve ser, dessarte, a sentença da ação que condenou
as rés a não fazer, no sentido de se absterem a veicular e explorar
comercialmente produtos da marca "Brother" oriundos de importação
paralela.

E, verificado o ato ilícito cometido pelas rés, o dever de indenizar é
conseqüente.

Não há danos morais a serem indenizados. Danos morais, no caso, não são
presumidos e devem ser efetivamente comprovados, ônus do qual não se
desincumbiu a autora.

Os danos materiais foram fixados "( ) no pagamento dos lucros cessantes,
ou seja, nas receitas auferidas pelas requeridas com a exploração comercial
dos equipamentos Brother desde a citação até a efetiva cessação do ato
ilícito" (fl. 1324).

A fórmula está correta quanto aos termos inicial e final e quanto à
necessidade de se aferir o dano em liquidação de sentença . Deve, contudo,
ser modificada quanto à determinação do pagamento do total das "receitas
auferidas pelas requeridas com a exploração comercial dos equipamentos
Brother".

Isto porque o artigo 208 da Lei 9.279/1996 dispõe que "será determinada
pelos benefícios que o prejudicado teria auferido se a violação não tivesse
ocorrido".

Impossível presumir que todos os clientes das rés teriam adquirido os
mesmos produtos diretamente com a autora. Outros fatores entram em
questão, notadamente os esforços das rés no sentido de divulgar e vender os
produtos da
marca Brother.

Dessarte, parece mais razoável que os danos materiais sejam fixados em
70% (setenta por cento) das receitas auferidas pelas requeridas com a
exploração comercial dos equipamentos Brother.

Neste sentido, e apenas nele, deve ser reformada a sentença da ação
indenizatória. No restante, sem modificações.

A sucumbência foi corretamente distribuída em ambas as ações. Na de
obrigação de não fazer, vencedora a autora. Na indenizatória, vencedoras e
vencidas as partes, sucumbência recíproca.

Por tais fundamentos, dá-se parcial provimento a um dos recursos de apelo
das rés, negado provimento ao restante.

(fls. 1521-1530)

Dessarte, verifica-se que o entendimento do acórdão recorrido está em sintonia com a
jurisprudência do STJ, no sentido de que " as importações paralelas são realizadas à margem do
sistema de distribuição seletiva criado pelo fabricante do produto e titular do direito de
propriedade industrial, mas uma vez autorizada a importação pelo titular do direito da marca,
ou por quem estava autorizado para tanto, o produto original entra licitamente no mercado
nacional [...] a proteção do direito marcário, teleologicamente, não visa proteger o titular do
direito contra utilização da marca por quem comercializa produtos originais, com entrada lícita
no país, ainda que obtidos por meio de importação paralela, pois o sistema não tem o objetivo
de proteger os canais de distribuição impostos pelo fabricante/titular da marca. A proibição
absoluta desse tipo de mercado, desde que a importação tenha sido realizada licitamente, não
seria compatível com a livre iniciativa, prevista no art. 1º e 170 da CF " (REsp n. 609.047/SP,

relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO , Quarta Turma, julgado em 20/10/2009, DJe de
16/11/2009.).

No mesmo sentido:

DIREITO MARCÁRIO. RECURSOS ESPECIAIS. MARCA. BEM IMATERIAL
COMPONENTE DO ESTABELECIMENTO. USO SEM A ANUÊNCIA DO
TITULAR. IMPOSSIBILIDADE. CONCORRÊNCIA DESLEAL.
RECONHECIMENTO DA VIOLAÇÃO DO DIREITO DE PROPRIEDADE
INDUSTRIAL. OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR. APURAÇÃO DA EXTENSÃO
DOS DANOS EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. POSSIBILIDADE.
IMPORTAÇÃO PARALELA E RECONDICIONAMENTO DOS PRODUTOS
SEM A ANUÊNCIA DO TITULAR DA MARCA. IMPOSSIBILIDADE.

1. A marca é importante elemento do aviamento, sendo bem imaterial,
componente do estabelecimento do empresário, de indiscutível feição
econômica.

2. Como o Tribunal de origem reconhece a existência de violação do direito
de uso da marca, em observância ao artigo 209 da Lei 9.279/96,
independentemente de ter sido demonstrada a exata extensão dos prejuízos
experimentados pela autora, descabe o julgamento de improcedência dos
pedidos exordiais, pois a apuração pode ser realizada em liquidação de
sentença. Precedentes.

3. A marca é fundamental instrumento para garantia da higidez das relações
de consumo. Desse modo, outra noção importante a ser observada quanto à
marca é o seu elemento subjetivo, que permite ao consumidor correlacionar a
marca ao produto ou serviço, evitando, por outro lado, o desleal desvio de
clientela.

4. As importações paralelas lícitas são contratos firmados com o titular da
marca no exterior, ou com quem tem o consentimento deste para
comercializar o produto. Tendo o Tribunal de origem apurado não haver
autorização, pela titular da marca, para a importação dos produtos, o artigo
132, inciso III, da Lei 9.279/96, não socorre a recorrente.

5. Tolerar que se possa recondicionar produtos, sem submissão ao controle
e aos padrões adotados pelo titular da marca - que também comercializa o
produto no mercado -, significaria admitir a inequívoca confusão
ocasionada ao consumidor que, ao adquirir produto da marca, espera obter
bem de consumo que atenda a determinado padrão de qualidade e
confiabilidade que associa ao signo.

6. Conduta que, por outro lado, não atende aos objetivos da Política Nacional
de Relações de Consumo, consoante disposto no artigo 4º, incisos I, III e VI,
do Código de Defesa do Consumidor, que sobrelevam aos interesses da parte.

7. Recursos especiais parcialmente conhecidos para, na extensão, dar parcial
provimento apenas ao da autora, para restabelecer o decidido na sentença,
inclusive no que tange aos ônus sucumbenciais, devendo a extensão dos danos
ser apurada em liquidação por artigos. Negado provimento ao recurso da ré.
(REsp n. 1.207.952/AM, relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO , Quarta
Turma, julgado em 23/8/2011, DJe de 1/2/2012.)

RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. MARCAS.
IMPORTAÇÃO PARALELA DE PRODUTOS ORIGINAIS. NECESSIDADE
DE CONSENTIMENTO DO TITULAR DA MARCA. TERRITORIALIDADE
NACIONAL EXIGIDA NA EXAUSTÃO DA MARCA, MEDIANTE O
INGRESSO CONSENTIDO NO TERRITÓRIO BRASILEIRO. OPOSIÇÃO
SUPERVENIENTE, CONTUDO, AO PROSSEGUIMENTO DA
IMPORTAÇÃO, APÓS LONGO PERÍODO DE ATIVIDADE
IMPORTADORA CONSENTIDA. RECUSA DE VENDER PELA
PROPRIETÁRIA DA MARCA. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA LIVRE
CONCORRÊNCIA. INDENIZAÇÃO POR LUCROS CESSANTES

DECORRENTES DA RECUSA DE VENDER. RECURSO ESPECIAL
PROVIDO EM PARTE.

1. A "importação paralela" de produtos originais, sem consentimento do
titular da marca ou de quem autorizado a concedê-la, é, em regra, proibida,
ante o disposto no art. 132, II, da Lei nº 9279/96. Mas, uma vez consentida
pelo titular da marca ou por quem por ele autorizado para tanto, a entrada
do produto original no mercado nacional não pode configurar importação
paralela ilícita.

2.- Inadmissibilidade de vedação da importação paralela apenas a produtos
contrafeitos ("pirateados") adquiridos no exterior, abrangendo, a vedação,
produtos genuínos,