Informações do processo 2016/0215988-6

AGRAVADO : ASSOCIACAO EDUCACIONAL DE LUCCA
ADVOGADO : JOSÉ JUSTINO DE FIGUEIREDO NETO E OUTRO(S) - SP032712

Trata-se de agravo em recurso especial interposto por NOVA GERAÇÃO

SERVICOS EDUCACIONAIS S/C LTDA, doravante NOVA GERAÇÃO, contra decisão exarada

pela il. Presidência da Seção de Direito Privado do eg. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
(TJ-SP), que inadmitiu o recurso especial.

Cuidam os autos, na origem, de ação ordinária proposta por NOVA GERAÇÃO em

desfavor de ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL 'DE LUCCA'.

O il. Magistrado julgou parcialmente procedente pedido (sentença às fls. 1122/1129).

Diante disso, NOVA GERAÇÃO e ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL 'DE

LUCCA' interpuseram os respectivos recursos de apelação, os quais foram parcialmente providos

pelo eg. TJ-SP, nos termos do v. acórdão, assim ementado (fl. 1.245):

"Contrato de parceria empresarial e cessão de direitos sobre marca registrada.
Descumprimento de obrigação de repasse de valores assentado pela sentença.

Pleito resolutório e de condenação ao pagamento de cláusula penal que não
foram objeto de apreciação na sentença. Porém, causa madura para

julgamento. Interpretação extensiva do art. 515, par. 3°, do CPC. Resolução

por culpa da parceira ré.
Impossibilidade, todavia, de cumular a cláusula penal com a indenização pelo
efetivo prejuízo, ausente convenção neste sentido. Perdas e danos já pleiteadas
e acolhidas em capítulo transitado da sentença.

Inexistência, ainda, de causa à nulidade ou de descumprimento à cessão de

direitos sobre a marca.

Retido não conhecido. Recursos de apelação parcialmente providos".

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (acórdão às fls. 1.263/1.269).

Inconformada, NOVA GERAÇÃO interpôs recurso especial, com fulcro no art. 105,
inciso III, alíneas "a" e "c", da CF/88, no qual alega, além da divergência jurisprudencial, violação
dos arts. 515, § 3º, e 535, inciso II, do CPC/73; dos arts. 186, 187, 408, 411, 413, 416 e 927 do

CC/02; e do art. 135 da Lei n.º 9.279/96.

Como dito, o apelo nobre foi inadmitido às fls. 1.298/1.300.

Irresignada, NOVA GERAÇÃO manejou o presente agravo em recurso especial

refutando os fundamentos da decisão que inadmitiu seu apelo nobre.

Não foi apresentada contraminuta (certidão de fl. 1.321).

É o relatório. Decido.

Cumpre salientar que o presente recurso será examinado à luz do Enunciado 2 do
Plenário do STJ: " Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões

publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma

nele prevista, com as interpretações dadas, até então, pela jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça".

Inicialmente, rejeita-se a alegada violação do art. 535 do CPC/73, uma vez que o eg.
Tribunal local analisou os pontos essenciais ao deslinde da controvérsia, dando-lhes robusta e devida
fundamentação. Com efeito, é uníssona a jurisprudência desta eg. Corte no sentido de que o

magistrado não está obrigado a responder a todos os argumentos apresentados pelos litigantes, desde

que aprecie a lide em sua inteireza, com suficiente fundamentação. Nesse sentido, destacam-se:

"AGRAVO INTERNO EM AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) - AÇÃO
MONITÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO

AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DOS RÉUS-EMBARGANTES.

(...)

2. A Corte de origem dirimiu a matéria submetida à sua apreciação,
manifestando-se expressamente acerca dos temas necessários à integral
solução da lide. Dessa forma, à míngua de qualquer omissão, contradição ou
obscuridade no aresto recorrido, não se verifica a ofensa ao artigo 535 do

Código de Processo Civil de 1973.

(...)

6. Agravo interno desprovido."

(AgInt no AREsp 362.110/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA

TURMA, julgado em 16/03/2017, DJe de 23/03/2017 - grifou-se)

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. APRECIAÇÃO DE TODAS AS QUESTÕES RELEVANTES DA
LIDE PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART.

535 DO CPC/1973 (CORRESPONDENTE AO ART. 1.022 DO CPC/2015).

DECISÃO MANTIDA.

1. Inexiste afronta ao art. 535 do CPC/1973, correspondente ao art.1.022 do
CPC/2015, quando a Corte local pronunciou-se, de forma clara e suficiente,
acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os

argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.

2. Agravo interno a que se nega provimento."
(AgInt no AREsp 988.556/MS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS
FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 09/03/2017, DJe de
17/03/2017 - grifou-se)

Outrossim, no apelo nobre que pretende trânsito, sustenta a recorrente violação do art.
135 da Lei n.º 9.279/96 e dos arts. 186, 187 e 927 do CC/02, ao argumento de que faria jus à
indenização pela cessão da marca, nos moldes do contrato firmado entre as partes. Afirma que a
cessão da marca gera sub-rogação do cessionário em todos os direitos decorrentes do registro, de

modo indivisível. O recurso, contudo, não merece prosperar. Isso porque o eg. TJ-SP, mediante

análise soberana das provas carreadas aos autos e conforme interpretação das cláusulas contratuais,
concluiu que as partes firmaram uma licença de uso da marca, incumbindo à autora, ora recorrente,
apenas a participação de 40% do proveito econômico resultante da utilização da marca, ainda que

licenciado a terceiros. Para fins demonstrativos, colacionam-se os seguintes excertos do v. acórdão
estadual (fls. 1.249/1.252):

"Por fim, assiste razão à ré no que concerne à cessão de direito marcário.

Previu-se na cláusula 4ª, § 2°, que 'a PRIMEIRA CONTRATANTE, pelo
presente, cede à SEGUNDA CONTRATANTE o equivalente a 40% (quarenta
por cento) dos direitos sobre o uso da marca aludida no 'caput, inclusive em
caso de cessão a terceiros' (fls. 19). E, nos parágrafos 3° e 4°, condicionou-se

este negócio à 'regularização da cessão' perante o INPI, a cargo da ora
autora.

Ainda a respeito da marca, previu-se na cláusula 13ª que 'poderão, observadas
as formalidade legais, ser abertas filiais, em qualquer parte do território

nacional, sendo certo, que a cessão do uso da marca a terceiros será objeto de
instrumento de contrato próprio, figurando neste, como licenciante, a
PRIMEIRA CONTRATANTE, servindo o presente como anuência expressa da
SEGUNDA CONTRATANTE, respeitada a proporcionalidade de 40%
(quarenta por cento) estabelecida na Cláusula 3ª'(fls. 22).

Pois, a despeito de a vontade das partes não se ter manifestado de maneira
totalmente clara, entende-se que o negócio firmado se amolda a verdadeira
licença de uso da marca com especial obrigação contratual de participação
da ora autora no preço de eventual cessão ou licenciamento a terceiros
durante a vigência da parceria, neste caso respeitando-se o percentual de
40%, seja porque se utilizou a expressão 'cessão do uso da marca', seja
porque nada a este respeito se ressalvou quando prevista a possibilidade de
denúncia vazia do contrato (v. cláusula 5a - fls. 19). Dito de outro modo, um
ajuste de participação no proveito econômico resultante da utilização da

marca, mesmo licenciado seu uso a terceiros.

Se é assim, independentemente do alegado descumprimento da obrigação de
regularização perante o INPI, não se reconhece qualquer causa ao
reconhecimento da nulidade do negócio nem se configurou o

inadimplemento contratual, neste ponto.

Ao contrário, não consta que tenha a autora sido impedida de utilizar a
marca ou que tenha havido qualquer licenciamento ou cessão sem o
pagamento de sua respectiva parte no preço.

Mas, de todo modo, ainda se tratasse de cessão da marca registrada, nem
parece que a obrigação fosse de impossível cumprimento, abandonada a regra
que vedava a livre cessão, desacompanhada do estabelecimento empresarial,
prevista no artigo 143 do Decreto-lei 7.903/45, ausente qualquer vedação legal
- assim na Lei 5.772/91, vigente quando da contratação, ou na atual Lei de
Propriedade Industrial -à cotitularidade, e pro indiviso.

A propósito, o artigo 135 da Lei 9.279/96 ('A cessão deverá compreender todos
os registros ou pedidos, em nome do cedente, de marcas iguais ou semelhantes,

relativas a produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, sob pena de

cancelamento dos registros ou arquivamento dos pedidos não cedidos'),
repetindo a previsão do artigo 89 da Lei 5.772/91, respeitado o entendimento
do I. Juiz de origem, não veda a cotitularidade e sequer trata da indivisibilidade
da marca, mas apenas veda a coexistência de registros titulados ou de pedidos
depositados simultaneamente por diferentes interessados, atentando contra o
sistema de anterioridade e exclusividade. Algo diverso de duas pessoas
titularem um mesmo registro ou depositarem um mesmo pedido.

Por isto é que se revê a sentença neste ponto, para afastar a condenação ao
pagamento de indenização no valor da marca" (grifou-se).

Nesse cenário, para se alterar o entendimento ora transcrito, quanto à natureza do
negócio jurídico de mera licença de uso da marca, seria necessária a revisão de matéria

fático-probatória e das cláusulas contratuais, o que é inadmissível em sede de recurso especial, nos

termos das Súmulas n. 5 e 7/STJ.

Ademais, melhor sorte não socorre ao recurso no que diz respeito aos arts. 408, 410,

411, 413 e 416 do CC/02. Sob as alegadas infringências, afirma-se que, uma vez decretada a
resolução do contrato, caberia a condenação do recorrido na cláusula penal. O eg. TJ-SP, por sua
vez, concluiu pelo descabimento da referida penalidade, tendo em vista que, por possuir natureza
compensatória, não poderia cumular com a condenação na verba indenizatória pleiteada pela

recorrente. À título elucidativo, colacionam-se os seguintes trechos do v. acórdão objurgado:

"Mas não se entende esteja autorizada, por isso, a cobrança da cláusula penal
compensatória prevista no parágrafo único da cláusula 10a, no equivalente a
"12 (doze) vezes o maios valor mensal apurado durante a vigência do contrato"

Atribuição em 26/09/2018 às 15:30

CONCLUSÃO AO MINISTRO RELATOR