Informações do processo 2009/0008219-7

Os processos abaixo relacionados encontram-se com Vista ao Agravado para Impugnação do
AgInt:

DECISÃO

Trata-se de recurso especial interposto por MANCHESTER QUÍMICA DO BRASIL
LTDA, com fundamento na alínea a  do permissivo constitucional, contra acórdão proferido pelo
TRF da 2ª Região assim ementado:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL.

POSIÇÃO PROCESSUAL DO INSTITUTO NACIONAL DE
PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INPI NAS AÇÕES ANULAÇÃO DE
REGISTRO DE MARCA. PROTEÇÃO AO NOME COMERCIAL. FIXAÇÃO
DA SUCUMBÊNCIA.

I - Nas ações destinadas à anulação de registro de marca, o Instituto Nacional
de Propriedade Industrial - INPI integra a relação processual na condição de
réu, porquanto é só dele o ato impugnado.

II - Se o registro anulando - MANCHESTER - utiliza elemento característico de
nome comercial de terceiro (MANCHESTER CHEMICAL PRODUTOS
QUÍMICOS LTDA.), cujo registro na Junta Comercial se deu em data anterior
ao depósito, há de ser aquele invalidado diante da ampla proteção conferida
pelo art. 80 da Convenção Unionista de Paris.

III - Adotado o princípio do sucumbimento ( rectius : sucumbência) pelo atual
Código de Processo Civil, é cabível a condenação do Instituto Nacional de
Propriedade Industrial - INPI nos honorários de sucumbência, acaso vencido
na demanda.

IV - Recurso de Manchester Chemical Produtos Químicos Ltda. provido.

V - Recurso de Manchester Química do Brasil Ltda. desprovido.

Os embargos de declaração opostos não foram acolhidos, nos seguintes termos:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES E CONTRADIÇÕES.
ANULAÇÃO DE REGISTRO DE MARCA "MANCHESTER". PROTEÇÃO
AO NOME EMPRESARIAL.

1 - Se a controvérsia foi decidida nos seus limites objetivos, com a conclusão de
que o registro anulando MANCHESTER, titularizado pelo embargante, utiliza
elemento característico de nome empresarial de terceiro (MANCHESTER
CHEMICAL PRODUTOS QUÍMICOS LTDA.), cujo registro na Junta
Comercial se deu em data anterior ao depósito, e, portanto, deve invalidado
diante da ampla proteção conferida pelo art. 8º da Convenção Unionista de
Paris, inexistem os vícios formais apontados.

11 - Embargos de declaração desprovidos.

Em suas razões de recurso especial (fls. 444-462, e-STJ), a ora recorrente alega que o
acórdão recorrido violou o disposto no art. 8º da Convenção da União de Paris e os arts. 5º, 59 e 65
do Código da Propriedade Industrial: (i) " o registro que se pretende anular foi concedido com a
ressalva da não exclusividade do nome 'MANCHESTER' em sua forma nominativa. E isso, por
uma razão muito simples, 'MANCHESTER' é termo vulgar, por demais evocativo, para o segmento
de mercado em que atuam ambas as empresas  (...). Exatamente por se tratar de nome de localidade
famosa, dentre outras a sua indústria química, atividade exercida pelas litigantes, o INPI concedeu
a diversas empresas registros de marcas caracterizados pelo nome 'MANCHESTER'. Além disso,
existem diversas empresas da área cuja razão social tem o nome 'MANCHESTER' em sua

composição, conforme comprovado nos autos. Assim, repita-se, a proteção conferida pelo
certificado de registro anulando não se estende à parte nominativa, isoladamente, senão ao conjunto
formado pelos elementos que constituem a marca complexa da Suplicante ";

(ii) " a marca mista registrada a favor da Recorrente destina-se a assinalar produtos
químicos não populares porque adquiridos por compradores específicos, técnicos especializados.
Dessa forma, o público consumidor desses produtos está apto a diferenciar sua origem daqueles
produzidos pela Recorrida, que opera com o nome comercial MANCHESTER CHENICAL
PRODUTOS QUÍMICOS LIDA., mas que todavia não possui marca, registrada composta do nome
'MANCHESTER' para identificá-los ";

(iii) " se a parte nominativa da marca, ou seja, o nome 'MANCHESTER' foi
concedido à Recorrente SEM exclusividade, não faz qualquer sentido, permissa venia, anular seu
registro em função do nome comercial da Suplicada, mormente considerando que as normas legais
aplicáveis aos dois institutos, marca e nome comercial, são distintas! ";

(iv) " o artigo 8º da Convenção de Paris deve ser interpretado à luz do que dispõe a
lei brasileira sobre a matéria, impondo-se a improcedência de qualquer interpretação mais ampla,
na medida que geraria aos administrados uma situação de eterna incerteza em relação aos seus
direitos. Ora, o objetivo da Convenção da União de Paris não é esse, mas o de conferir proteção
aos sinais internacionais (marcas e nomes empresariais) notoriamente conhecidos, para que esses
não sejam apropriados indevidamente por terceiros residentes em outros países, com o objetivo de
concorrer deslealmente e auferir lucros indevidos em detrimento da verdadeira titular do sinal.
Entretanto,  in casu , como se observa dos autos, quando da constituição da Recorrida, já existiam as
seguintes empresas cuja denominação social adotou MANCHESTER como elemento distintivos,
como também já haviam sido registradas diversas outras marcas compostas da referida expressão
(fls. 229/230) ".

Contrarrazões apresentadas às fls. 593-626 (e-STJ).

Admitido o recurso na origem, subiram os autos.

É o relatório. Decido.

A jurisprudência desta Corte de Justiça possui orientação no sentido de que eventual
colidência entre nome empresarial e marca não pode ser resolvida apenas sob a ótica do princípio da
anterioridade do registro, devendo-se ter em conta outros dois princípios, quais sejam: a) princípio da
territorialidade, relativo ao âmbito geográfico de proteção e; b) o princípio da especificidade, referente

ao tipo de produto ou serviço.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
NULIDADE. ATO ADMINISTRATIVO. REGISTRO DE MARCA.
VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. INEXISTÊNCIA. ANÁLISE DE
VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE.
COLIDÊNCIA ENTRE NOME EMPRESARIAL E MARCA. PRINCÍPIO DA
ANTERIORIDADE DO REGISTRO NO INPI. MITIGAÇÃO PELOS
PRINCÍPIOS DA TERRITORIALIDADE E DA ESPECIALIDADE. SUMULA
7/STJ.

(...)

3. Peculiaridade da colidência estabelecida entre a marca registrado no INPI e
o nome empresarial registrado anteriormente na Junta Comercial competente.
4. A aferição da colidência não apenas com base no critério da anterioridade
do registro no INPI, mas também pelos princípios da territorialidade e da
especialidade. Precedentes específicos desta Corte.

5. A reforma do julgado recorrido demandaria o reexame das provas
constantes dos autos, providência vedada em sede especial, a teor da Súmula
n.º 07/STJ.

6. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(AgRg no REsp 1347692/RJ, Rel. Ministro PAULO DE TARSO
SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/03/2014, DJe
18/03/2014)

COMERCIAL. MARCA. PROTEÇÃO. LIMITES. APROVEITAMENTO
PARASITÁRIO. REQUISITOS. COLIDÊNCIA COM SIGNOS DISTINTIVOS
SUJEITOS A OUTRAS MODALIDADES DE PROTEÇÃO. AFERIÇÃO.

1. A proteção conferida às marcas, para além de garantir direitos individuais,
salvaguarda interesses sociais, na medida em que auxilia na melhor aferição
da origem do produto e/ou serviço, minimizando erros, dúvidas e confusões
entre usuários.

2. Essa proteção varia conforme o grau de conhecimento de que desfruta a
marca no mercado. Prevalecem, como regra, os princípios da territorialidade e
da especialidade. Esses princípios, no entanto, comportam exceções,
notadamente quando se verifica o fenômeno do "extravasamento do símbolo",
ou seja, marcas cujo conhecimento pelo público e/ou mercado ultrapassa o
âmbito de proteção conferido pelo registro.

3. A LPI reconhece duas formas de "extravasamento do símbolo", atuando no
sentido de mitigar princípios informadores do registro de marcas. Na primeira
hipótese temos o que o art. 125 da LPI denomina marca de alto renome, em
que há temperamento do princípio da especialidade e no segundo caso o que o
art. 126 da LPI chama de marca notoriamente conhecida, em que há
abrandamento do princípio da territorialidade.

4. Exceção feita ao caso de alto renome, o registro da marca não confere ao
titular a propriedade sobre o signo ou sinal distintivo, mas o direito de dele se
utilizar, com exclusividade, para o desenvolvimento de uma atividade dentro de

um determinado nicho de mercado.

5. A caracterização do aproveitamento parasitário - que tem por base a noção
de enriquecimento sem causa prevista no art. 884 do CC/02 - pressupõe,
necessariamente, a violação da marca.

6. Para a aferição de eventual colidência entre marca e signos distintivos
sujeitos a outras modalidades de proteção - como o nome empresarial e o
título de estabelecimento - não é possível restringir-se à análise do critério da
anterioridade, mas deve também se levar em consideração os princípios da
territorialidade e da especialidade, como corolário da necessidade de se evitar
erro, dúvida ou confusão entre os usuários .

7. Recurso especial a que se nega provimento.

(REsp 1232658/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA
TURMA, julgado em 12/06/2012, DJe 25/10/2012)

PROPRIEDADE INDUSTRIAL. MANDADO DE SEGURANÇA. RECURSO
ESPECIAL. PEDIDO DE CANCELAMENTO DE DECISÃO
ADMINISTRATIVA QUE ACOLHEU REGISTRO DE MARCA.
REPRODUÇÃO DE PARTE DO NOME DE EMPRESA REGISTRADO
ANTERIORMENTE. LIMITAÇÃO GEOGRÁFICA À PROTEÇÃO DO
NOME EMPRESARIAL. ART. 124, V, DA LEI 9.279/96. VIOLAÇÃO.
OCORRÊNCIA. COTEJO ANALÍTICO. NÃO REALIZADO. SIMILITUDE
FÁTICA. AUSÊNCIA.

1. Apesar de as formas de proteção ao uso das marcas e do nome de empresa
serem diversas, a dupla finalidade que está por trás dessa tutela é a mesma:
proteger a marca ou o nome da empresa contra usurpação e evitar que o
consumidor seja confundido quanto à procedência do produto.

2. A nova Lei de Propriedade Industrial, ao deixar de lado a linguagem
parcimoniosa do art. 65, V, da Lei 5.772/71 - corresponde na lei anterior ao
inciso V, do art. 124 da LPI -, marca acentuado avanço, concedendo à colisão
entre nome comercial e marca o mesmo tratamento conferido à verificação de
colidência entre marcas, em atenção ao princípio constitucional da liberdade
concorrencial, que impõe a lealdade nas relações de concorrência.

3. A proteção de denominações ou de nomes civis encontra-se prevista como
tópico da legislação marcária (art. 65, V e XII, da Lei nº 5.772/71), pelo que o
exame de eventual colidência não pode ser dirimido exclusivamente com base
no critério da anterioridade, subordinando-se, ao revés, em atenção à
interpretação sistemática, aos preceitos legais condizentes à reprodução ou
imitação de marcas, é dizer, aos arts. 59 e 65, XVII, da Lei nº 5.772/71,
consagradores do princípio da especificidade. Precedentes.

4. Disso decorre que, para a aferição de eventual colidência entre
denominação e marca, não se pode restringir-se à análise do critério da
anterioridade, mas deve também se levar em consideração os dois princípios
básicos do direito marcário nacional: (i) o princípio da territorialidade, ligado
ao âmbito geográfico de proteção; e (ii) o princípio da especificidade, segundo
o qual a proteção da marca, salvo quando declarada pelo INPI de "alto
renome" (ou "notória", segundo o art. 67 da Lei 5.772/71), está diretamente
vinculada ao tipo de produto ou serviço, como corolário da necessidade de se

evitar erro, dúvida ou confusão entre os usuários.

5. Atualmente a proteção ao nome comercial se circunscreve à unidade
federativa de jurisdição da Junta Comercial em que registrados os atos
constitutivos da empresa, podendo ser estendida a todo território nacional se
for feito pedido complementar de arquivamento nas demais Juntas Comerciais.
Precedentes.

6. A interpretação do art. 124, V, da LPI que melhor compatibiliza os institutos
da marca e do nome comercial é no sentido de que, para que a reprodução ou
imitação de elemento característico ou diferenciado de nome empresarial de
terceiros constitua óbice ao registro de marca - que possui proteção nacional -,
necessário, nessa ordem: (i) que a proteção ao nome empresarial não goze
somente de tutela restrita a alguns Estados, mas detenha a exclusividade sobre
o uso do nome em todo o território nacional e (ii) que a reprodução ou
imitação seja "suscetível de causar confusão ou associação com estes sinais
distintivos". Não sendo essa, incontestavelmente, a hipótese dos autos, possível
a convivência entre o nome empresarial e a marca, cuja colidência foi
suscitada.

7. O dissídio jurisprudencial deve ser comprovado mediante o cotejo analítico
entre acórdãos que versem sobre situações fáticas idênticas.

8. Recurso especial provido, para

Foram distribuídos automaticamente nesta data, pelo sistema de processamento de dados, os
seguintes feitos:

Atribuição em 03/10/2017 às 15:30
CONCLUSÃO AO MINISTRO RELATOR