Informações do processo 2016/0021307-4

Os processos abaixo relacionados encontram-se com vista ao(s) recorrente(s) para
manifestação acerca da "Certidão para Saneamento de Óbices" constante dos autos:

Trata-se de agravo interposto por ARCOR DO BRASIL LTDA., desafiando decisão
que inadmitiu recurso especial, este fundamentado nas alíneas "a" e "c" do permissivo

constitucional, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado
(e-STJ, fl. 1.579):

"Propriedade industrial. Alegação de direito à exclusividade de utilização da
marca KID's. Comprovação apenas de registro de marca mista, sem qualquer
semelhança com o sinal KIDLAT, constante dos produtos da ré. Ausência,
ademais, de proteção legal à expressão comum KID. Precedentes. Sentença
revista. Recurso dos réus provido, prejudicado o da autora."

Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (e-STJ, fls. 1.603/1.608).

Nas razões do recurso especial, a ora agravante aponta violação dos arts. 2º, 124,

XIX, 129 e 130 da Lei 9.279/96, bem como divergência jurisprudencial. Sustenta o direito de
usar a marca KID'S e suas variações, com exclusividade em todo o território nacional, sendo
vedado o uso de marcas iguais ou semelhantes por terceiros que atuem em segmentos de
mercados parecidos.

É o relatório. Decido.

Cinge-se a controvérsia em determinar se a expressão "KID" goza de distintividade

suficiente para fins de registro de marca perante o INSTITUTO NACIONAL DA
PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INPI, garantido ao titular seu uso exclusivo no território
nacional, a fim de obrigar a ré a se abster de utilizar a designação "KID" em seus produtos,
notadamente o designado "KIDLAT".

Na hipótese, o eg. Tribunal de origem concluiu que (e-STJ, fls. 1.582/1.584):

"De início, observe-se que o registro da marca é atributivo do direito, nos
termos do art. 129, da Lei 9.279/96, não tendo sido trazido aos autos
qualquer documento atinente à titularidade, pela autora, de direitos sobre
marca que não seja mista (v. fls. 102/103 e 795/804).

No caso, tem-se proteção legal reservada ao sinal identificativo KID'S,

inserido nos produtos acompanhado de disposição própria, com cores e estilo
gráfico diferenciados, na forma em que descritos no registro concedido.

Portanto, não impede a utilização pelos réus de expressão semelhante em
seus produtos, desde que não se copie a disposição da marca mista.

(...)

Na hipótese vertente, porém, o réu se utiliza da expressão KIDLAT por si
suficientemente distinta da expressão KID's, com fonte e estilo gráfico
próprios e antecedida das expressões 'Recheado' ou 'Bolinhos' (fls. 119/124 e
808/825), então sem qualquer semelhança com a marca mista da autora.

E mais. Ainda assim não fosse, o próprio sinal distintivo nominativo KID's
não merece proteção legal a justificar a abstenção de uso, pelos réus, da
designação KID, por força do disposto no artigo 124, VI, da Lei 9.279/96,
correspondente aos itens 6 e 20 do artigo 65 da Lei 5.772/71, tratando-se
expressão notoriamente comum, vulgar, destinada à descrição dos mais
variados objetos, incluindo produtos e serviços postos no mercado (v.
consulta do termo no INPI, de fls. 792/794), sempre que voltados ao público
infantil, e isto por influência da língua inglesa."

Com efeito, nos termos do art. 124, VI, da Lei de Propriedade Industrial, vocábulos
genéricos, de uso comum, e que designam produtos ou serviços inseridos no segmento de
atuação da sociedade, exceto se combinados de modo peculiar e distintivo, não são registráveis
como marca, in verbis:

"Art. 124. Não são registráveis como marca:
(...)

VI - sinal de caráter genérico, necessário, comum, vulgar ou simplesmente
descritivo, quando tiver relação com o produto ou serviço a distinguir, ou
aquele empregado comumente para designar uma característica do produto
ou serviço, quanto à natureza, nacionalidade, peso, valor, qualidade e época
de produção ou de prestação do serviço, salvo quando revestidos de suficiente
forma distintiva;"

Para melhor elucidação acerca da matéria, confira-se o seguinte trecho do voto
condutor do julgamento do REsp 605.738/RJ (Relator Ministro Luis Felipe Salomão , Quarta
Turma, DJe de 26/10/2009):

"Ressalto, por primeiro, que "gênero, espécie, natureza, nacionalidade,
destino, pêso, valor e qualidade" a que alude a Lei, dizem respeito ao produto
em si. Ou seja, é irregistrável a marca que meramente revele o "gênero,
espécie, natureza, nacionalidade, destino, pêso, valor e qualidade" do
produto. Por esse motivo, a doutrina especializada noticia - e corrobora - a
registrabilidade, por exemplo, da marca "Animal", para artigos de vestuário,
ou "Peixe" para bebidas, porquanto, muito embora se tratar de expressões
genéricas, não dizem respeito diretamente ao produto.

Tanto é assim que a própria Lei nº 9.279/96, no art. 124, inciso VI, foi
explícita nesse sentido:

Não são registráveis como marca:
(...)

sinal de caráter genérico, necessário, comum, vulgar ou simplesmente
descritivo, quando tiver relação com o produto ou serviço a distinguir, ou
aquele empregado comumente para designar uma característica do produto
ou serviço, quanto à natureza, nacionalidade, peso, valor, qualidade e época
de produção ou de prestação do serviço, salvo quando revestidos de suficiente
forma distintiva;

José Carlos Tinoco Soares, citando Breuer Moreno, comentarista da lei
argentina de propriedade industrial, assinala que "para que uma palavra
possa ser considerada como adjetivo não registrável, é necessário que
qualifique de forma 'precisa e usual' o produto que se pretende distinguir"
(Tratado da propriedade industrial: marcas e congêneres. São Paulo: Editora
Jurídica Brasileira, 2003, p. 272)."

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que, "Nos
termos da jurisprudência desta Corte, marcas dotadas de baixo poder distintivo, formadas por
elementos de uso comum, evocativos, descritivos ou sugestivos, podem ter de suportar o ônus de
coexistir com outras semelhantes" (REsp 1.819.060/RJ, Relatora Ministra Nancy Andrighi ,
Terceira Turma, DJe de 26/2/2020).

Nesse mesmo sentido, colhem-se os seguintes precedentes:

"AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO
MARCÁRIO. USO DE VOCÁBULO COMUM NA COMPOSIÇÃO DE
MARCA. INVIABILIDADE DE APROPRIAÇÃO EXCLUSIVA.

1. Marcas fracas ou evocativas, que constituem expressão de uso comum, de
pouca originalidade e sem suficiente forma distintiva atraem a mitigação da
regra de exclusividade do registro e podem conviver com outras
semelhantes. Precedentes.

2. Agravo interno a que se nega provimento."

(AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.042.088/SP, relatora Ministra Maria Isabel
Gallotti , Quarta Turma, julgado em 7/12/2020, DJe de 11/12/2020, g.n.)

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. MARCA. EXPRESSÃO DE USO COMUM. DECISÃO
MANTIDA.

1. "Conforme a jurisprudência consolidada desta Corte, marcas fracas ou
evocativas, que constituem expressão de uso comum, de pouca
originalidade, atraem a mitigação da regra de exclusividade decorrente do
registro, admitindo-se a sua utilização por terceiros de boa-fé" (REsp n.
1.582.179/PR, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA,
TERCEIRA TURMA, julgado em 9/8/2016, DJe 19/8/2016).

2. Agravo interno a que se nega provimento."

(AgInt no AREsp n. 1.218.140/ES, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira ,
Quarta Turma, julgado em 16/5/2019, DJe de 23/5/2019, g.n.)

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROPRIEDADE INDUSTRIAL. REGISTRO DE MARCA. AÇÃO DE
ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. TERMO "FORNERIA".
VOCÁBULO GENÉRICO. CARÁTER NÃO REGISTRÁVEL. ART. 124, VI,
DA LPI. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. "Marcas fracas ou evocativas, que constituem expressão de uso comum,
de pouca originalidade e sem suficiente forma distintiva atraem a mitigação
da regra de exclusividade do registro e podem conviver com outras
semelhantes. Precedentes do STJ" (AgInt no REsp 1.338.834/SP, Rel.
Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJe de
23/02/2017).

2. O termo "FORNERIA", corriqueiro no idioma italiano, é vocábulo
genérico, que remete o público imediatamente ao ramo de gastronomia em
que inserida a atuação da empresa. Vocábulos genéricos, de uso comum, que
designam produtos ou serviços inseridos no segmento de atuação da empresa,
não são registráveis, nos termos do art. 124, VI, da LPI.

3. Agravo interno não provido."

(AgInt no AREsp n. 1.324.413/RJ, relator Ministro Raul Araújo , Quarta
Turma, julgado em 27/11/2018, DJe de 12/12/2018, g.n.)

Nessa perspectiva, conclui-se que nem toda expressão ou termo nominativo dotado
de baixo poder distintivo, formado por elementos de uso comum, evocativos, descritivos ou
sugestivos, é irregistrável, sendo necessário se analisar as especificidades do caso concreto.

Nessa seara, faz-se relevante destacar que as expressões em língua estrangeira sofrem
as mesmas restrições de registro marcário.

No presente caso, conforme concluiu o eg. Tribunal de origem, nos mesmos termos
do decidido pelo INPI, a expressão "KID" somente é passível de registro sob a forma de
apresentação mista, não sendo possível conferir-lhe o uso exclusivo dos elementos nominativos
porque o signo "KID", ainda que apresentado no idioma inglês, guarda associação íntima com o
segmento de atuação da sociedade, uma vez que é utilizado corriqueiramente no ramo de
produtos infantis.

Assim, nos termos do art. 124, VI, da Lei da Propriedade Industrial, e da
jurisprudência firmada por esta Corte Superior, não merece reforma o acórdão recorrido, uma
vez que a marca "KID", por ser dotada de baixo poder distintivo, e formada por elemento de uso
comum e sugestivo, deve suportar o ônus de coexistir com outras semelhantes.

Diante do exposto, nos termos do art. 253, parágrafo único, II, b, do RISTJ, conheço
do agravo para negar provimento ao recurso especial.

Publique-se.

Brasília, 11 de novembro de 2022.

Ministro RAUL ARAÚJO

Relator