Informações do processo 2015/0061769-8

Os processos abaixo relacionados encontram-se com Vista ao Embargado para Impugnação dos
EDcl:

DECISÃO

Trata-se de agravo de decisão que inadmitiu recurso especial fundado no art. 105, III,
"a" e "c", da Constituição Federal, interposto contra v. acórdão do Eg. Tribunal de Justiça do Estado
de São Paulo, assim ementado:

AÇÃO INIBITÓRIA CUMULADA COM INDENIZATÓRIA - ABSTENÇÃO
DE USO DE MARCA E REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
- MARCA REGISTRADA PELA AUTORA - USO INDEVIDO PELA RÉ -
UTILIZAÇÃO DA MARCA, DE MODO GENÉRICO, PARA DESIGNAR
PRODUTOS, QUE NÃO EXTINGUE A PROTEÇÃO LEGAL QUE É
CONFERIDA AO SINAL DISTINTIVO - ILÍCITO RECONHECIDO -
PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL - PRÁTICA QUE IMPLICOU
DECRÉSCIMO NA LUCRATIVIDADE DA AUTORA - DANO MATERIAL
CARACTERIZADO - VALOR A SER APURADO EM LIQUIDAÇÃO DE
SENTENÇA - DANOS À IMAGEM DA MARCA - DESGASTE E RISCO À
BOA REPUTAÇÃO - INDENIZAÇÃO DEVIDA - SUCUMBÊNCIA
CARREADA À RÉ - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE - RECURSO DA
AUTORA PROVIDO, NÃO PROVIDO O APELO DA RÉ.  (e-STJ, fl. 455)

Nas razões do recurso especial, o ora agravante aponta violação aos arts. 124, VI, da
Lei n.º 9.279/96, 6º, III, 31, do CDC, 884, 885, 886, 944, do CC, alega, em suma, além de dissídio:
no que se refere ao uso da marca , a) "o termo 'insulfilm' não tem a necessária força distintiva
para ser reconhecido como marca (tanto que a absorção da marca pelo vocabulário pátrio como
indicativa do gênero do produto foi anotada pelo v. acórdão recorrido!) e, assim, seu uso, nos
exatos limites em que degenerado, é permitido a todos, independentemente da existência, ou não, do
registro da marca"  (e-STJ, fl. 474), quanto à comprovação do dano , b) "a Insulfilm não fez
nenhuma prova de efetiva perda patrimonial/moral que pudesse justificar o acolhimento de seu
pleito indenizatório"  (e-STJ, fl. 475).

É o relatório. Passo a decidir.

A irresignação não merece prosperar.

Com efeito, no que se refere à proteção ao uso da marca, o Tribunal de origem, com
base no acervo fático-probatório dos autos, asseverou que a expressão "Insulfilm " foi utilizada de
forma indevida pela recorrente, bem como, restou caracterizado o dano material e moral à recorrida,
como se atesta pela seguinte passagem, verbis :

"Pois bem, não há controvérsia acerca do registro da marca , que garante à
autora o direito de explorá-la, cedê-la ou licenciá-la e zelar pela sua
integridade material ou reputação (fls. 48/54).

Do mesmo modo, é incontroverso que a ré utilizou o sinal distintivo, sem a
devida licença, visando atrair clientes por meio de peças publicitárias, nas
quais a instalação de 'insulfilm' era oferecida como brinde a quem adquirisse
os veículos comercializados (fls. 61/68).

Nestes termos, forçoso reconhecer a ilicitude da prática adotada pela
requerida, não lhe socorrendo a tese de que a 'a marca 'insulfilm', há muito
degenerou, deixando, pois, de gozar de proteção legal' (fls. 86).

Ora, enquanto vigente o registro, goza a marca de proteção legal, sendo que a
lei n. 9279/96 não elenca a degeneração entre as hipóteses de extinção do
registro e consequente perda dos direitos.

(...)

Outrossim, o fato de os consumidores, imprensa e o público em geral utilizarem
a expressão indistintamente, valendo-se da marca para se referir ao produto e,
portanto, confundindo a espécie com o gênero, não autoriza a ré a também
fazê-lo, quer porque detém conhecimentos técnicos na área, quer porque o faz
no desenvolvimento de atividade lucrativa.

Ademais, interessante observar que a degeneração pressupõe certa omissão do
detentor da marca, que deixa de tomar as medidas necessárias à sua proteção,
o que certamente não se verifica no caso, eis que são conhecidos os esforços
perpetrados pela autora no sentido de resguardar seus direitos, inclusive por
meio de inúmeras ações judiciais que são conhecidas deste juízo.

(...)

Vale dizer que a ré referiu-se a produto adquirido da concorrente,
utilizando-se indevidamente da marca da autora , que certamente teria
perceberia lucro, caso tivesse comercializado, de fato, os seus produtos.

Nestes termos, impõe-se a reforma da sentença para que a ré seja condenada a
ressarcir a autora pelos lucros cessantes, devendo a verba ser calculada em
procedimento liquidatório , nos termos do artigo 210, I, da Lei n. 9279/96, ou
seja, deverá ser calculada com base no número de veículos comercializados
durante a campanha publicitária e o lucro médio que seria obtido pela
demandante com a venda e instalação do produto, na época dos fatos.

Quanto aos alegados danos morais, que na verdade se tratam de danos à
imagem da marca, reputam-se ocorridos em virtude do desgaste e
enfraquecimento decorrente do uso indevido do sinal distintivo, que também
põe em xeque a reputação e qualidade dos produtos a ele vinculados,
justificando-se, assim, a condenação da requerida ao pagamento da
indenização fixada na sentença. (e-STJ, fls. 458/462, grifou-se)

Nesse contexto, a modificação de tal entendimento lançado no v. acórdão recorrido
demandaria o revolvimento de suporte fático-probatório dos autos, o que é inviável em sede de
recurso especial, a teor do que dispõe a Súmula 7 deste Pretório.

Outrossim, impossível conhecer da alegada divergência interpretativa, pois a
incidência do Verbete n. 7 da Súmula do STJ na questão controversa apresentada é, por

consequência, óbice também para a análise do apontado dissídio, o que impede o conhecimento do
recurso pela alínea c do permissivo constitucional.

Nessa linha, observam-se os seguintes precedentes:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - ALEGADA NÃO
COMPROVAÇÃO DA CAUSA PARA EMISSÃO DE DUPLICATAS -
SENTENÇA E ACÓRDÃO QUE RECONHECERAM A VALIDADE DOS
TÍTULOS - DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO
ESPECIAL. INSURGÊNCIA DO DEMANDANTE.

(...)

2. A incidência do enunciado nº 7 da Súmula do STJ impede o conhecimento
do recurso especial tanto pela alínea "a" quanto pela alínea "c" do permissivo
constitucional.

(...)

4. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no REsp 1137530/MT, Rel. Ministro MARCO BUZZI , QUARTA
TURMA, julgado em 10/06/2014, DJe 24/06/2014)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RESPONSABILIDADE CIVIL. INCLUSÃO INDEVIDA NO CADASTRO .
REVISÃO DO VALOR. SÚMULA 7/STJ. NÃO PROVIMENTO.

(...)

2. Segundo a jurisprudência desta Corte, o óbice da Súmula 7/STJ também
impede o conhecimento do recurso especial pela alínea "c" do permissivo
constitucional.

3. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 486.941/DF,
Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em
27/05/2014, DJe 12/06/2014)

Ademais, mesmo que superado o óbice, no que se refere à prova do dano, esta Corte
Superior consolidou o entendimento de que, as "perdas e danos, nos casos de uso indevido de
marca, decorrem do próprio ato ilícito praticado pela ré."  (REsp 101.118/PR, Rel. Ministro
SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA , QUARTA TURMA, julgado em 02/03/2000, DJ
11/09/2000, p. 251). Confira-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL E
EMPRESARIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. MARCA. USO INDEVIDO.
DANOS MATERIAIS. PRESUNÇÃO.

1. Jurisprudência firme do STJ no sentido de ser desnecessária a prova
concreta do prejuízo nos casos de uso indevido da marca.

(...)

3. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(AgRg no REsp 1388817/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO

SANSEVERINO , TERCEIRA TURMA, julgado em 20/03/2014, DJe
28/03/2014)

PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO
RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. JULGAMENTO
EXTRA PETITA. USO INDEVIDO DA MARCA. PRECEDENTES. DECISÃO
MANTIDA.

(...)

3. Segundo o entendimento desta Corte, é desnecessária a prova concreta do
prejuízo nos casos de uso indevido da marca.

Precedentes.

4. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no REsp 1164687/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS
FERREIRA , QUARTA TURMA, julgado em 12/03/2013, DJe 22/03/2013)

Incide, no ponto, a Súmula n.º 83/STJ, aplicável aos recursos interpostos tanto com
base na alínea " a " quanto na alínea " c " do permissivo constitucional. A propósito:

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
JUSTIÇA GRATUITA. POSSIBILIDADE DE INDEFERIMENTO
MOTIVADO PELO JULGADOR. SÚMULA n. 83/STJ. AGRAVO
IMPROVIDO.

(...)

Portanto, estando o acórdão proferido na origem em consonância com a
jurisprudência desta Corte, não há falar em dissídio, conforme preconiza o
enunciado n. 83 da Súmula deste Tribunal Superior, verbete este que, inclusive,
aplica-se para ambas as alíneas (a e c) do permissivo constitucional.
Precedentes.

3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no AREsp 579.134/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE ,
TERCEIRA TURMA, julgado em 23/10/2014, DJe 04/11/2014)

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO (ART. 544 DO CPC) -
IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - GARANTIA DO
JUÍZO - IMPRESCINDIBILIDADE - DECISÃO MONOCRÁTICA
NEGANDO PROVIMENTO AO RECLAMO - INSURGÊNCIA DA
COMPANHIA TELEFÔNICA.

(...)

2. A Súmula 83 do STJ, a despeito de referir-se somente à divergência
pretoriana, é perfeitamente aplicável à alínea 'a' do art. 105, III, da
Constituição Federal. Precedentes.

3. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AREsp 289.903/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI , QUARTA
TURMA, julgado em 18/09/2014, DJe 25/09/2014)

Diante do exposto, nego provimento ao agravo.

Publique-se.

Brasília (DF), 17 de dezembro de 2015.