Informações do processo 2015/0276912-0

Os processos abaixo relacionados encontram-se com vista ao(s) recorrente(s) para
manifestação acerca da "Certidão para Saneamento de Óbices" constante dos autos:

1. Cuida-se de agravo interposto por CHIES PRODUTOS LTDA e OUTRO de
decisão que negou seguimento a recurso especial apresentado contra o acórdão do eg. Tribunal
de Justiça do Estado de São Paulo assim ementado:

'AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. NÃO HOUVE NEM
VIOLAÇÃO DO DIREITO DE PATENTE E NEM DESCUMPRIMENTO DO
CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, RAZÃO PELA QUAL SEM
CABIMENTO A PRETENDIDDA INDENIZAÇÃO. SENTENÇA
CONFIRMADA.' (e-STJ, fl. 1.749)

Contra o v. acórdão estadual forma opostos embargos de declaração, rejeitados pelo
órgão julgador (e-STJ, fls. 1.785/1.789).

Nas razões do recurso especial, fundamentado no art. 105, III, a e c, da Constituição
Federal, os recorrentes apontam violação dos arts. 128, 131, 335 e 535, I e II, do CPC/1973, 41,
42, 44, 57, 185 e 186 da Lei 9.279/96 e 113 e 422 do CC/2002, bem como divergência
jurisprudencial, alegando, em síntese: a) nulidade do julgamento por ausência de prestação
jurisdicional, uma vez que não sanadas as omissões e obscuridades expressamente arguidas em
embargos de declaração; b) que as instâncias ordinárias, ao afirmarem que 'o sistema de
empilhamento sobre agulhas não seria dotado de inovação técnica' não observaram que 'o
mencionado "sistema de empilhamento sobre agulhas" faz parte, efetivamente, do objeto da
patente que foi regularmente concedida aos RECORRENTES pelo INPI sob o n° PI9801242-8,
relativa à "Máquina Fabricadora de Álbuns Acondicionadores de Fotografias"' (e-STJ, fl.
1.826), o que, ao final, implicou no reconhecimento, ainda que de forma implícita, da nulidade
parcial da patente, cuja ação é de competência exclusiva da Justiça Federal, com a participação

do INPI; c) ausência de fundamentação porque 'não há na decisão recorrida a indicação
expressa dos substratos fáticos-probatórios que sustentam a conclusão da inexistência de
novidade no invento patenteado dos RECORRENTES' , sendo que, ao contrário, 'não há nos
autos qualquer prova que indique ausência de novidade no invento dos RECORRENTES' (e-STJ,
fl. 1.828); d) que, 'Ao desconsiderar a existência de patente validamente concedida aos
RECORRENTES e sequer analisar o teor das suas reivindicações, a decisão embargada também
nega vigência às disposições do artigo 41 da Lei 9.279/96, que estabelece os limites do objeto da
patente de acordo com o teor das suas reivindicações' uma vez que, no caso, 'o "sistema de
empilhamento por agulhas" está expressamente contido nas Reivindicações 1 e 3 da patente
P19801242 dos RECORRENTES' (e-STJ, fls. 1.829/1.830); e) 'sendo incontroverso nos autos
que a máquina fabricada pela RECORRIDA possui um dispositivo que utiliza o "sistema de
empilhamento sobre agulhas" contido na primeira reivindicação da patente dos
RECORRENTES, ainda que a patente conte com outras características, resta inafastável a
conclusão de que houve contrafação ao menos parcial da patente' (e-STJ, fl. 1.833); f) existência
de ilícito contratual, uma vez que 's RECORRENTES desenvolveram a solução técnica prevista
na sua patente, tendo, de boa -fé, contratado a RECORRIDA para produzir a máquina que
equiparia a sua unidade industrial, em caráter de exclusividade, criando assim uma legítima
expectativa quanto aos termos da avença. Porém, não imaginavam que o seu parceiro
comercial, a quem forneceram diversas informações confidenciais, fornecesse a mesma máquina
aos concorrentes dos RECORRENTES' (e-STJ, fl. 1.836); e g) que o registro validade concedido
pelo INPI à recorrente deve ser tido por válido pois, conforme já decidido pelo STJ, 'a discussão
sobre a validade de um registro de marca, nos termos da Lei, deve ser travada
administrativamente ou, caso a parte opte por recorrer ao Poder Judiciário, deve ser
empreendida em ação proposta frente à Justiça Federal com a participação do INPI. Sem essa
discussão, os registros emitidos por esse órgão devem ser reputados válidos e produtores de
todos os efeitos de direito' (REsp 1.322.718/SP).

Foram apresentadas contrarrazões (e-STJ, fls. 1.863/1.872).
É o relatório. Decido.

2. O recurso será examinado à luz do Enunciado n. 2 do Plenário do STJ, nos
seguintes termos: " Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões
publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na
forma nele prevista, com as interpretações dadas, até então, pela jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça ".

Preliminarmente, não se verifica a alegada ofensa ao art. 535, I e II, do CPC/1973,
uma vez que o Tribunal de origem dirimiu fundamentadamente as questões que lhe foram
submetidas e, embora não tenha examinado individualmente cada um dos argumentos suscitados
pela parte, adotou fundamentação suficiente, decidindo integralmente a controvérsia.

Por outro lado, especificamente no que se refere aos artigos 128 do CPC/73 e 57 da

Lei nº 9.279/96, verifica-se que o Tribunal de origem não decidiu acerca das questões ventiladas
nos referidos dispositivos legais, apesar da oposição de embargos declaratórios, o que inviabiliza
o conhecimento da questão no âmbito do recurso especial, nos termos da Súmula 211/STJ.

Efetivamente, os embargos de declaração são cabíveis para apontar a existência de
omissão, contradição ou obscuridade a respeito de questão jurídica de especial relevância para a
solução da lide, sendo certo que, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o
magistrado não está obrigado a se pronunciar sobre todos os pontos abordados pelas partes,
mormente quando já tiver decidido a controvérsia sob outros fundamentos (EDcl no REsp
202.056/SP, 3ª Turma, Rel. Min. CASTRO FILHO , DJ de 21.10.2001), como no caso dos
autos.

Assim, não configura contradição afirmar a falta de prequestionamento e afastar
indicação de afronta ao art. 535 do CPC/73. É perfeitamente possível o julgado apresentar-se
devidamente fundamentado sem, no entanto, ter decidido a causa à luz dos preceitos jurídicos
desejados pela postulante, pois a tal não está obrigado (AgInt no REsp 974.125/RS, Rel. Ministro
ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 30/06/2016, DJe de
1º/08/2016; AgRg no REsp 1.452.911/PB, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA
TURMA, julgado em 27/10/2015, DJe de 13/11/2015).

O recurso também não prospera no tocante aos aspectos de mérito.

Com efeito, o Tribunal de origem, examinando as circunstâncias específicas da causa
e o conjunto fático-probatório dos autos, afastou expressamente a existência de violação do
direito de patente da recorrente, assim como de descumprimento da cláusula de exclusividade
contida no contrato firmado entre as partes, decidindo à luz da seguinte fundamentação:

'As provas periciais e documentais corroboram a tese de que os apelantes
não são detentores da patente do sistema de empilhamento sobre agulhas,
porque esse sistema existia já havia anos como bem notado pela r. sentença,
inovação foi "acoplar tal procedimento a máquina por inteiro, obtendo
maneira inovadora em produzir os mencionados álbuns de fotografia ." O
sistema de empilhamento de agulhas, utilizado pelas apelantes, já era de
conhecimento do mercado. Era técnica conhecida, não protegida pelo direito
de propriedade industrial.

Se o sistema de empilhamento de agulhas fosse utilizado em outras
máquinas, não se poderia dizer que houve violação ao direito de patente dos
apelantes, porquanto, repita-se, a técnica de empilhamento de agulhas já
era conhecida no mercado . Não se trata de inovação.

A propósito do descumprimento do contrato de exclusividade de
fabricação das máquinas firmado entre as partes, leia-se a cláusula 5a:

"Fica acordado também que a contratada fabricará esta máquina e
outras a serem encomendadas, exclusivamente para o contratante, sob
pena de pagar todo prejuízo consequente, apurado com pericia.

Tal exclusividade abrange somente para máquinas de fazer fr sacos
para álbuns fotográficos empilhados, não se opondo a contratante que
a contratada fabrique equipamentos para fazer sacos de álbinhos
avulsos, sem empilhamento para outros clientes."

Depreende-se da leitura dessa cláusula que as partes ajustaram que a
exclusividade de fabricação se referia à máquina como um todo.

Acrescente-se que a máquina inicialmente projetada pelo autor, máquina
objeto do contrato, utilizava o sistema "Wecker", cujo empilhamento se dá
por meio de pinos e não de agulhas. Tal fato foi confirmado por todas as
testemunhas, inclusive pelas dos autores.

Além de o contrato estabelecer que a ré pode fabricar máquinas de fazer
álbuns de fotografias, a exclusividade convencionada diz respeito à
fabricação pelo primeiro sistema (empilhamento com pino).

Na realidade, o que aconteceu foi que os autores não se satisfizeram com
o resultado da utilização do sistema "Wecker" e utilizaram outra técnica: a
do empilhamento sobre agulhas, a qual, conforme já dito, é técnica
conhecida no ramo.

Repita-se, a inovação protegida pelo direito de propriedade industrial no
caso fluente foi a de acoplar o procedimento de empilhamento sobre
agulhas à máquina por inteiro, implicando maneira inovadora na produção
de álbuns de fotografia.

Não houve, portanto, violação de direito de patente e tampouco houve
ofensa ao direito de fabricação exclusiva ajustado no contrato entre as
partes litigantes. ' (e-STJ, fls. 1.752/1.754)

Nesses termos, a modificação do entendimento firmado no v. acórdão recorrido, a
fim de reconhecer a violação da patente do recorrente e o consequente descumprimento da
cláusula de exclusividade de fabricação, exigiria, necessariamente, o revolvimento de matéria
fática, bem como a interpretação de cláusula contratual, inviável em sede de recurso especial, nos
termos das Súmulas 5 e 7 do Superior Tribunal de Justiça.

Diante do exposto, nos termos do art. 253, parágrafo único, II, b, do RISTJ, conheço
do agravo para negar provimento ao recurso especial.

Publique-se.

Brasília, 26 de setembro de 2022.

Ministro RAUL ARAÚJO

Relator