Informações do processo 2015/0253578-0

Os processos abaixo relacionados encontram-se com vista ao(s) recorrente(s) para
manifestação acerca da "Certidão para Saneamento de Óbices" constante dos autos:

DECISÃO

Trata-se de agravo interno interposto por HULTEC MERCOSUR LTDA, S&B
TECNICAL INC. e BRASFORD G. CORBETT contra decisão monocrática (fls. 1.432-1.435)
que fixou: a) ausência de prequestionamento; b) incidência da Súmula 7/STJ e c) aplicação da
Súmula 283/STF.

Não se conformam os agravantes, alegando que os fundamentos da decisão não se
sustentam na espécie.

Insistem na violação do art. 240 da Lei 9.279/1996 e no dissídio pretoriano, bem
como na tese de que deve prevalecer a patente deferida pelo INPI, não podendo o Tribunal de
origem sobrepujar a atribuição daquela Autarquia.

Salientam que, embora esta Corte admita, nos termos do art. 56, §1º, da Lei
9.279/1996, a apresentação de pedido incidental de nulidade de patente, como matéria de defesa,
há de ser com a participação obrigatória do INPI, consoante o art. 57 do mesmo diploma legal,
revelando, pois, interesse da União e a competência, consequentemente, da Justiça Federal para a
causa.

Dizem ainda que, no REsp 1.527.232 (repetitivo), fixou-se a assertiva de que um
título de patente somente poderá ser concedido perante registro deferido pelo INPI e, por via de
consequência, a perda desse direito também só pode ocorrer mediante processo administrativo ou
judicial com a atuação daquela Autarquia Federal.

Lembram ainda que a nulidade da patente em voga (PI 9902290-7), foi julgada
improcedente no processo 2005.51.01.527620-6, da 35ª Vara Federal da Seção Judiciária do Rio
de Janeiro.

Assim, a declaração incidental de nulidade da patente, pelo juízo de primeiro grau e
ratificada pelo Tribunal de Justiça, não pode prosperar.

Não foram apresentadas contrarrazões (fl. 1.466).

É o relatório. Decido.

A súplica merece acolhida.

Com efeito, na espécie, houve, de fato, o reconhecimento incidental da nulidade da
patente, pelo Juízo Estadual, o que contraria o entendimento desta Corte.

Confira-se:

RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER CUMULADA COM REPARAÇÃO DE
DANOS. 1. PEDIDO CONTRAPOSTO DECLARATÓRIO DA NULIDADE
DAS PATENTES. COMPETÊNCIA. HARMONIZAÇÃO DA REGRA
ESPECIAL E COMPETÊNCIA ABSOLUTA. IMPOSSIBILIDADE DE
CONHECIMENTO DO PEDIDO POR JUÍZO DE DIREITO ESTADUAL. 2.
ALEGAÇÃO DE PREJUDICIALIDADE EXTERNA. CONFIGURAÇÃO.
APLICAÇÃO DO ART. 265, IV, DO CPC/1973. SUSPENSÃO DO
PROCESSO. NECESSIDADE. 3. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE
PROVIDO.

1. Debate-se a possibilidade jurídica de formulação, como matéria de
defesa, de pedido contraposto de nulidade de patente no Juízo estadual, bem
como a necessidade de suspensão do processo em razão de prejudicialidade
externa.

2. A previsão legal para formulação de pedido incidental de nulidade de
patente como matéria de defesa, a qualquer tempo (art. 56, § 1º, da Lei n.
9.279/1996), deve ser interpretada de forma harmônica com as regras de
competência absoluta para conhecimento da matéria.

3. O mesmo diploma legal estatui a obrigatoriedade de atuação do INPI
(autarquia federal) em demandas que versem sobre a nulidade de patentes
(art. 57 da Lei n. 9.279/1996), de modo que o interesse federal legalmente
estabelecido enseja a competência absoluta do Juízo federal.

4. A observância das regras de competência absoluta é pressuposto
intransponível para a cumulação de pedidos, razão pela qual o pedido
incidental declaratório de nulidade de patente não pode ser julgado pelo
Juízo de direito estadual.

5. Configura prejudicialidade externa a pendência, em um processo
extrínseco ao presente caso, de ação judicial na qual se debate a nulidade
das patentes em que se funda o objeto principal da desta ação, ainda que a
recorrente não faça parte das demandas.

6. A prejudicialidade externa induz à necessidade de sobrestamento desta
ação, a fim de resguardar a efetividade da prestação jurisdicional e a
racionalidade lógica das decisões judiciais.

7. Recurso especial parcialmente provido.

(REsp n. 1.558.149/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira
Turma , julgado em 26/11/2019, DJe de 3/12/2019)

É que, embora seja possível apreciar a nulidade da patente, como matéria de defesa, é
necessária a participação do INPI, Autarquia Federal que suscita interesse da União para a causa
e, pois, denota a incompetência absoluta da Justiça Estadual para a controvérsia.

Alia-se a isso, o fato de que, havendo processo, na Justiça Federal, no qual se discute
justamente a higidez da patente de que se cuida (PI 9902290-7), erige-se aquela demanda como

uma prejudicial externa, apta a determinar que o presente processo aguarde a resolução
daqueloutro (2005.5101.527620-6).

No mesmo sentido:

PROCESSUAL CIVIL - RECURSO ESPECIAL - PROPRIEDADE
INDUSTRIAL - PATENTE - PREJUDICIALIDADE EXTERNA VERIFICADA
- APLICAÇÃO DO ART. 265, IV, DO CPC E DO ART. 56, § 1º, DA LEI
9279/96 - SUSPENSÃO DO PROCESSO - NECESSIDADE - Prejudicialidade
decorrente da possibilidade de, em um processo extrínseco ao presente, ser
reconhecida a nulidade da patente em que se funda o objeto principal da
lide (ação ordinária n.º 1998.01.1.012867-9 da 2ª Vara Cível da
Circunscrição Judiciária do Distrito Federal e ação de nulidade de patente
n.º 2003.510.1518241-0 da 39.ª Vara Federal do Rio de Janeiro) -
PRIMEIRO RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO -
SUSPENSÃO DO EXAME DO SEGUNDO RECURSO ESPECIAL.

(REsp n. 742.428/DF, Rel. Min. Massami Uyeda, Quarta Turma , DJ
4/12/2006, p. 323)

Tem-se ainda, que no REsp 1.527.232/SP, julgado pela sistemática dos repetitivos,
precedente qualificado, portanto, ficou assente a competência absoluta da Justiça Federal para a
questão da nulidade de patente com registro no INPI:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA.
CONCORRÊNCIA DESLEAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL.
TRADE DRESS. CONJUNTO-IMAGEM. ELEMENTOS DISTINTIVOS.
PROTEÇÃO LEGAL CONFERIDA PELA TEORIA DA CONCORRÊNCIA
DESLEAL. REGISTRO DE MARCA. TEMA DE PROPRIEDADE
INDUSTRIAL, DE ATRIBUIÇÃO ADMINISTRATIVA DE AUTARQUIA
FEDERAL. DETERMINAÇÃO DE ABSTENÇÃO, POR PARTE DO
PRÓPRIO TITULAR, DO USO DE SUA MARCA REGISTRADA.
CONSECTÁRIO LÓGICO DA INFIRMAÇÃO DA HIGIDEZ DO ATO
ADMINISTRATIVO. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA JUSTIÇA FEDERAL.
1. A tese a ser firmada, para efeito do art. 1.036 do CPC/2015 (art. 543-C do
CPC/1973), é a seguinte: As questões acerca do trade dress (conjunto-
imagem) dos produtos, concorrência desleal e outras demandas afins, por não
envolver registro no INPI e cuidando de ação judicial entre particulares, é
inequivocamente de competência da justiça estadual, já que não afeta
interesse institucional da autarquia federal. No entanto, compete à Justiça
Federal, em ação de nulidade de registro de marca, com a participação do
INPI, impor ao titular a abstenção do uso, inclusive no tocante à tutela
provisória.

2. No caso concreto, dá-se parcial provimento ao recurso interposto por SS
Industrial S.A. e SS Comércio de Cosméticos e Produtos de Higiene Pessoal
Ltda., remetendo à Quarta Turma do STJ, para prosseguir-se no julgamento
do recurso manejado por Indústria e Documento: 1864767 - Inteiro Teor do
Acórdão - Site certificado - DJe: 03/12/2019 Página 6de 11 Superior
Tribunal de Justiça Comércio de Cosméticos Natura Ltda. e Natura
Cosméticos S.A. (REsp n. 1.527.232/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão,
Segunda Seção , DJe 5/2/2018)

Assim, no caso concreto, não há como dar por válido o reconhecimento da nulidade
da patente em dicussão, tal como realizado pelo juízo de primeiro grau e ratificado pelo acórdão
objeto do presente recurso especial, não só pela incompetência absoluta da Justiça Estadual,

como também pela necessidade de se aguardar o resultado final do processo n. 0527620-
82.2005.4.02.5101 (número antigo - 2005.5101.527620-6), no qual foi julgado improcedente o
pedido de nulidade da patente aqui referida, PI 9902290-7 (fls. 870-884). O Tribunal Regional
Federal da 2ª Região manteve a sentença, encontrando-se os autos no STF, depois de não ter sido
conhecido, por decisão da Presidência deste Tribunal Superior, o agravo em recurso especial
manejado.

Deve, em tal contexto, ser reconsiderada a decisão ora agravada.

Ante o exposto, dou provimento ao recurso especial de HULTEC MERCOSUR
LTDA, S&B TECNICAL INC. e BRASFORD G. CORBETT para determinar a volta dos autos à
origem, para que julgue novamente a causa, à luz do entendimento jurisprudencial desta Corte.

Publique-se.

Brasília, 09 de março de 2023.

Ministro RAUL ARAÚJO

Relator

Os processos abaixo relacionados encontram-se com Vista dos Autos às Partes pelo prazo
legal de 5 dias para regularizar representação processual nos termos da certidão constante dos
autos:

Vista ao(s) advogado(s) do(s) AGRAVANTE(S)

AUTOS COM VISTA AOS INTERESSADOS

AUTOS COM VISTA AOS INTERESSADOS

Os processos abaixo relacionados encontram-se com Vista ao Agravado para Impugnação
do AgInt: