Informações do processo 2013/0344630-9

RECURSO ESPECIAL. DIREITO MARCÁRIO. INSULFILM. PELÍCULA
PARA VIDROS. DEGENERAÇÃO OU VULGARIZAÇÃO DE
MARCA. PERDA DA DISTINTIVIDADE. INEXISTÊNCIA.
ELEMENTOS FÁTICOS INSUFICIENTES. SÚMULA 7/STJ. DANO
MATERIAL PRESUMIDO. PRECEDENTES. VALOR A SER
APURADO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. RECURSO NÃO
PROVIDO.

1. Marca degenerada ou vulgarizada é aquela que se tornou incapaz de
diferenciar um produto de outros iguais, semelhantes e afins, passando a se
relacionar ao termo designativo o próprio bem. Há, portanto, a perda da
distintividade.

2. Na hipótese, não é possível constatar o fenômeno da degeneração, uma vez
que os argumentos utilizados pelas instâncias ordinárias não são capazes de
levar esta Corte Superior a afastar a distintividade da marca Insulfilm.
Inteligência do enunciado da Súmula 7/STJ.

3. Tratando-se de direito de marcas, o dano material pode ser presumido,
pois a violação é capaz de gerar lesão à atividade empresarial do titular, tais
como o desvio de clientela e a confusão entre as empresas. Precedentes.

4. Recurso especial não provido.

DECISÃO

1. Cuida-se de recurso especial interposto por RPN DISTRIBUIDORA DE
VEÍCULOS LTDA, com fundamento no art. 105, III, a e c , da Constituição da República, contra
acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO, assim
ementado:

APELAÇÃO - REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS
CUMULADA COM ABSTENÇÃO DE USO INDEVIDO DE MARCA -
Competência desta 8ª Câmara de Direito Privado - Apelação distribuída em data
anterior à vigência da Resolução nº 538/2011 - Procedência dos pedidos

Indenização apurar-se-á mediante liquidação por arbitramento (Lei de
Propriedade Industrial artigos 208 a 210) - Alegação de inexistência de prova
dos danos (denominação vulgar do produto que se confunde com a marca) -
Violação do direito de registro da marca pela mera alusão ao seu nome (Lei de
Propriedade Industrial artigo 131) - Cabimento do exame em livros probantes
para a aferição dos lucros cessantes e danos emergentes - Afronta à integridade
moral (Súmula nº 227 do Superior Tribunal de Justiça) - Sentença mantida
Recurso não provido.

Em suas razões recursais (fls. 413-424), aponta a parte recorrente ofensa aos arts. 124,
VI, da Lei 9.279/1996, 6º, III, 31 do Código de Defesa do Consumidor, ao argumento de que termo
"insulfilm" passou a ser utilizado comumente para designar o gênero película para vidros de
automóveis, motivo pelo qual entende que a marca foi degenerada, de modo que não está impedido
de usá-la, tampouco deve pagar indenização por danos materiais pelo uso em campanha publicitária
para venda de veículo na qual se oferecia gratuitamente película escurecedora de vidros, identificada
com a marca da ré, embora fosse de empresa diversa.

Pondera que a expressão "insufilm" "não tem a necessária força distintiva para ser
reconhecido como marca (tanto que já foi apropriado pelos falantes da língua portuguesa, como
reconhecido pelo v. acórdão!) e, assim, seu uso, nos exatos limites em que degenerado, é permitido a
todos, independentemente da existência, ou não, do registro da marca" (fl. 421).

Aduz, ainda, violação aos arts. 884, 885, 886 e 944 do Código Civil de 2002,
asseverando, para tanto, que a recorrida não fez prova da efetiva perda patrimonial que pudesse
justificar o acolhimento de seu pleito indenizatório. No ponto, ressalta que a questão é eminentemente
de direito: se a indenização por danos materiais pode ser mantida a despeito da inexistência de efetivo
prejuízo.

Contrarrazões ao recurso especial às fls. 588-615.

Às fls. 665-666, esta relatoria deu provimento ao agravo para determinar a subida do

apelo especial.

É o relatório.

DECIDO.

2. Acerca da controvérsia, o Tribunal de origem assentou a existência de ato ilícito
decorrente da utilização indevida da marca "insulfilm", mantendo-se, por conseguinte, a condenação
ao pagamento de indenização por danos materiais e morais, consoante os fundamentos abaixo
transcritos, in verbis :

Afirma a requerente que é empresa que atua no ramo de fabricação,
comercialização e prestação de serviços de aplicação de película de proteção de
serviços de aplicação de película de proteção solar para vidros automotivos, e
que, desde 1983, vem utilizando em seus produtos a marca comercial
“insulfilm", registrada em seu nome perante o INPI, sendo, assim, amplamente
conhecida no mercado. Acontece que a ré estaria se utilizando indevidamente da
marca “insulfilm" para instalar em seus veículos película de proteção solar de
fabricação desconhecida e de qualidade duvidosa, como forma de alavancar o
negócio de venda dos seus veículos. Assevera que a demandada se valeu de
peças publicitárias e anúncios veiculados em mídia escrita e televisiva, desde

15/05/2004, em propaganda massiva para promover o produto “Kit Feirão"
(acessório ao veículo vendido), que continha menção indevida da marca
“Insulfil". Entende que a utilização desautorizada da marca pela ré lhe causou
danos matérias e morais, por concorrência desleal e pelo desvio de clientela,
pelo que requereu a condenação da mesma a indenizar-lhe e abster-se da
utilização da marca.

Decidindo pelo mérito os pedidos deduzidos na inicial, o d. Magistrado a quo ,
houve por bem julgar procedente os pedidos, o que em sede de apelação, deve
prevalecer.

A demandada sustenta a inexistência de proteção legal à marca “Insulfil", sob o
argumento de que a mesma teria sido vítima do processo de degeneração, uma
vez que o publico consumidor deixou de identificar o termo “Insulfilm" como
marca, passando a utilizá-lo como designativo do produto “película de
escurecimento de vidros automotivos".

Ademais, como bem ponderou o d. Magistrado a quo: “a ré não negou a
utilização da marca nsulfilm" sem autorização. Inclusive, confessou que não
era sua intenção contratar a proprietária da marca para instalar o produto em
seus carros. Também não contestou o fato de que os veículos foram vendidos
com o acessório promocional de película de proteção solar automotiva, de cujo
fabrico e instalação a Autora não participou. A ré apenas se limitou a alegar a
degeneração da marca como causa excludente de sua responsabilidade" .

Contudo, cabe ressaltar que, uma coisa é a absorção lingüística pelo povo e
outra é o emprego da expressão no âmbito comercial. Este Tribunal já se
pronunciou em caso similar sobre o vocábulo "alpargatas" e, embora
admitisse que o termo pudesse ter significado de calçado, desaprovou a
utilização por empresa concorrente (Ap. Cível 82.301-1, de 10.2.1987,
relator o hoje Ministro CEZAR PELUSO, in Carlos Henrique de Carvalho
Fróes, "Marca: aquisição de distintividade e degenerência", Sinais distintivos e
tutela judicial e tutela judicial . série Gvlaw-Saraiva, 2007, p. 91). [...]

A violação do direito do titular do registro da marca validamente
concedido (fls. 47/53 certificados) é evidente carecendo de plausibilidade as
escusas recursais. O simples uso do nome, sem autorização expressa de
quem detém o direito de propriedade marcária, seja doloso seja culposo,
configura o resultado danoso ( “damnum in re ipsa" ), por mero efeito da
presunção, consoante preconiza a norma extraída da Lei de Propriedade
Industrial: [...]

Os documentos trazidos pela requerente evidenciam que a marca
“INSULFILM" e seus produtos encontram-se registrados e protegidos
pela LPI, tratando-se de produto conhecido no mercado, estando claro que
as rés, ao oferecerem o “INSULFILM" aos seus consumidores de
automóveis novos, teve por objetivo a captação de clientela e a busca pelo
aumento de lucro decorrente das vendas, pois tal espécie de acessório
reflete, por óbvio, na formação cognitiva do consumidor, induzido a
entender que a película automotiva instalada nos vidros dos automóveis
postos à venda foi fabricada pela empresa que dá nome ao produto sob
análise.

Nesse sentido, confira-se julgado extraído da Apelação Cível n.

0102394-92.2008.8.26.0006, da 5ª Câmara de Direito Privado deste E. Tribunal
de Justiça, que teve como Relator o Desembargador JAMES SIANO, valendo
aqui transcrever trechos do voto que, de forma percuciente, tratou da
controvérsia:

“INSULFILM" é marca consagrada, e o mercado consumidor sabe
diferenciar seus produtos por conta da notória tradição que ela tem na
produção, comercialização e serviços de aplicação de películas de
escurecimento. Seu oferecimento aos candidatos à aquisição de veículos
novos acaba por agregar valor ao automóvel vendido pelas apelantes, o que
também comprova o intuito de captação de clientela e de elevação dos lucros.
[...]

O caso dos autos não difere dos demais precedentes; a busca da autora à
proteção de sua marca contra o uso indiscriminado da palavra
“INSULFILM", que faz a concessionária ré. É de se reconhecer o uso
indevido da marca por parte das rés, que adotaram a expressão de uso
exclusivo da autora, não especificando que se tratava de simples película
escurecedora, que, embora similar ao “INSULFILM", não é produzida
pela empresa autora. Evidente, portanto, o uso indevido da marca,
beneficiando as rés pela tradição e confiabilidade da marca junto ao
público com a propaganda que oferecem veículos dotados de
“INSULFILM", embora, revendam produtos com a instalação do
acessório proveniente de empresas concorrentes, inclusive, com riscos de
entrega de película de qualidade inferior à da fabricada pela autora.

Com isso, não se pode ignorar o fato de que houve danos à autora, com a
veiculação, em poderoso meio de comunicação, de oferta e comercialização
dos veículos em que se incluiria no preço de venda a existência como
acessório de "INSULFILM", quando, em verdade, a película instalada era de
empresa concorrente."

[original sem grifos]

Com efeito, esta Corte Superior, no julgamento do Recurso Especial n. 1.422.871-SP,
desta relatoria, já se pronunciou sobre o fenômeno da degeneração de marca, nos termos da ementa
abaixo transcrita:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO MARCÁRIO. INSULFILM. PELÍCULA
PARA VIDROS. DEGENERAÇÃO OU VULGARIZAÇÃO DE
MARCA. PERDA DA DISTINTIVIDADE. INEXISTÊNCIA.
ELEMENTOS FÁTICOS INSUFICIENTES. SÚMULA 7/STJ.
UTILIZAÇÃO INDEVIDA DE SINAL. CAPTAÇÃO DE CLIENTES.
DANO MATERIAL PRESUMIDO. PRECEDENTES. VALOR A SER
APURADO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. RECURSO NÃO
PROVIDO.

2. A manifesta notoriedade da marca Insulfilm não tem o condão de implicar,
de forma autônoma, a generalização do sinal. Cuida-se, em verdade, de

pressuposto da vulgarização, mas isso não significa que todas as marcas
manifestamente conhecidas, em determinado momento, cairão no domínio
comum.

3. Na hipótese, não é possível constatar o fenômeno da degeneração, uma vez
que os argumentos utilizados pelas instâncias ordinárias não são capazes de
levar esta Corte Superior a afastar a distintividade da marca Insulfilm.
Inteligência do enunciado da Súmula 7/STJ.

4. Tratando-se de direito de marcas, o dano material pode ser presumido,
pois a violação é capaz de gerar lesão à atividade empresarial do titular, tais
como o desvio de clientela e a confusão entre as empresas. Precedentes.

5. Recurso especial não provido.

(REsp 1422871/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA
TURMA, julgado em 21/06/2016, DJe 22/08/2016)

Por oportuno, transcreve-se trecho elucidativo do voto condutor:

A marca de alto renome é aquela conhecida por consumidores pertencentes a
diversos segmentos mercadológicos, garantindo-se proteção especial em todos
os ramos de atividade após o registro no Brasil. Em contrapartida, a marca
notoriamente conhecida somente tem tutela especial no ramo de atividade para
a qual se acha classificada, independente de estar ou não depositada no Brasil
(VIEIRA, Marcos Antônio. Propriedade industrial: marcas . Rio de Janeiro:
Lumen Juris, 2006, p. 22).

Por esse motivo, essas marcas obtiveram sucesso no mercado cada vez mais
competitivo, agregando valor ao produto ou serviço e ganhando destaque pelo
reconhecimento do público-alvo, assim como pela reputação e qualidade que
transmitem.

Todavia, o excesso de notoriedade pode acarretar o declínio da marca,
provocando o efeito denominado de "degeneração" ou "vulgarização".

Em outras palavras, uma marca degenerada ou vulgarizada é aquela que se
tornou incapaz de diferenciar um produto de outros iguais, semelhantes e afins,
passando a se relacionar ao termo designativo o próprio bem.

Segundo Carlos Henrique

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