Informações do processo 2017/0138194-7

Trata-se de agravo de decisão que inadmitiu recurso especial, interposto
pela ROYAL PALM PLAZA PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA,
fundado no art. 105, III, alíneas "a" e "c" da Constituição Federal, em face de acórdão
proferido pelo eg. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (fl. 305):

Propriedade intelectual - Marca - Ação de abstenção de uso de
marca c/c indenização por danos materiais e morais - Procedência
em parte - Inconformismo da ré - Acolhimento em pane -
Utilização, pela ré, da expressão Vila Real para designar
restaurante no interior de resort de alto padrão no interior do
Estado de São Paulo - Expressão que é objeto de marcas
nominativa e mista registradas em nome da autora pelo INPI,
associadas a serviços hoteleiros, utilizadas pela autora para
explorar atividade de motel - Decisão do INPI quanto à
impossibilidade de registro de marca contendo tal expressão pela
ré, com fulcro no art. 124, XIX, da Lei n. 9.279/96, que ao que se
tem noticia, não foi desconstituída - Abstenção do uso da marca
que se impõe, com a ressalva de eventual posterior registro de
marca em nome da ré pelo INPI. Associada a serviços diversos do
hoteleiro - Prova produzida e circunstâncias do caso que
demonstram a inexistência de danos materiais ou morais
experimentados pela autora - Sucumbência recíproca - Sentença
reformada em parte - Recurso provido em parte, com observação.

Nas razões do recurso especial, a agravante alega violação aos arts. 122 e

123 da Lei de Propriedade Industrial e 170, IV, da CF, bem como a configuração de
dissídio jurisprudencial. Para tanto, sustenta, em síntese, que "não há razão para
abstenção ao uso da expressão 'Vila Real' em suas atividades, uma vez que os serviços
oferecidos pela Recorrente não guardam qualquer relação de identidade ou afinidade
com os serviços oferecidos pelas marcas registradas da Recorrida" - (fl. 329).

É o relatório.

Na hipótese em exame, aplica-se o Enunciado 3 do Plenário do STJ: "Aos
recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a
partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal
na forma do novo CPC".

De início, no tocante à alegada ofensa ao artigo 170, IV, da Constituição
Federal, observa-se que, por trata-se de matéria a ser apreciada na suprema instância, não
é viável a análise de contrariedade a dispositivos constitucionais, nesta via recursal, o que
implicaria em usurpação de competência constitucionalmente atribuída ao Eg. Supremo
Tribunal Federal (CF, art. 102).

No tocante à análise da Lei de Propriedade Industrial, a Corte de origem
consignou que, ante o registro prévio da marca por parte da recorrida no INPI, assiste à
última o direito de exclusividade, em especial por pertencerem ao mesmo ramo de
atividade, conforme se denota do trecho do acórdão a seguir (fls. 308/310):

Em 2008. o INPI indeferiu pedido de registro da marca mista
"Jardins de Vila Real" depositado pela apelante em 2001,
associado a serviços de hotelaria e serviços de alimentação, com
fulcro no art. 124, XIX, da Lei n. 9.279/962, tendo em vista os
registros das marcas nominativa e mista anteriormente concedidos
à apelada com a expressão "Vila Real" associada a serviços de
hotelaria (fls. 29). Embora a apelante tenha interposto recurso
contra esta decisão, não há prova nos autos de que. até o momento,
ela tenha sido revertida ou reformada na esfera administrativa.

Consta, ainda, nos autos, que a apelante depositou, em 2014,
pedidos de registro de outras 2 (duas) marcas utilizando a
expressão "Vila Real ", associadas a serviços de bar / restaurante:
marca mista "Vila Real VR Restaurante" e marca nominativa
"Royal Palm Vila Real", inexistindo, até o momento, decisão do
INPI quanto ao deferimento ou indeferimento do pedido de registro
(fls. 157/158). A apelada apresentou oposição quanto ao registro
dessas marcas pela apelante. não conhecida por não comprovação
do pagamento das custas correspondentes (fls. 156), i.e., sem
apreciação do respectivo mérito.

Disso se extrai que a apelante utiliza a expressão "Vila Real": (i) a
despeito da preexistência de registro da marca "Vila Real" em
nome da apelada para serviços de hotelaria: (ii) com identidade
gráfica e fonética em relação às marcas da apelada (ainda que sem
identidade visual com esta última); e (iii) não obstante a decisão do
INPI que lhe negou o registro de marca.

De outra parte, não se vislumbra ilegalidade na decisão do INPI

acima referida, de modo que o princípio da especialidade das
marcas, por si só, não autoriza a utilização da marca "Vila Real"
pela apelante. O fato de a

apelante utilizar a expressão em hotel de luxo e a apelada utilizá-la
em motel não retira a proteção conferida à marca da apelada pelo
registro para utilização no ramo de hotelaria, notadamente à luz da
decisão já proferida pelo INPI.

Nessa senda, inexiste direito de propriedade da apelante sobre
marca registrada em nome da apelada. O art. 129, caput, da Lei n.
9.279/96, é cristalino nesse sentido, ao estabelecer que propriedade
da marca adquire-se pelo registro validamente expedido' (sem
ênfase no original).

Ocorre que o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência
desta Corte de Justiça acerca do direito à exclusividade do uso de marca já registrada
quando houver a possibilidade de gerar confusão ao consumidor (princípio da
especialidade), como no caso em tela, em que ambas as empresas são prestadoras de
serviço no mesmo ramo de atividade, qual seja, a hotelaria.

Sobre o tema, colacionam-se as seguintes ementas:

RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. AÇÃO
ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO QUE
DESCONSTITUIU REGISTRO DE MARCA.
PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. EXCLUSIVIDADE DE
USO. MARCA "FRACA", EVOCATIVA OU SUGESTIVA.
ELEMENTOS NOMINATIVOS. COMPOSIÇÃO DO CONJUNTO
MARCÁRIO. DISTINTIVIDADE.

1- Ação distribuída em 18/7/2012. Recurso especial interposto em
28/9/2016 e concluso à Relatora em 29/11/2016.

2- O propósito recursal é definir se o prévio registro da marca CIA.
DAS FÓRMULAS FARMÁCIA & MANIPULAÇÃO pelo segundo
recorrido constitui óbice à concessão, ao recorrente, do registro da
marca COMPANHIA DAS FÓRMULAS FARMÁCIA COM
MANIPULAÇÃO.

3- A ausência de decisão acerca de dispositivos legais indicados
como violados pelo recorrente impede, quanto a eles, o
conhecimento do recurso especial.

4- A propriedade da marca é adquirida a partir da expedição
válida de seu registro, o qual assegura a seu titular o direito de uso
exclusivo em todo o território nacional, sendo, como é cediço,
expressamente vedado o registro de marca que reproduza ou imite
outra preexistente.

5- De acordo com o art. 122 da LPI, apenas sinais visualmente
perceptíveis que apresentem certo grau de distintividade podem ser
registrados como marcas, sendo inviável o registro de sinais

meramente genéricos, comuns ou descritivos.

6- A interpretação do disposto no art. 124, VI, da LPI revela que
marcas que constituam expressão de uso comum, de pouca
originalidade, sem suficiente forma distintiva (denominadas de
"fracas", evocativas ou sugestivas), autorizam a mitigação da regra
de exclusividade decorrente do registro válido, admitindo-se sua
utilização por terceiros de boa-fé. Precedentes.

7- Hipótese concreta, todavia, em que os elementos nominativos
de ambos os conjuntos marcários estão combinados de maneira
idêntica, de modo que, tratando-se de empresas que
desempenham suas atividades no mesmo setor (manipulação e
comércio de medicamentos), aquela que recebeu o registro com
anterioridade tem o direito de uso exclusivo.

8- Não se pode confundir a possibilidade de uso, em separado, de
algum dos elementos nominativos que integram o conjunto
marcário, quando sobre eles não houver direito de exclusividade,
com a possibilidade de utilização do próprio conjunto tal como
registrado anteriormente, na medida em que se trata de situações
diversas.

9- Tratando-se de empresas que atuam no mesmo ramo de
serviços, possibilitar o uso simultâneo de marcas compostas pelos
mesmos elementos nominativos subverteria os principais objetivos
do registro marcário, pois: (i) impediria que se pudesse
diferenciar, a priori, um produto ou serviço de outro,
prejudicando a concorrência;

e (ii) obstaria o reconhecimento da origem do produto ou serviço
adquirido, levando a equívocos acerca de sua procedência, em
evidente prejuízo ao público consumidor.

10- Recurso especial não provido.

(REsp 1639961/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI,
TERCEIRA TURMA, julgado em 27/02/2018, DJe 02/03/2018) -
grifou-se.

RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL.
DIREITO MARCÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA DE REGISTRO.
EXPRESSÃO DE USO COMUM OU GENÉRICO.
REPRODUÇÃO COM ACRÉSCIMO. MARCA
ANTERIORMENTE REGISTRADA. PRODUTOS INSERIDOS
NO MESMO SEGMENTO MERCADOLÓGICO. CONFUSÃO
OU ASSOCIAÇÃO INDEVIDA. DIREITO DE
EXCLUSIVIDADE.

1- Ação ajuizada em 17/1/2011. Recurso especial interposto em
16/6/2014 e atribuído à Relatora em 14/12/2017.

2-  O propósito recursal é definir se a marca EXTRA
INFORMÁTICA, utilizada pela empresa recorrida, é passível de
coexistir com a marca EXTRA, registrada em momento anterior
pelo recorrente.

3- A Lei 9.279/96 contém previsão específica que impede o

registro de marca quando se constatar a ocorrência de
reprodução ou imitação, no todo ou em parte, ainda que com
acréscimo, de marca alheia registrada, para distinguir ou
certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim,
suscetível de causar confusão ou associação com marca alheia
(art. 124, XIX).

4- É certo, de um lado, que o uso do vocábulo EXTRA em seu
sentido semântico original não constitui exclusividade do
recorrente, na medida em que traduz expressão dicionarizada
dotada de significação própria, o que inviabiliza sua apropriação.

5-  Todavia, quando expressões dessa natureza estiverem
previamente registradas, sua utilização por terceiros, como sinal
distintivo, pode ser franqueada apenas na condição de elemento
secundário do conjunto marcário, a fim de servir como elemento
informativo ou descritivo relativamente ao escopo da proteção
pretendida.

6- Tal fato não enseja o reconhecimento de que terceiros, que
atuam no mesmo segmento mercadológico do titular de marca
previamente registrada, possam adotar a mesma expressão como
elemento principal de seu conjunto marcário, sobretudo quando se
trata de designar produtos pertencentes à mesma classe, sob risco
evidente de se propiciar confusão ou associação indevida junto ao
público consumidor. Doutrina e precedente.

7- A confrontação das marcas mistas em litígio, consoante
dispostas na sentença, revela claramente que o sinal EXTRA
constitui o elemento principal de ambos os registros, de maneira
que, tratando-se de empresas que atuam no mesmo ramo de
atividades, a confusão gerada no público consumidor, caso ambas
coexistam, é indiscutível.

8- Diante disso, a proteção marcária do recorrido deve ceder, em
respeito ao direito de exclusividade de que goza o recorrente (art.
129, caput, da LPI).

(...)

(REsp 1721701/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI ,
TERCEIRA TURMA, julgado em 10/04/2018, DJe 12/04/2018) -
grifou-se.

DIREITO MARCÁRIO. RECUSO ESPECIAL. DISCUSSÃO
ACERCA DA COLIDÊNCIA DE MARCAS. PROTEÇÃO
ASSEGURADA PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
EXISTÊNCIA DE AFINIDADE OU IDENTIDADE DO
SEGMENTO MERCADOLÓGICO. SÚMULA 7/STJ.

PÚBLICO-ALVO A QUEM SE DESTINA OS PRODUTOS OU
SERVIÇOS. ANÁLISE SOB A ÓTICA DO CONSUMIDOR
COMUM. REGRA. POSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO DA
QUALIFICAÇÃO DO CONSUMIDOR. MANUAL DE MARCAS
DO INPI. CASO CONCRETO QUE PODE PROVOCAR
CONFUSÃO OU ASSOCIAÇÃO INDEVIDA. AUTUAÇÃO EM

MERCADOS AFINS. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. A propriedade de marcas tem proteção assegurada pela
Constituição da República (art. 5°, XXIX), sendo importante
instrumento de interesse social e de desenvolvimento tecnológico e
econômico do País.

2. A revisão do acórdão recorrido sobre a identidade ou afinidade
do segmento mercadalógico das marcas demandaria a alteração
das premissas fático-probatórias, com o revolvimento das provas
carreadas aos autos, o que é vedado em sede de recurso especial,
nos termos do enunciado da Súmula 7 do STJ.

3. A mera diferença no código de especificação do produto ou
serviço, de acordo com a Classe Internacional adotada pelo INPI,
não é suficiente para se chegar à conclusão sobre a relação de
existência de afinidade, razão pela qual deve ser verificado o risco
de confusão no mercado consumidor (REsp 1.340.933/SP, Rel.
Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA
TURMA, julgado em 10/3/2015, DJe 17/3/2015).

4. A questão acerca da confusão ou associação de marcas deve ser
analisada, em regra, sob a perspectiva do homem médio (homus
medius), ou seja, naquilo que o magistrado imagina da figura do
ser humano dotado de inteligência e perspicácia inerente à maioria
das pessoas integrantes da sociedade.

5. Em casos bem específicos, pode ser invocada a qualificação do
público-alvo, para verificar a possibilidade, ou não, de coexistência
de marcas.

6. Ainda que se trate de consumidores especializados, o âmbito de
atuação das marcas não podem estar inserido em mercado que
guarda ampla similitude ou afinidade, sob pena de provocar
confusão ou associação indevida de marcas.

7. Recurso especial não provido.

(REsp 1342741/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO ,
QUARTA TURMA, julgado em 05/05/2016, DJe 22/06/2016) -
grifou-se.

Observa-se, portanto, que o acórdão recorrido está em consonância com a
jurisprudência desta Corte, atraindo o óbice da Súmula 83 do STJ, aplicável tanto à alínea
a quanto a alínea c do permissivo constitucional.

Diante do exposto, nos termos do art. 253, parágrafo único, II, b, do
RISTJ, conheço do agravo para negar provimento ao recurso especial.

Com supedâneo no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os
honorários advocatícios devidos ao recorrido de 15 % (quinze por cento) para 16%
(dezesseis por cento) sobre o valor da condenação.

Publique-se.

Brasília (DF), 19 de março de 2020.

MINISTRO RAUL ARAÚJO
Relator