Informações do processo 2015/0136022-7

Os processos abaixo relacionados encontram-se com VISTA à(s) parte(s) para regularizar
a representação processual, nos termos da certidão constante dos autos:

DECISÃO

Trata-se de agravo em recurso especial interposto por INBRAMED-INDUST.
BRASILEIRA DE EQUIPTOS. MEDICOS LTDA - EPP contra decisão que inadmitiu seu
recurso especial, fundamentado nas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional contra v.
acórdão do eg. Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF4), assim ementado:

"ADMINISTRATIVO. PROCESSO ADMINISTRATIVO NO INPI.
CADUCIDADE DE MARCA. ALTERAÇÃO DO CARÁTER DISTINTIVO
ORIGINAL DA MARCA. INCIDÊNCIA DO ART. 143, INC. II, DA LEI
Nº9.279/1996.

1. A decisão no processo administrativo que declarou a caducidade da marca
da recorrente se baseou na ausência de comprovação do uso da marca
originalmente registrada, já que as provas concluíram pela alteração do
elemento figurativo da marca.

2. O INPI chegou à conclusão de alteração do elemento figurativo da marca
da empresa, com base em parecer técnico exarado pela Coordenação de
Recursos da Diretoria de Marcas.

3. Comprovado nos autos e no processo administrativo que tramitou no INPI
que a marca da empresa sofreu alteração de seu caráter distintivo original, e
diante de tais fatos, incide o disposto no art. 143, inc. II, da Lei nº
9.279/1996.

4. Improvimento da apelação." (fl. 508)

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (fls. 529/535).

Nas razões do recurso especial, a parte recorrente alega ofensa aos art. 143, caput, da
Lei n. 9.279/1996, e divergência jurisprudencial, sustentando, em síntese, que:

(a) a recorrida não possui interesse para requerer a caducidade da marca da
recorrente, pois somente visa obter o cancelamento do registro com o mero intuito de tornar o
sinal disponível no mercado, sem demonstrar a existência de produtos ou serviços idênticos;

(b) os documentos que fazem parte do processo são suficientes para comprovar a
utilização da marca, não sendo possível a decretação da caducidade.

Apresentadas contrarrazões às fls. 587/606.

É o relatório. Decido.

O presente recurso será examinado à luz do Enunciado 2 do Plenário do STJ: "Aos
recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de
março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com
as interpretações dadas, até então, pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça ".

Insurge-se a parte recorrente contra acórdão que manteve a decisão do INPI que
decretou a caducidade do registro de sua marca com fundamento no art. 143, II, da Lei n.
9.279/1996, que assim dispõe:

Art. 143 - Caducará o registro, a requerimento de qualquer pessoa com
legítimo interesse se, decorridos 5 (cinco) anos da sua concessão, na data do
requerimento :

I - o uso da marca não tiver sido iniciado no Brasil; ou

II - o uso da marca tiver sido interrompido por mais de 5 (cinco) anos
consecutivos, ou se, no mesmo prazo, a marca tiver sido usada com
modificação que implique alteração de seu caráter distintivo original, tal
como constante do certificado de registro .

§ 1º Não ocorrerá caducidade se o titular justificar o desuso da marca por
razões legítimas.

§ 2º O titular será intimado para se manifestar no prazo de 60 (sessenta) dias,
cabendo-lhe o ônus de provar o uso da marca ou justificar seu desuso por
razões legítimas.

Conforme já se manifestou esta Corte, requerida a caducidade da marca, é ônus
do titular demonstrar que , na data do requerimento, já iniciou seu uso no Brasil, ou que, em
caso de interrupção do uso, não tenha ultrapassado mais de cinco anos consecutivos, ou que,
nesse prazo, não tenha havido modificação que implique alteração de seu caráter distintivo
original , sem que apresentadas razões legítimas. Nesse sentido:

"RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. AÇÃO DE
ANULAÇÃO DE REGISTRO DE MARCA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL.
OCORRÊNCIA. CADUCIDADE DO REGISTRO (LEI 9.279/96, ART. 143).
EXPORTAÇÃO DO PRODUTO. COMPROVAÇÃO DO USO NO BRASIL.
EFETIVA COMERCIALIZAÇÃO EM TERRITÓRIO NACIONAL.
ARGUMENTO DIVERSO LEVANTADO EM CONTRARRAZÕES.
AUSÊNCIA DE USO EFETIVO DA MARCA. MANUTENÇÃO DA
CADUCIDADE RECONHECIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I - O aresto recorrido, ainda que admitindo a ocorrência da prescrição
quinquenal da pretensão de anulação do registro, analisou o pedido inicial de
declaração de caducidade da marca Colorado, por desuso.

II - De acordo com a Lei de Propriedade Industrial, uma vez passados cinco
anos da concessão do registro, se requerida a sua caducidade, deve o titular
da marca demonstrar que, na data do requerimento, já iniciou seu uso no
Brasil, ou que, ainda que interrompido o seu uso, a interrupção não
ultrapassou mais de cinco anos consecutivos, ou que não tenha, nesse

prazo, feito uso com modificação que implique alteração de seu caráter
distintivo original, sem que apresentadas razões legítimas.

III - Se o titular da marca registrada no Brasil industrializa, fabrica, elabora
o produto em território nacional claramente inicia e faz uso da marca no
Brasil, merecendo toda proteção legal, pois aqui empreende, gerando
produção, empregos e riqueza, sendo indiferente que a mercadoria aqui
produzida seja destinada ao mercado interno ou exclusivamente ao externo.
Produzir no País o produto com a marca aqui registrada atende
suficientemente ao requisito legal de "uso da marca iniciado no Brasil".

IV - Ocorre que a recorrida, em suas contrarrazões, aduz outro argumento
capaz de superar a violação de lei invocada pela recorrente, o de que não
houve comprovação do uso efetivo da marca.

V - In casu, o volume de vendas do produto da marca em discussão, nas
exportações comprovadas, é inexpressivo dentro da magnitude das operações
bilionárias realizadas pela recorrente, insuficiente, portanto, para configurar
e comprovar o uso efetivo da marca apto a afastar a caducidade por desuso.

VI - Recurso especial desprovido."

(REsp n. 1.236.218/RJ, relator Ministro Raul Araújo , Quarta Turma, julgado
em 5/2/2015, DJe de 11/6/2015, g.n.)

"PROPRIEDADE INTELECTUAL, INDUSTRIAL E PROCESSUAL CIVIL.
MARCAS E PATENTES . "JUEGO DEL MILLION" X "JOGO DO MILHÃO".
FATO SUPERVENIENTE. ART. 462 DO CPC. CADUCIDADE. ARTS. 142 E
143 DA LEI DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL. SISTEMA DECLARATIVO.
CADUCIDADE. EFEITOS EX TUNC. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO
E PROVIDO.

1. Após a propositura da ação, se algum fato constitutivo, modificativo ou
extintivo do direito influir no julgamento do litígio, compete ao magistrado
apreciá-lo, até de ofício, no momento do julgamento (art. 462 do Código de
Processo Civil).

2. O detentor da marca registrada perderá o registro, por caducidade, se a
requerimento de qualquer pessoa com legítimo interesse e decorridos 5
(cinco) anos da sua concessão, o uso da marca não tiver sido iniciado no
Brasil ou se o uso tiver sido interrompido por mais de 5 (cinco) anos
consecutivos, ou, ainda, se, no mesmo prazo, a marca tiver sido usada com
modificação, que implique alteração de seu caráter distintivo original, tal
como constante do certificado de registro (Lei de Propriedade Industrial,
art. 143, incisos I e II).

3. Vige no Brasil o sistema declarativo de proteção de marcas e patentes, que
prioriza aquele que primeiro fez uso da marca, constituindo o registro no
órgão competente mera presunção, que se aperfeiçoa pelo uso.

4. Recurso especial conhecido e provido."

(REsp n. 964.780/SP, relator Ministro Hélio Quaglia Barbosa , Quarta
Turma, julgado em 21/8/2007, DJ de 24/9/2007, p. 323., g.n.)

No caso ora em exame, as instâncias ordinárias concluíram que (i) a recorrida é parte
legítima para requerer a caducidade, pois teve o registro de sua marca obstado pelo INPI em
razão da precedência do registro da marca da recorrente; e (ii) o uso da marca pela recorrente
se deu em descompasso com o desenho original , descaracterizando a marca
devidamente registrada no INPI, o que enseja a decretação da caducidade. É o que se extrai dos
seguintes trechos da r. sentença e do v. acórdão:

"In casu, irretocável o ato administrativo que decidiu pela caducidade da
marca da parte autora, uma vez que implementados os requisitos constantes

do texto legal.

O legítimo interesse da ré IBRAMED é notório, porquanto teve sucessivos
pedidos de registro da sua marca obstados em razão da precedência do
registro da marca titularizada pela empresa INBRAMED.

A parte autora argumenta que as empresas teriam suas marcas vinculadas a
classes diversas, o que, por si só, evitaria a colidência marcária. Contudo,
não lhe assiste razão, pois, ao que se extrai dos autos, as empresas atuam no
mesmo segmento mercadológico, não podendo a classificação adotada pelo
INPI servir como único critério para aferir a existência de afinidade e
semelhança capazes de causar confusão ao público consumidor. De qualquer
modo, diversamente do sustentado pela parte autora na exordial, note-se que
os pedidos depositados por ambas as partes têm por escopo as mesmas
classes, alternando-se entre a 9 e 10 da Classificação Internacional de
Produtos e Serviços - NCL, o que robustece o interesse da ré.

Por outro lado, não restou comprovado pela demandante o uso do sinal
distintivo na forma como registrado originalmente. Ao revés, vê-se que a
hipótese em comento se insere no inciso II do dispositivo acima citado em
face da alteração do caráter distintivo original(OUT31 do Evento 1), o que é
perceptível mediante simples cotejo entre a marca mista inserida no item
'dados da marca' (docs. OUT 6 e 12) e nos docs. OUT 17 a 30, do mesmo
Evento 1 .

Não merece prosperar neste particular a tese desenvolvida pela parte autora
no sentido de que o elemento figurativo não agregaria importância à marca e
não constituiria elemento distintivo original. No momento em que a empresa
optou por registrar a marca sob a forma de marca mista, notadamente
composta pelos elementos nominativo e misto, esta passou a receber
proteção legal em seu todo, exsurgindo daí a obrigação correlata de seu
titular utilizá-la na forma como proposta, sob pena de caducidade ." (fls.
425/426, g.n.)

"No caso concreto, a decisão no processo administrativo que declarou a
caducidade da marca da apelante se baseou na ausência de comprovação
uso da marca originalmente registrada, já que as provas concluíram pela
alteração do elemento figurativo da marca (Evento 1 - OUT 31).

De fato, a empresa apelante não comprovou o uso de sua marca na forma
como registrada originalmente, tendo ocorrido alteração do seu caráter
distintivo original , segundo se depreende do exame dos documentos
constantes no Evento 1, OUT 6 e 12, e 17 a 30, do processo de origem, como
ressaltado na sentença recorrida.

Verifica-se que o INPI chegou à conclusão de que houve alteração do
elemento figurativo da marca da empresa INBRAMED (requerente), com base
em parecer técnico exarado pela Coordenação de Recursos da Diretoria de
Marcas (Evento 1 - OUT37). Referido parecer técnico não foi juntado à
petição inicial, mas é citado nos fundamentos das contrarrazões doINPI
(Evento 74):

'No mérito, examinando-se as razões que fundamentaram o Recurso e a
decisão nele impugnada, verificamos que a marca mista tal como
concedida não foi usada.

O que se verifica é que a marca em investigação é composta do
elemento nominativo INBRAMED grafado com tipos comuns e pela
figura circular sobreposta a um raio estilizado, cujas extremidades
formam uma letra Z estando todos esses elementos inseridos em uma
figura quadrangular.

A figura, comprovadamente, usada nas notas fiscais e demais
documentos que apresentados pelo titular com o intuito de manter a
vigência do seu registro é composta por boneco estilizado, cujos

tronco, membros inferiores e superiores são formados por linhas retas
e cabeça por um círculo, sobre uma base cilíndrica.

Resta evidente que as figuras associadas ao elemento nominativo são
totalmente distintas, inconfundíveis, não podendo serem essas
alterações consideradas pequenas.

E, adiante, 'a comprovação de uso de parte da marca não pode ser
suficiente para que o uso das mesmas seja considerado efetivo. A marca
é um todo sabidamente indivisível, e como tal deve ser comprovado o
seu uso, o que como dito, não ocorre no caso em tela'.'

Portanto, ficou comprovado nos autos e no processo administrativo que
tramitou no INPI, que a marca da empresa INBRAMED (requerente)
sofreu alteração de seu caráter distintivo original, e diante de tais fatos,
incide o disposto no art. 143, inc. II, da Lei nº 9.279/1996 ,conforme já
decidiu o TRF/4ª Região: (...)" (fls. 503/504, g.n.)

Nesse contexto, a modificação de tais conclusões, nos termos em que pleiteado pela
parte recorrente, demandaria o revolvimento de suporte fático-probatório dos autos, o que é
inviável em sede de recurso especial, a teor do que dispõe a Súmula 7 deste Pretório.
A propósito:

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
LEGITIMIDADE. SÚMULAS N. 282 E 356 DO STF. MARCA. REGISTRO.
CADUCIDADE. SÚMULAS N. 7 E 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.

1. Nos termos da jurisprudência pacífica desta Corte, ainda que se trate de
matéria de ordem pública, é exigido o prequestionamento.

2. Ausente o prequestionamento a respeito da legitimidade ativa, incidem as
Súmulas n. 282 e 356 do STF, aplicadas por analogia ao recurso especial.

3. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ).

4. O Tribunal de origem, com fundamento nos fatos e nas provas dos autos,
concluiu que o uso da marca se deu em flagrante descompasso com o
desenho original, que o elemento identificador originário é distinto dos
documentos utilizados para aquele fim e que o elemento figurativo sofreu
completa reestilização - descaracterizando a marca registrada no INPI.
Alterar tal entendimento demandaria reexame do conjunto fático-probatório
dos autos, vedado em recurso especial.

5. "De acordo com a Lei de Propriedade Industrial, uma vez passados cinco
anos da concessão do registro, se requerida a sua caducidade, deve o titular
da marca demonstrar que, na data do requerimento, já iniciou seu uso no
Brasil, ou que, ainda que interrompido o seu uso, a interrupção não
ultrapassou mais de cinco anos consecutivos, ou que não tenha, nesse prazo,
feito uso com modificação que implique alteração de seu caráter distintivo
original, sem que apresentadas razões legítimas" (REsp n. 1.236.218/RJ,
Relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 5/2/2015,
DJe 11/6/2015).

Incidência da Súmula n. 83/STJ.

6. Agravo interno a que se nega provimento."

(AgInt no REsp n. 1.285.674/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira ,
Quarta Turma, julgado em 20/9/2018, DJe de 27/9/2018.)

"CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DIREITO DE MARCA.
PROTEÇÃO AO NOME EMPRESARIAL. CADUCIDADE DA MARCA.
PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL. NÃO
CARACTERIZAÇÃO. PERMANÊNCIA DA PRETENSÃO AO
RESSARCIMENTO PELOS PREJUÍZOS SOFRIDOS. REEXAME.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO