Informações do processo 2017/0195089-3

Trata-se de agravo interposto por INOVAR AR CONDICIONADO
LTDA, de decisão que inadmitiu recurso especial, fundado no art. 105, III, " a", da
Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, assim
ementado (fl. 240):

PROPRIEDADE INDUSTRIAL. ANULAÇÃO DE ATO
ADMINISTRATIVO QUE EXTINGUIU REGISTRO DE MARCA.
INNOVARE E INOVAR. OCORRÊNCIA DE COLIDÊNCIA. LEI
9.279/96. ANTERIORIDADE DO REGISTRO DA RE.

I - No sistema jurídico nacional, tanto a marca, pelo Código de
Propriedade Industrial, quanto o nome comercial, pela Convenção
de Paris, ratificada peto Brasil por meio do Decreto 75.572/75, são
protegidos juridicamente, conferindo ao titular respectivo o direito
de sua utilização.

II       - A legislação marcária veda o registro de marca colidente
com uma marca anteriormente registrada, sendo imprescindível
que a similitude entre as marcas seja capaz de gerar confusão ou
associação indevida pelo consumidor entre produtos afins de
diferentes origens, bem como prejuízo para a reputação da marca
original. Inteligência do artigo 124, inciso XIX da Lei n° 9.279/96.

III     - Havendo colidência entre as marcas INOVAR" e
"INNOVARE" e comprovada a anterioridade do registro pela ré,
merece ser mantido o ato administrativo do INPI que extinguiu o
registro efetuado pela autora, tendo em vista a evidente
possibilidade de causar confusão aos consumidores em geral, uma
vez que ambas as empresas atuam em segmentos mercadológicos
afins.

IV     - Recurso de apelação improvido.

Em suas razões recursais, a parte recorrente alega violação do art. 124,
VI, da Lei n. 9.279/96. Sustenta, em síntese, que "a marca INNOVARE da empresa ré

seria constituída de termo genérico, não podendo ser registrada com exclusividade".
Ressalta, ademais, que demonstrou que "o termo INOVAR em outras atividades, já foi
concedido pelo INPI, para empresas que atuam na mesma atividade, sem que tenha uma
gerado impedimentos à outra" (fl. 245).

Contrarrazões apresentadas.

Instado a se pronunciar, o Subprocurador-Geral da República opinou pelo

não provimento do recurso.

É o relatório. Passo a decidir.

Com efeito, ao apontar violação do art. 124, VI, da Lei de Propriedade
Industrial, a parte recorrente afirma que o referido dispositivo denota claramente a
"irregistrabilidade do termo 'INOVAR', exceto quando apresentada com suficiente forma
distintiva, o que foi observado no ato do seu pedido de registro", ressaltando que a
exigência é condição sine qua non para que a expressão chegue a registro.

A Corte local, por sua vez, soberana na análise do acervo
fático-probatório, afastou as referidas premissas, consignando que a lei acima referida
veda o registro de marca colidente com uma marca anteriormente registrada, sob os
seguintes fundamentos (fls. 233-238):

Trata-se de recurso de apelação interposto por INOVAR AR
CONDICIONADO LTDA, em face da sentença de folhas 162/169,
que julgou improcedente o pleito autoral objetivando a decretação
de nulidade do ato administrativo do INPI que tornou nulo, em
25/02/2009, o registro n° 822.249.901, para a marca mista
"INOVAR", depositada em 24/11/99, na classe NCL(8)37, para
classificar "Construção civil; reparos; serviços de instalação", e
especificar "instalação e reparo de aparelhos de ar-condicionado.
Instalação e reparo de equipamentos de refrigeração. Instalação,
manutenção e reparo de máquinas industriais.", concedida pelo
INPI em 15/08/2006 (fl. 35).

Em suas razões de recorrer, às folhas 170/180, sustenta a apelante,
em síntese, que a marca INNOVARE da empresa ré seria
constituída de termo genérico, não podendo ser registrada com
exclusividade, pugnando, portanto, pela reforma do julgado.

A função primordial da marca é identificar um produto,
distinguindo-o de outros iguais ou similares existentes no mercado,
de forma a evitar que os consumidores se confundam com produtos
afins da concorrência.

Nesse contexto, como o Brasil adota o sistema atributivo, o registro
da marca no Instituto Nacional da Propriedade Industrial garante o
direito de propriedade e de uso exclusivo ao seu titular.

Importa ressaltar que, dentre os requisitos exigidos para a
registrabilidade da marca destaca-se sua distintividade e
disponibilidade, de forma que o sinal pelo qual se apresenta a
marca deve ser distinto dos demais existentes em uso ou sob
registro de outra empresa, pertencente ao mesmo gênero de
atividade ou afim.

Destarte, é vedado o registro de marca colidente com uma marca
anteriormente registrada, conforme previsto pelo artigo 65, item
17, do Código Propriedade Industrial revogado, devidamente
incorporado pelo artigo 124, inciso XIX, da Lei n° 9.279/96, verbis:
[...]

Portanto, segundo a legislação marcária, não basta a semelhança
dos sinais para configurar a reprodução proibida. É imprescindível
que a similitude entre as marcas seja capaz de gerar confusão ou
associação indevida pelo consumidor entre produtos afins de
diferentes origens, bem como prejuízo para a reputação da marca
original.

Em verdade, as supramencionadas disposições legais são
corolários do princípio da repressão à concorrência desleal, de
forma a impedir que uma empresa se utilize de marca de outrem,
confundindo o consumidor e induzindo-o a adquirir seu produto,
por supor que ambos produtos provêm do mesmo fabricante, cuja
marca conhece.

[...]

Assim sendo, conclui-se ser possível a convivência de marcas
idênticas, desde que as mesmas atuem em segmentos
mercadológicos distintos.

A questão, portanto, é saber se as marcas podem conviver sem que
ocorra prejuízo ao consumidor ou ao titular da marca anterior,
atentando-se para o fato de que os objetivos principais do
legislador são a proteção do consumidor e do empresário titular da
marca anterior, de modo a livrá-lo da concorrência desleal.

No caso, é inquestionável a semelhança entre a marca mista
"INOVAR" registrada sob a titularidade da autora em 23/02/88,
com depósito originário em 24/11/99, e a marca mista
"INNOVARE", registrada sob a titularidade da segunda ré, a
partir de 17/12/96, com depósito efetivado em 17/12/96, e,
portanto, três anos antes do depósito daquela.

Analisando-se sucessivamente as referidas marcas, verifica-se que
a impressão causada por uma recorda a impressão deixada pela
outra, já que a autora apenas excluiu as letras "E" e "N" da marca
já registrada pela re "INNOVARE", formando a marca
"INOVAR", o que pode acarretar erro, duvida ou confusão ao
consumidor, tendo em vista que ambas as marcas distinguem
produtos e serviços de segmentos mercadológicos afins, quais
sejam, o segmento de fabricação de ar-condicionado e o segmento
de instalação e manutenção de ar-condicionado.

Cumpre ressaltar que o fato das marcas apresentarem

configuração mista, em nada interfere com a aferição de
similaridade e reconhecimento de eventual colidência, uma vez
constatada a semelhança fonética e gráfica do elemento nominativo
integrante de marca mista a distinguir classes de produtos ou
serviços com extrema afinidade, como se verifica na hipótese dos
autos.

Além disso, as sociedades atuam em segmentos mercadologicos
muito próximos A apelada apresenta como atividade econômica
principal a "fabricação de aparelhos e equipamentos de ar
condicionado para uso não-industnal", e como atividade
econômica secundária a "fabricação de aparelhos e equipamentos
de ar condicionado para uso industrial" (folha 22), ao passo que a
apelante atua na "Instalação e manutenção de sistemas centrais de
ar condicionado, de ventilação e refrigeração" (folha 21), sendo
provável, portanto, que os consumidores, ao contratarem com a
apelante, imaginem estar contratando serviços de quem fabrica os
aparelhos ou equipamentos da marca INNOVARE.

Por outro lado, observo que a apelante alega a seu favor a
existência de outras marcas contendo como elemento principal a
expressão "INNOVARE" e "INOVAR" de propriedade de outras
empresas. Irrelevante, no entanto, tal argumento, uma vez que as
referidas marcas não estão em discussão nos presentes autos.
Ademais, eventual equívoco cometido pelo INPI anteriormente não
enseja a reiteração do erro.

Por fim, não merece prosperar a alegação da apelante de que a
marca da apelada seria constituída de termo genérico, que evoca
"característica quanto a qualidade do serviço prestado por ela. isto
porque "INOVAR" sugere a idéia de um serviço prestado com
originalidade" (folha 172), e que. portanto, não faria jus ao
registro com exclusividade, uma vez que o termo INNOVARE não
tem qualquer relação direta com o produto ou serviço a distinguir
(produção, instalação e manutenção de aparelhos de
ar-condicionado). bem como não e utilizado ordinariamente como
característica do produto ou serviço.

[...]

Assim sendo, não merece reforma a sentença de primeiro grau, que
manteve o ato administrativo do INPI que extinguiu o registro n°
822.249.901, referente à marca "INOVAR", de titularidade da
parte autora.

No caso, a pretensão de alterar o entendimento firmado no Tribunal local,
quanto à comprovação da anterioridade do registro da marca INNOVARE (recorrida),
de modo a causar confusão aos consumidores, uma vez que ambas as empresas atuam em

segmentos mercadológicos afins, demandaria o revolvimento do suporte
fático-probatório, o que é inviável em sede de recurso especial, conforme dispõe a
Súmula n. 7/STJ.

Nessa linha de entendimento, confiram-se os seguintes precedentes:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
MARCA. USO. CONFUSÃO. SÚMULA Nº 7/STJ. ACÓRDÃO
RECORRIDO. CONTRADIÇÃO.     INEXISTÊNCIA.

FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO.
SÚMULA Nº 182/STJ.

1.   Não pode ser conhecido o recurso que não infirma
especificamente os fundamentos da decisão agravada, nos termos
da Súmula nº 182 do Superior Tribunal de Justiça.

2. Inexiste contradição entre o voto vencedor do tribunal estadual
que afirma que as atividades das empresas guardam relação
de afinidade e a ementa que registra que as sociedades
empresárias exercem atividades semelhantes.

3. Tendo a Corte local, ao apreciar o contexto fático-probatório
dos autos, concluído que as empresas possuem atividades
semelhantes capazes de causar confusão nos consumidores, não
há como esta Corte rever tal entendimento, sob pena de esbarrar
no óbice da Súmula nº 7/STJ.

4. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp 595424 / DF, Rel. Ministro RICARDO VILLAS
BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, DJe 29/11/2016)

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO QUE DEIXA
DE IMPUGNAR ESPECIFICAMENTE OS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO ORA AGRAVADA. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.021,
§1º, DO CPC E INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 182 DO STJ.
ACÓRDÃO DE ACORDO COM JURISPRUDÊNCIA.
INCIDÊNCIA SÚMULA 83/STJ. ATO ILÍCITO E
CONCORRÊNCIA DESLEAL. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO
CONHECIDO.

[...]

4. Rever os fundamentos do Tribunal de origem para verificar se
configurado ou não ato ilícito e concorrência desleal exigiria, na
presente hipótese, reapreciação do conjunto probatório, o que é
vedado em recurso especial, ante o teor da Súmula nº 7 do
Superior Tribunal de Justiça.

5. Agravo interno não conhecido.

(AgInt no REsp 1545922/RN, Rel. Ministro LUIS FELIPE
SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 14/11/2017, DJe
22/11/2017)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
PROPRIEDADE INDUSTRIAL. ART. 124, XIX, DA LEI Nº
9.279/96. COLISÃO DE MARCAS. MARCA NOMINATIVA
CHESTER E MARCA MISTA CHESTER CHEETAH. REGISTRO
CONCEDIDO SEM EXCLUSIVIDADE DO USO DA PALAVRA
"CHESTER". POSSIBILIDADE DE CONVIVÊNCIA DAS
MARCAS. INEXISTÊNCIA DE CONFUSÃO ENTRE
CONSUMIDORES. REVISÃO DE MATÉRIA
FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA Nº 07/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Para a caracterização da infringência de marca, não é suficiente
que se demonstrem a semelhança dos sinais e a sobreposição ou
afinidade das atividades. É necessário que a coexistência das
marcas seja apta a causar confusão no consumidor ou prejuízo ao
titular da marca anterior, configurando concorrência desleal.
Precedentes.

2. A doutrina criou parâmetros para a aplicação do 124, XIX, da
Lei nº 9.279/96 ao caso concreto, listando critérios para a
avaliação da possibilidade de confusão de marcas: a) grau de
distintividade intrínseca das marcas; b) grau de semelhança das
marcas; c) legitimidade e fama do suposto infrator; d) tempo de
convivência das marcas no mercado; e) espécie dos produtos em
cotejo; f) especialização do público-alvo; e) diluição.

3. Com base nos elementos fático-probatórios dos autos, o Tribunal
de origem concluiu pela possibilidade de coexistência no mercado
da marca nominativa CHESTER e da marca mista CHESTER
CHEETAH.

4. A primeira é um produto derivado de uma ave para festas; a
outra, um produto do ramo de salgadinhos.

5. A revisão do entendimento firmado na instância ordinária atrai
a incidência da Súmula nº 7 do STJ.

6. Agravo regimental não provido.

(AgRg no REsp n. 1346089/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO,
TERCEIRA TURMA, julgado em 5/5/2015, DJe 14/5/2015.)

CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO COMINATÓRIA. CONCORRÊNCIA DESLEAL
RECONHECIDA. REEXAME DE PROVA. IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA Nº 7 DO STJ. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE
DO CPC/73. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. O Tribunal de origem, após analisar o conjunto probatório dos
autos, concluiu que ficou demonstrada a prática de concorrência
desleal, não podendo a questão ser revista em âmbito de recurso
especial, a teor da Súmula nº 7 desta Corte.

[...]

3. Agravo regimental não provido.

(AgRg no REsp 1500684/RS, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO,
TERCEIRA TURMA, julgado em 24/05/2016, DJe 02/06/2016)

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL.
PROPRIEDADE INDUSTRIAL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO
ADMINISTRATIVO DENEGATÓRIO DE REGISTRO DE
MARCA. ANTERIORIDADE IMPEDITIVA. PLEITO DE
REGISTRO DA MARCA 'ÁGUAS PETRÓPOLIS PAULISTA'
COM BASE NOS ARTIGOS 176 A 182 DA LPI. INDICAÇÃO
GEOGRÁFICA. NÃO CONFIGURAÇÃO. REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.

1. O Tribunal de origem, amparado na análise dos elementos
fático-probatórios dos autos, concluiu pela identidade entre as
marcas em tela e a possibilidade de confusão do público
consumidor acerca da procedência dos produtos, entendendo não
haver ilegalidade no ato administrativo do INPI que indeferiu o
pedido de registro. Rever a decisão recorrida importaria
necessariamente no reexame de provas, o que é defeso nesta fase
recursal (Súmula 7-STJ) e impede o conhecimento do recurso. 2.
Agravo regimental não provido.

(AgRg no REsp 1185538/RJ, Rel. Min. LUIS FELIPE
SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 04/12/2012, DJe
13/12/2012)

CIVIL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. DIREITO DE MARCAS.
NOME DE CONDOMÍNIO FECHADO (ACQUAMARINA
SERNAMBETIBA 3.360). EXISTÊNCIA DE REGISTRO DE
MARCA (ACQUAMARINE) NA CLASSE DE SERVIÇOS DE
ADMINISTRAÇÃO, LOCAÇÃO E AUXILIARES AO COMÉRCIO
DE BENS IMÓVEIS. AUSÊNCIA DE COLIDÊNCIA. PRINCÍPIO
DA ESPECIALIDADE. DISTINÇÃO ENTRE ATO CIVIL E ATO
COMERCIAL. COMPOSIÇÃO DOS SIGNOS. MERCADO
CONSUMIDOR. INOCORRÊNCIA DE CONFUSÃO. REEXAME
DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 07/STJ. RECURSO
DESPROVIDO.

1. A marca é um sinal distintivo, visualmente perceptível, que visa a
identificar um produto ou serviço no mercado consumidor. Para se
obter o registro da marca e, consequentemente, sua propriedade, é
necessária a observância de certos requisitos como a novidade
relativa, distinguibilidade, veracidade e licitude, de molde a evitar
que o consumidor seja induzido a engano, ante a existência de
repetições ou imitações de signos protegidos.

2. Produtos ou serviços diferentes podem apresentar marcas
semelhantes, dado que