Informações do processo 2014/0086938-5

Os processos abaixo relacionados encontram-se com Vista ao Embargado para Impugnação dos
EDcl:

DECISÃO

Trata-se de agravo contra decisão que inadmitiu o recurso especial. O apelo extremo,

com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, insurge-se contra

acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, assim ementado:

"Apelação cível. Ação de preceito cominatório c/c indenização. Sentença de
procedência em parte. Conflito entre a denominação da requerente e o nome de
fantasia da requerida, bem como entre as marcas posteriormente registradas no
Instituto Nacional da Pesquisa Industrial - INPI. Colidência que não pode ser
dirimida exclusivamente com base no critério da anterioridade e na regra inserta no
artigo 129 da Lei de Propriedade Industrial (Lei n. 9.279/96). Necessidade de
comprovação de ofensa ao direito de propriedade e de efetiva confusão no mercado.
Documentos encartados nos autos que demonstram que a ré utilizava a expressão
fantasia "Sacolão 5ª Avenida" antes mesmo da postulante alterar seu nome
empresarial para "O Sacolão da Quinta Avenida Ltda ME. Marca concedida
anteriormente à demandante, pela autarquia federal, sem a observância de
pressupostos essenciais (novidade relativa, ausência de colisão com sinal
notoriamente conhecido e desimpedimento). Desrespeito, ademais, a requisito de não
registrabilidade (artigo 124, V, da legislação marcária). Atuação das empresas
litigantes no mesmo ramo de atividade (comercialização de frutas, verduras e
legumes) e no mesmo âmbito geográfico (5ª Avenida, em Balneário Camboriú/SC).
Evidente prejuízo aos consumidores que, no entanto, não foi gerado pela ré/apelante.
Sentença reformada, para julgar improcedente o pedido. Derrota plena da autora,
que deve arcar com a integralidade das despesas do processo e dos honorários
advocatícios. Recurso provido. Contrarrazões. Alegada litigância de má-fé da
recorrente. Pleito prejudicado em razão do resultado do julgamento"

No especial, alega-se violação do artigo 129 da Lei nº 9.279/1996. Sustenta, em
síntese, que têm garantido o seu direito ao uso da marca em todo o território nacional.

É o relatório.

DECIDO.

Ultrapassados os requisitos de admissibilidade do agravo, passa-se ao exame do
recurso especial.

Da análise dos autos, verifica-se que a pretensão recursal esbarra inarredavelmente no
óbice da Súmula nº 283 do Supremo Tribunal Federal, pois há fundamento autônomo inatacado no
especial, a saber: impossibilidade de reconhecimento da exclusividade em razão do não
preenchimento dos requisitos para o registro da marca face a ausência de novidade relativa.

Posto isso, eis a letra eis o acórdão impugnado, transcrito no que interessa à espécie:

"(...) há similitude entre a denominação da autora (O Sacolão da
Quinta Avenida Ltda. ME) e o nome de fantasia da ré (Sacolão 5ª Avenida).

Por mais que os aludidos nomes tenham acarretado os registros no

INPI, em 10.11.2009, da marca nominativa da demandante ("O Sacolão da Quinta
Avenida") e, em 14.08.2012, da marca mista da demandada ("Sacolão 5ª Avenida"
com o desenho no fundo de uma fruta) (fls. 89 e 325), a análise desse conflito não
pode ser ater, exclusivamente, ao critério da anterioridade e à regra inserta no artigo
129 da Lei n. 9.279/1996, que regula direitos e obrigações relativos à propriedade
industrial ('a propriedade da marca adquire-se pelo registro validamente expedido,
conforme as disposições desta Lei, sendo assegurado ao titular seu uso exclusivo em
todo o território nacional').

Assim, apesar de nosso ordenamento jurídico adotar o sistema
atributivo, em que somente com o registro da marca no Instituto Nacional da
Propriedade Nacional é que se garante, em regra, o direito de propriedade e de uso
exclusivo ao seu titular (STJ, REsp n. 899839/RJ, rel. Min. Massami Uyeda, Terceira
Turma, j. 17.08.2010), essa proteção não pode ser conferida a quem, com aparente
má-fé, utiliza-se de manobra astuciosa para, mediante concorrência desleal, usurpar
o nome e a fama conquistados anteriormente por outro empresário.

Para tanto, a concessão da marca é condicionada ao cumprimento de
outros três requisitos, quais sejam, 1) a novidade, ainda que relativa; 2) a ausência de
colisão com marca notoriamente conhecida; 3) o desimpedimento.

(...)

Na hipótese, no tocante ao pressuposto "novidade relativa" e ao
princípio da especificidade, observa-se que a demandada registrou seu nome de
fantasia 'Sacolão 5ª Avenida' na Junta Comercial do Estado de Santa Catarina em
12.06.2006, sendo que esse título já era utilizado pelo estabelecimento desde 2004,
conforme demonstram os recibos de aluguel de 'barracão para ocupação de
Sacolão', colacionados às fls. 117/131, no nome de 'Marquinho - Sacolão 5ª
Avenida'.

A matéria jornalística de fl. 132, bem como as fotos, material de
propaganda e notas fiscais juntadas (fls. 42/45, 47/48, 133, 143/147 e 150/157)
corroboram a assertiva de que a ré já era conhecida por meio da mencionada
insígnia e designação no setor mercadológico, antes mesmo da alteração contratual
efetuada pela postulante, em 25.05.2009, com mudança do seu nome empresarial de
'Gelásio Schimitt e Cia Ltda.' para 'O Sacolão da Quinta Avenida Ltda. ME' (fls.
24/29).

Cumpre, inclusive, ressaltar que o contrato social originário da
autora, com sua inicial razão social ('Gelásio Schimitt e Cia Ltda.'), só foi trazido
pela demandada, com a contestação.

A requerente/apelada limitou-se a juntar a alteração do contrato social
ocorrida em 25.05.2009 e comprovante de inscrição e de situação cadastral, cupom
fiscal, nota fiscal, formulário de pedido, fotos, entre outros (fls. 30//31, 278/297),
todos com datas posteriores a esse evento, o que não comprova sua primitiva
utilização do guerreado nome perante o público.

Ainda assim, a demandante obteve, em 10.11.2009 (fl. 89), o registro
da marca nominativa 'O Sacolão da Quinta Avenida', junto ao INPI, enquanto que,
para a ré, a autarquia federal concedeu o direito do uso exclusivo da marca mista
'Sacolão 5ª Avenida' com o desenho ilustrativo de uma fruta no fundo, em
14.08.2012 (fl. 325).

Ambas as marcas foram enquadradas na classe 'NCL (9) 35'

(comercialização de frutas, verduras, legumes, cereais, bebidas, congelados,
enlatados) (fls. 89 e 325/326).

Anote-se que as partes atuam no mesmo âmbito geográfico (5ª
Avenida, em Balneário Camboriú/SC).

Não há dúvida, nessas condições, que a coexistência das duas no
mesmo ramo de atividade comercial e na mesma região causa confusão
mercadológica.

No entanto, data maxima venia, ao contrário do ressaltado na
sentença, foi a requerente/apelada quem não poderia obter a exclusividade do uso
da marca 'Quinta Avenida' ou '5ª Avenida', porquanto já utilizada pela requerida e
conhecida por seus clientes.

Destarte, além do não preenchimento do pressuposto da novidade
relativa, para a concessão da marca à autora, presente, também, se afigura
requisito de não registrabilidade do sinal, descrito no inciso V da Lei n. 9.279/1996"

(e-STJ fls. 400/402 - grifou-se).

Assim, é notório que a recorrente não infirmou especificamente os fundamentos do
acórdão impugnado.

Nesse sentido:

"AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SÚMULA Nº
83/STJ. INCIDÊNCIA. ADMINISTRADORAS DE CONSÓRCIO. FIXAÇÃO DA
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO, NOS TERMOS DO ART. 33 DA LEI Nº 8.177/91 E
DA CIRCULAR Nº 2.766/97 DO BANCO CENTRAL. ENTENDIMENTO
EXARADO EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO. SÚMULA N° 283/STF.

1. (...).

2. A ausência de impugnação dos fundamentos do acórdão recorrido, mormente
quanto à incidência de entendimento exarado em recurso repetitivo, enseja o não
conhecimento do recurso, incidindo o enunciado da Súmula nº 283 do Supremo
Tribunal Federal .

3. Agravo regimental não provido"  (AgRg no AREsp 18.874/RS, de minha relatoria,
TERCEIRA TURMA, julgado em 16/5/2013, DJe 23/5/2013 - grifou-se).

"AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO
ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGIOTAGEM. RECONHECIMENTO
PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS,
PROVAS E CLÁUSULAS CONTRATUAIS. VEDAÇÃO PELAS SÚMULAS 5 E 7
DO STJ. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO INATACADO. SÚMULA 283 DO STF .
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO"  (AgRg no Ag nº 1.343.532/RS, Rel.
Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em
14/5/2013, DJe 20/5/2013- grifou-se).

Ante o exposto, conheço do agravo para negar seguimento ao recurso especial.
Publique-se.

Intimem-se.

Brasília-DF, 25 de novembro de 2014.

Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator

Foram distribuídos automaticamente nesta data, pelo sistema de processamento de dados, os
seguintes feitos:

Distribuição automática em 29/04/2014 às 17:00

CONCLUSÃO AO MINISTRO RELATOR