Informações do processo 2011/0233608-4

Os processos abaixo relacionados encontram-se com Vista ao Embargado para Impugnação dos
EDcl:

DECISÃO

Trata-se, na origem, de ação ordinária na qual se pleiteia a ampliação do prazo de
vigência de patente "pipeline" PI 1100667-6.

O Juízo de primeiro grau julgou improcedente o pedido, entendendo que o prazo

máximo de 20 (vinte) anos previsto no artigo 40 da Lei de Propriedade Industrial deve ser contado a
partir da data do depósito do primeiro pedido da patente no exterior, e não a partir da data do depósito
da patente "pipeline" no Brasil, nos termos do artigo 33 do acordo TRIPS (e-STJ fls. 840/848).
Interposta apelação, o TRF da 2ª Região negou provimento ao recurso, em acórdão
assim ementado (e-STJ fls. 1.201/1.202):

"PROPRIEDADE INDUSTRIAL - APELAÇÃO- CÍVEL - ADMISSÃO DA

ABIFINA NOS AUTOS., COMO, AMICUS CURIAE - POSSIBILIDADE
-PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DA PATENTE PIPELINE.
BRASILEIRA ANTE A EXTENSÃO DO PRAZO, DE VIGÊNCIA DA
PATENTE EUROPEIA - NÃO CABIMENTO.

1- A ADMISSÃO DA FIGURA DO AMICUS CURIAE ENCONTRA
JUSTIFICATIVA SUFICIENTE SE É VERIFICADA A RELEVÂNCIA
ECONÔMICA E SOCIAL, DA MATÉRIA, DEBATIDA, A TRANSCENDER A
ESFERA PATRIMONIAL DOS LITIGANTES: NÃO SE PODE OLVIDAR A
PREVALÊNCIA DO INTERESSE SOCIAL INERENTE ÁS CRIAÇÕES
INDUSTRIAIS (INCISO XXIX DO ARTIGO. 5º DA. CONSTITUIÇÃO DA
REPUBLICA), CUJA PROTEÇÃO É.EXCEÇÃO À REGRA DE QUE
PERMANEÇAM EM DOMÍNIO PUBLICO, POIS TAL PRIVILÉGIO É SEMPRE
DEFERIDO POR PRAZO LIMITADO ESSE SUBMETE A OBSERVÂNCIA DE
DIVERSOS REQUISITOS. E DE INTERESSE DE TODA COLETIVIDADE
QUE NÃO SUBSISTA A EXCLUSIVIDADE .SOBRE A EXPLORAÇÃO DE
DETERMINADO INVENTO, NOTADAMENTE EM SE TRATANDO DE
REVALIDAÇÃO DE PATENTE ESTRANGEIRA REFERENTE A
MEDICAMENTO;

2- O E. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA PACIFICOU O
ENTENDIMENTO NO SENTIDO DE QUE O CÁLCULO DO PRAZO DE
VIGÊNCIA DAS PATENTES PIPELINE É AQUELE PRAZO
REMANESCENTE QUE A PATENTE ORIGINÁRIA TEM NO EXTERIOR,
CONTADO A PARTIR DA DATA. DO PRIMEIRO DEPÓSITO DO PEDIDO
DE PROTEÇÃO PATENTÁRIA (AINDA. QUE ABANDONADO), O QUAL
INCIDIRÁ A PARTIR DATA DO DEPÓSITO NO BRASIL, LIMITADO TAL
PERÍODO, ENTRETANTO, A 20 (VINTE) ANOS, NOS TERMOS DA
INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DOS ARTS. 40 E 230, § 4º, DA LEI
9.279/96, 33 DO TRIPS E 4º BIS DA CUP;

3- INCABÍVEL A PRETENSÃO DA APELANTE DE CORRIGIR, O PRAZO
DE VIGÊNCIA DA PATENTE PIPELINE BRASILEIRA PI 1100667-6 PARA
QUE PASSE A TER VIGÊNCIA ATÉ 11/12/2013 EM VIRTUDE DA
CONCESSÃO DE PRAZO SUPLEMENTAR A PATENTE ORIGINÁRIA NO
EXTERIOR OCORRIDA NO ANO DE 2001 (EP 0502314B1 - FLS. 332), POIS
CONTRARIA A REDAÇÃO DO ARTIGO 230 DA LPI, QUE TOMA POR
BASE, PARA O EXAME DAS CONDIÇÕES DA PATENTE ORIGINÁRIA, O
PRAZO REMANESCENTE DE PROTEÇÃO DA PATENTE ESTRANGEIRA
NA DATA DO DEPOSITO NO BRASIL;

4- A EXTENSÃO DO PRAZO DE PROTEÇÃO CONFERIDO. A PATENTE
ORIGINÁRIA NO EXTERIOR, APÓS A DATA DO DEPOSITO NO BRASIL,
NÃO TEM O CONDÃO DE MODIFICAR O PRAZO DE PROTEÇÃO
ESTABELECIDO PARA A PATENTE DE REVALIDAÇÃO.

5- A PATENTE PIPELINE BRASILEIRA PI 1100667-6 FOI DEPOSITADA EM
07/05/1997 (FLS. 29),.TENDO A .APELANTE OBTIDO A PRORROGAÇÃO
DA PATENTE EUROPEIA EP 0502314B1 EM 2001 (FLS. 332), SENDO
INCABÍVEL A EXTENSÃO DA PATENTE PIPELINE BRASILEIRA.

6- RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO."

Inconformada, a recorrente interpôs o presente recurso especial, com fundamento no
art. 105, III, alínea "a" da CF, alegando violação do art. 230, § 4º, da Lei n. 9.279/1996, 5º da Lei n.
9.469/1997, 482, § 3º, do CPC, 6º, § 1º, da Lei n. 9.882/1999, 7º, § 2º, da Lei n. 9.868/1999 e 14, §
7º, da Lei n. 10.259/2001. Alega a impossibilidade de a associação ABIFINA figurar na lide como
amicus curiae , dada sua parcialidade.

Afirma a legalidade da extensão do "prazo de proteção da patente pipeline brasileira PI
1100667-6, até 11 de dezembro de 2013, de acordo com o prazo remanescente de proteção
assegurado na Alemanha, país onde foi depositado o primeiro pedido de acordo com o estabelecido
no 230 § 4º da Lei no 9279/96" (e-STJ fl. 1.239).

Juízo de admissibilidade positivo (e-STJ fls. 1.360/1.362).

É o relatório.

Decido.

No que diz respeito à possibilidade da associação ABIFINA figurar na lide como
amicus curiae , verifica-se que, na hipótese, o Tribunal de origem admitiu seu ingresso por encontrar
justificativa suficiente a relevância econômica e social, da matéria debatida, além do interesse de toda
coletividade que não subsista a exclusividade sobre a exploração de determinado invento. A
propósito:

"DIREITO COMERCIAL E PROCESSUAL CIVIL. PATENTE PIPELINE.
PRAZO. CONTAGEM. AMICUS CURIAE. INTERESSE PÚBLICO.
REQUISITOS. ASSISTÊNCIA. PEDIDO. TERCEIRO INTERESSADO.
NECESSIDADE. INTERESSE JURÍDICO. LIMITES.

1. Nos termos do art. 230 da Lei nº 9.279/96, a revalidação patentária pipeline é
conferida pelo prazo remanescente que a patente tem no exterior, a contar do primeiro
depósito do pedido de proteção da patente. Precedentes.

2. A intervenção do amicus curiae no processo deve se ater ao interesse público do
processo submetido à análise judicial, sobre o qual se legitima a participação
processual do terceiro.

3. O interesse institucional pode eventualmente caracterizar-se como público, desde
que transcenda o interesse individual do próprio amicus curiae.

4. O pedido de assistência exige a iniciativa do terceiro, que deve peticionar expondo
os fatos e as razões pelas quais considera ter interesse jurídico na demanda.

5. Recurso especial parcialmente provido.

(REsp 1192841/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA,
julgado em 16/12/2010, DJe 13/05/2011).

Quanto ao mérito, a Segunda Seção desta Corte decidiu, no julgamento do Resp n.
731.101/RJ, relatado pelo Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, que "a Lei de Propriedade
Industrial, em seu art. 230, § 4º, c/c o art. 40, estabelece que a proteção oferecida às patentes
estrangeiras, chamadas patentes pipeline , vigora 'pelo prazo remanescente de proteção no país onde
foi depositado o primeiro pedido', até o prazo máximo de proteção concedido no Brasil - 20 anos - a

contar da data do primeiro depósito no exterior, ainda que posteriormente abandonado ". Este
entendimento vem sendo reiterado pelas Terceira e Quarta Turmas, in verbis :

"AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. PATENTES PIPELINE.
CORRESPONDÊNCIA NORTE-AMERICANA. CÁLCULO DO PRAZO DE
VIGÊNCIA.

CONSIDERAÇÃO DO PRIMEIRO DEPÓSITO REALIZADO NO EXTERIOR,
SUCESSIVAMENTE ABANDONADO E SUBSTITUÍDO.

1. Por gerar a preferência unionista (art. 4º da CUP), deve o primeiro depósito
realizado no exterior, ainda que abandonado, ser considerado para o cálculo do prazo
de vigência das patentes pipeline correspondentes a patentes europeias.

2. Precedentes jurisprudenciais específicos: Recursos Especiais 1.145.637/RJ,
731.101/RJ e 1.092.139/RJ.

3. Se a simples preferência unionista implica a consideração do primeiro depósito
realizado no exterior, com mais razão ainda deve ele, o primeiro depósito, ser
considerado no caso em que dele possam decorrer, como no sistema de continuações
do Direito Patentário Norte-Americano, inúmeros outros pedidos de patente.

4. Respeito à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Recursos Especiais
1.145.637/RJ, 731.101/RJ e 1.092.139/RJ).

5. Manutenção do acórdão recorrido e, por consequência, da decisão administrativa
do INPI.

AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO."

(AgRg no REsp 1178709/RJ, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO,
TERCEIRA TURMA, julgado em 03/05/2012, DJe 11/05/2012.)

"AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE
INDUSTRIAL.

PATENTE PIPELINE. PRAZO. TERMO INICIAL. PRIMEIRO DEPÓSITO NO
EXTERIOR. PRECEDENTE.

1. Nos termos da jurisprudência sedimentada na Segunda Seção desta Corte Superior,
"a Lei de Propriedade Industrial, em seu art. 230, § 4º, c/c o art. 40, estabelece que a
proteção oferecida às patentes estrangeiras, chamadas patentes pipeline, vigora 'pelo
prazo remanescente de proteção no país onde foi depositado o primeiro pedido', até o
prazo máximo de proteção concedido no Brasil - 20 anos - a contar da data do
primeiro depósito no exterior, ainda que posteriormente abandonado" (REsp
731101/RJ, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA SEÇÃO,
julgado em 28/04/2010, DJe 19/05/2010).

2. Agravo regimental provido."

(AgRg no REsp 677.557/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI,
QUARTA TURMA, julgado em 18/12/2012, DJe 04/02/2013.)

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso especial, com fundamento no
art. 557 do CPC.

Publique-se e intimem-se.

Brasília-DF, 28 de outubro de 2014.

Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Relator