Informações do processo 2017/0232383-2

AUTOS COM VISTAS AOS RECORRENTES

Os processos abaixo relacionados encontram-se com vista ao recorrente para
manifestação acerca da "Certidão para Saneamento de Óbices" constante dos autos:

PROPRIEDADE INDUSTRIAL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
ABSTENÇÃO CUMULADA COM INDENIZATÓRIA. CONCORRÊNCIA
DESLEAL POR OFENSA AO TRADE DRESS. PROTEÇÃO JURÍDICA
QUE INDEPENDE DE REGISTRO NO INPI. RECURSO ESPECIAL
NÃO PROVIDO.

THECNOGYM EQUIPAMENTOS DE GINÁSTICA E FISIOTERAPIA LTDA. e
THECNOGYM SPA (THECNOGYM) ajuizou ação de abstenção de uso cumulada com
indenização por danos materiais contra ATHLETIC WAY COMÉRCIO DE
EQUIPAMENTOS PARA GINÁSTICA E FISIOTERAPIA LTDA. (ATHLETIC), alegando
prática de concorrência desleal na comercialização de cópias de equipamentos de
ginástica/musculação. Segundo afirmado, a empresa demandada estaria comprando
equipamentos chineses que, na verdade, são cópias idênticas daqueles produzidos e
comercializados pelas autoras, apenas alterando a etiqueta da marca (e-STJ, fls. 2/35).

A sentença julgou procedentes os pedidos de modo a determinar que a
ATHLETIC se abstivesse de importar, ofertar à venda, ter em estoque e divulgar os
equipamentos copiados, sob pena de multa e condenar essa mesa empresa ao
pagamento de perdas e danos a serem apurados em liquidação (e-STJ, fls.
2.479/2.489).

O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro negou provimento ao recurso de
apelação que se seguiu em acórdão assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C/C
INDENIZATÓRIA, COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA.
TRADE DRESS. CONCORRÊNCIA DESLEAL. AS EMPRESAS
LITIGANTES ESTÃO INSERIDAS NO SEGMENTO
MERCADOLÓGICO DE APARELHOS DE GINÁSTICA, SENDO QUE
OS PRODUTOS OBJETOS DA LIDE - IDENTIFICADOS PELAS
LINHAS SENSATION/FUTURE E SELECTION/ PURE STRENGTH -
POSSUEM A MESMA FINALIDADE E APLICAÇÃO. AGRAVOS
RETIDOS. APRECIAÇÃO REQUERIDA EM PRELIMINAR. PROVA
ORAL INDEFERIDA. DIANTE DA VASTA DOCUMENTAÇÃO
APRESENTADA, BEM COMO DO CRITERIOSO LAUDO PERICIAL
ELABORADO, NÃO TENDO A AGRAVANTE DEMONSTRADO A
TERATOLOGIA DA DECISÃO. APLICAÇÃO DO VERBETE
SUMULAR N° TJRJ N° 156. QUANTO À NECESSIDADE DE PERÍCIA
COMPLEMENTAR OU A REALIZAÇÃO DE UMA NOVA, A MATÉRIA
SE CONFUNDE COM O MÉRITO E COM ELE SERÁ ANALISADA.
LEGITIMIDADE DA SEGUNDA APELADA, EMPRESA
ESTRANGEIRA. CONFORME ATESTA A 9 a ALTERAÇÃO
CONTRATUAL DA EMPRESA NACIONAL, A SEGUNDA AUTORA É
UMA DAS SÓCIAS DA PRIMEIRA, ESTA RESPONSÁVEL PELA
DIVULGAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO EXCLUSIVA EM TERRITÓRIO
NACIONAL DOS PRODUTOS DA MARCA TECHNOGYM. AO
CONTRÁRIO DO QUE FAZ CRER A RECORRENTE, A SEGUNDA
AUTORA NÃO BUSCOU SEU INGRESSO NO FEITO COMO
ASSISTENTE LITISCONSORCIAL. ELA, NA QUALIDADE DE
FABRICANTE DOS PRODUTOS DISCUTIDOS, SÓ POR ISSO, JÁ
POSSUI LEGITIMIDADE PARAFIGURAR NO FEITO, MORMENTE
QUANDO É DIRETAMENTE AFETADA PELAS SUPOSTAS
CONDUTAS DIRECIONADAS À APELANTE. QUANTO AO MÉRITO,
A FIGURA DO “TRADE DRESS", POR SUA VEZ, CONSISTE NO
CONJUNTO-IMAGEM UTILIZADO PARA IDENTIFICAR SERVIÇO OU
PRODUTO A FIM DE ATRAIR A CLIENTELA, ASSOCIANDO-OS
VISUALMENTE À MARCA. SUA PROTEÇÃO PODE OCORRER
PELO REGISTRO DA MARCA MISTA, PELA FIGURA
TRIDIMENSIONAL OU PELO DESENHO INDUSTRIAL, OU, AINDA,
PELO INSTITUTO DA CONCORRÊNCIA DESLEAL, QUANDO SE
REFERIR AO CONJUNTO-VISUAL NÃO REGISTRADO (CORES,
ELEMENTOS GRÁFICOS, EMBALAGEM, ESCRITA ETC).
ENTENDE-SE, PORTANTO, QUE O ASSUNTO DE CONCORRÊNCIA
DESLEAL É MATÉRIA DE PROTEÇÃO RESIDUAL DA LEI DE
PROPRIEDADE INTELECTUAL, RETIRANDO-LHE A SUA
OBJETIVIDADE. ASSIM, INSTA CONSIGNAR QUE O CONJUNTO
VISUAL DOS PRODUTOS MERECE PROTEÇÃO JURÍDICA
INDEPENDENTEMENTE DE QUALQUER OUTRA FORMALIDADE,
HAJA VISTA SER DESNECESSÁRIO O SEU REGISTRO PARA
PLEITEAR SUA PROTEÇÃO. APLICAÇÃO DA LEI N° 9.279/96, EM
SEU ARTIGO 195 E INCISOS, BEM COMO DO ARTIGO 209.
NORMA INTERNACIONAL ESTABELECIDA NA CONVENÇÃO DA
UNIÃO DE PARIS, INCORPORADA AO DIREITO INTERNO QUANDO
DA PUBLICAÇÃO DO DECRETO N.° 75.572/1975. ARTIGO 10-BIS.
ASSIM, PARA A CONFIRMAÇÃO DA PRÁTICA DA CONDUTA DE
CONCORRÊNCIA DESLEAL JÁ RECONHECIDA PELO JULGADO, A
PROVA DOCUMENTAL, ALINHADA À PROVA PERICIAL SÃO
CONTUNDENTES. DESNECESSIDADE DA REALIZAÇÃO DE NOVA
PERÍCIA OU PERÍCIA COMPLEMENTAR. LAUDO PERICIAL
PRECISO, QUE APRECIOU OS PONTOS CONTROVERTIDOS PELA
APELANTE. O ILUSTRE PERITO, ESPECIALISTA NA ÁREA DE

PROPRIEDADE INTELECTUAL, DESEMPENHOU A FUNÇÃO COM
TOTAL ISENÇÃO E IMPARCIALIDADE, APLICANDO
FUNDAMENTOS TÉCNICOS AOS QUAIS CONSIDEROU
RELEVANTES PARA O DESLINDE DA CONTROVÉRSIA. MERA
INSATISFAÇÃO PARCIAL COM AS CONCLUSÕES DO LAUDO,
NOTADAMENTE AQUELAS QUE DESFAVORECEM A TESE
DEFENSIVA. ENTENDIMENTO EXTRAÍDO DO VERBETE SUMULAR
TJRJ N° 155. NESSA LINHA DE RACIOCÍNIO, AO CONTRÁRIO DO
QUE ACREDITA A RÉ, NÃO SE TRATA DE MERA E INOCENTE
UTILIZAÇÃO DE SINAIS (FORMAS E ELEMENTOS) DE DOMÍNIO
PÚBLICO. A CONFRONTAÇÃO DOS PRODUTOS SENSATION E
FUTURE X SELECTION E PURE STRENGTH, ALIADA AS OUTRAS
CONDUTAS PRATICADAS PELO APELANTE, REMETE À
INAFASTÁVEL CONSTATAÇÃO: TRATA-SE DE PRODUTO
PRODUZIDO COM O NÍTIDO ESCOPO DE IMITAR OU, AOS
MENOS, DE SE APROVEITAR DOS PRODUTOS
COMERCIALIZADOS PELAS AUTORAS. DANO MATERIAL
PRESUMIDO. QUANTO AO DESCUMPRIMENTO DA TUTELA
ANTECIPADA, HÁ INEQUÍVOCA CONDUTA CONTRÁRIA AO
COMANDO JUDICIAL EM PERÍODO COBERTO PELA VIGÊNCIA DA
LIMINAR. CRITÉRIOS PARA APRECIAÇÃO DO VALOR DECIDO
QUE SERÃO APRECIADOS OPORTUNAMENTE. RECURSO
DESPROVIDO (e-STJ, fls. 2.787/2.789).

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-STJ, fls.
2.837/2.841).

Irresignada, ATHLETIC interpôs recurso especial com fundamento no art.
105, III, a e c, da CF, alegando dissídio jurisprudencial e ofensa aos arts. 96, § 3°, 109
e 42, I, da Lei de Propriedade Industrial, porque as autoras não possuem qualquer
registro junto ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial -INPI da forma ornamental
ou do desenho industrial dos equipamentos em questão, razão pela qual ela seria de
domínio público, não sendo possível falar em ato ilícito.

Apresentadas contrarrazões (e-STJ, fls. 2.939/2.988), o recurso especial foi
admitido na origem (e-STJ, fl. 3.002)

É o relatório.

DECIDO.

De plano vale pontuar que as disposições do NCPC, no que se refere aos
requisitos de admissibilidade dos recursos, são aplicáveis ao caso concreto ante os
termos do Enunciado Administrativo n° 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de
9/3/2016:

Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a
decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos
os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.

De acordo com o acórdão recorrido, a proteção da trade dress poderia
ocorrer até mesmo nas hipóteses em que não houvesse registro no INPI.

Confira-se:

A figura do “trade dress", por sua vez, consiste no conjunto-imagem
utilizado para identificar serviço ou produto a fim de atrair a clientela,
associando-os visualmente à marca. Sua proteção pode ocorrer pelo
registro da marca mista, pela figura tridimensional ou pelo desenho
industrial, ou, ainda, pelo instituto da concorrência desleal, quando
se referir ao conjunto-visual não registrado (cores, elementos
gráficos, embalagem, escrita etc).

[...]

Entende-se, portanto, que o assunto de concorrência desleal é matéria
de proteção residual da Lei de Propriedade Intelectual, retirando-lhe a
sua objetividade. Assim, insta consignar que o conjunto visual dos
produtos merece proteção jurídica independentemente de qualquer
outra formalidade, haja vista ser desnecessário o seu registro para
pleitear sua proteção.

A Lei n. 9.279/96, em seu artigo 195 e incisos, trata a concorrência
deslealcomo tipo penal, referindo-se o inciso III a qualquer ato que,
praticado de má-fé, por meio fraudulento, vise desviar a clientela de
seu concorrente.

A contrafação de“trade dress" configura ato desleal protegido, também,
na esfera cível, sendo certo que o artigo 209, da referida norma,
ressalva o direito de o prejudicado haver perdas e danos na hipótese
de prática de atos que venham “prejudicar a reputação ou os negócios
alheios, a criar confusão entre estabelecimentos comerciais, industriais
ou prestadores de serviço, ou entre os produtos e serviços postos no
comércio". A identidade do conjunto imagem deve ser aquilatada ante
a possibilidade de incutir confusão no consumidor e o desvio de
concorrência decorrente desta falta de clareza. Assim, o aspecto visual
deve conduzir o consumidor mais desatento a adquirir um produto do
concorrente pensando ser do outro fornecedor. (e-STJ, fl. 2.799).

Nas razões de seu recurso especial, ATHLETIC alegou dissídio
jurisprudencial e ofensa aos arts. 96, § 3°, 109 e 42, I, da Lei de Propriedade Industrial,
porque, ao contrário do que fixado no acórdão recorrido, não seria possível
conferir proteção jurídica ao desenho industrial dos produtos sem que ele
fosse registrado no Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI.

A Terceira Turma desta Corte Superior já teve a oportunidade de esclarecer
que o trade dress mencionado pelo acórdão não se confunde com o conceito de
desenho industrial , destacado nas razões do recurso especial.

Além disso, também esclareceu que a proteção ao trade dress se dá
independentemente de registro no INPI.

Confira-se:

PROPRIEDADE INDUSTRIAL. RECURSO ESPECIAL. CONJUNTO-
IMAGEM (TRADE DRESS). COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTO
AFIM. EMBALAGENS ASSEMELHADAS. CONCORRÊNCIA

DESLEAL. ART. 209 DA LEI N. 9.279/1996 (LPI). PERÍCIA TÉCNICA
NÃO REQUERIDA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. NÃO
PROVADO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO.

1. O conjunto-imagem (trade dress) é a soma de elementos
visuais e sensitivos que traduzem uma forma peculiar e
suficientemente distintiva de apresentação do bem no mercado
consumidor.

2. Não se confunde com a patente, o desenho industrial ou a
marca , apesar de poder ser constituído por elementos passíveis de
registro, a exemplo da composição de embalagens por marca e
desenho industrial.

3. Embora não disciplinado na Lei n. 9.279/1996, o conjunto-
imagem de bens e produtos é passível de proteção judicial
quando a utilização de conjunto similar resulte em ato de
concorrência desleal, em razão de confusão ou associação com
bens e produtos concorrentes (art. 209 da LPI).

4. A caracterização de concorrência desleal por confusão, apta a
ensejar a proteção ao conjunto-imagem (trade dress) de bens e
produtos, é questão fática a ser examinada por meio de perícia
técnica.

5. No caso dos autos, a recorrida (autora da demanda originária) não
promoveu a dilação probatória necessária à comprovação do fato
constitutivo de seu direito - a existência de conduta competitiva desleal
-, devendo, por isso, suportar o ônus estático da prova (art. 333, I, do
CPC/1973).

6. Recurso especial conhecido e provido.

(REsp 1.591.294/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE,
Terceira Turma, DJe 13/3/2018 - sem destaque no original)

PROPRIEDADE INDUSTRIAL. RECURSO ESPECIAL. CONJUNTO-
IMAGEM (TRADE DRESS). COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTO
AFIM. EMBALAGENS ASSEMELHADAS. CONCORRÊNCIA
DESLEAL. ART. 209 DA LEI N. 9.279/1996 (LPI). PERÍCIA TÉCNICA
REQUERIDA. DISPENSA INJUSTIFICADA. CERCEAMENTO DE
DEFESA CONFIGURADO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E
PROVIDO.

1. O conjunto-imagem (trade dress) é a soma de elementos
visuais e sensitivos que traduzem uma forma peculiar e
suficientemente distintiva, vinculando-se à sua identidade visual,
de apresentação do bem no mercado consumidor.

2. Não se confunde com a patente, o desenho industrial ou a
marca, apesar de poder ser constituído por elementos passíveis de
registro, a exemplo da composição de embalagens por marca e
desenho industrial.

3. Embora não disciplinado na Lei n. 9.279/1996, o conjunto-imagem
de bens e produtos é passível de proteção judicial quando a utilização
de conjunto similar resulte em ato de concorrência desleal, em razão
de confusão ou associação com bens e produtos concorrentes (art.
209 da LPI).

4. No entanto, por não ser sujeito a registro - ato atributivo do direito
de exploração exclusiva - sua proteção não pode servir para ampliar
direito que seria devido mediante registro, de modo que não será
suficiente o confronto de marca a marca para caracterizar a
similaridade notória e presumir o risco de confusão.

5. A confusão que caracteriza concorrência desleal é questão fática,
sujeita a exame técnico, a fim de averiguar o mercado em que inserido
o bem e serviço e o resultado da entrada de novo produto na
competição, de modo a se alcançar a imprevisibilidade da conduta
anticompetitiva aos olhos do mercado.

6. O indeferimento de prova técnica, para utilizar-se de máximas da

experiência como substitutivo de prova, é conduta que cerceia o direito
de ampla defesa das partes.

7. Recurso especial conhecido e provido.

(REsp 1.353.451/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE,
Terceira Turma, DJe 28/9/2017)

RECURSOS ESPECIAIS. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. AÇÃO DE
NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. INDEFERIMENTO DE
PEDIDO DE REGISTRO DE MARCA TRIDIMENSIONAL.
INTERVENÇÃO DE TERCEIROS APÓS A PROLAÇÃO DE
SENTENÇA. ASSISTÊNCIA. INTERESSE JURÍDICO. AUSÊNCIA.
INGRESSO NA LIDE INDEFERIDO.

[...]

4. Na hipótese dos autos, a concessão ou não dos registros marcários
pleiteados nesta ação não irradia efeitos sobre qualquer relação ou
vínculo jurídico existente entre as recorrentes (terceiros) e o pretenso
assistido (INPI), sobretudo porque, nas ações de infração por
violação de trade dress (movidas pela recorrida em face das
recorrentes), não se discute registro sujeito ao exame da
autarquia federal, mas, tão somente, atos de concorrência desleal
praticados por imitação de produto ou embalagem dotados de
características distintivas.

5. A pretensão de utilização de uma embalagem em um formato
específico, como ocorre no particular, demonstra, apenas, haver
interesse econômico-comercial por parte das recorrentes, na medida
em que estas deverão arcar, caso saiam derrotadas na ação, com os
custos concernentes à alteração do design de suas embalagens ou ao
requerimento de licença de uso face à titular do direito.

6. O efeito decorrente de um julgamento favorável aos interesses da
recorrida na presente ação - que lhe garantiria o uso exclusivo das
embalagens tridimensionais pleiteadas - seria exatamente o mesmo na
hipótese de inexistirem as outras demandas ajuizadas em face das
recorrentes, haja vista que o direito de exclusividade, decorrente da
concessão de registros marcários, se opera ope legis e erga omnes.

RECURSOS ESPECIAIS NÃO PROVIDOS. SEM MAJORAÇÃO DE
HONORÁRIOS.

(REsp 1.854.492/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Rel.
p/ Acórdão Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, DJe
18/12/2020)

Nessas condições, NEGO PROVIMENTO ao recurso especial.

MAJORO em 5% o valor dos honorários advocatícios anteriormente fixados
em desfavor de ATHLETIC, na forma do art. 85, § 11, do NCPC.

Por oportuno, previno as partes de que a interposição de recurso contra esta
decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente,
poderá acarretar condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4°, ou 1.026, §
2°, ambos do NCPC.

Publique-se. Intimem-se.

Brasília, 15 de abril de 2021.

Ministro MOURA RIBEIRO
Relator