Informações do processo 2016/0009694-7

Os processos abaixo relacionados encontram-se com Vista à(s) parte(s) para regularizar a

representação processual:

DECISÃO

Trata-se de agravo em recurso especial interposto por SANTA NATURA BRASIL

- IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS NATURAIS E ALIMENTICIOS LTDA -
ME contra decisão que inadmitiu seu recurso especial, fundamentado na alínea "a" do permissivo
constitucional contra v. acórdão do eg. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJ-SP),
assim ementado:

"Assistência judiciária. Pessoa jurídica. Postulação do beneficio no curso da
demanda, já quando proferida sentença condenatória. Ausência de presunção
de necessidade. Demonstração, porém, das dificuldades financeiras que são
mesmo consequência do deferimento da liminar pleiteada pelas autoras para
que cessassem as atividades empresariais da ré em suposta contrafação à sua
marca. Agravo retido desprovido.

Propriedade industrial. Direito à exclusividade de utilização de nome e marca
registrada de alto renome. Vulneração. Titularidade, por terceiro, da marca
em outro País que, no caso, não autoriza sua utilização pela ré. Recurso
desprovido." (fl. 991)

Nas razões do recurso especial, a parte recorrente alega ofensa ao art. 124, incisos V,
XIX e XXIII da Lei n. 9.279/96, sustentando, em síntese, que " a utilização da marca SANTA
NATURA e da denominação SANTANATURA BRASIL não configuram, em hipótese alguma,
modalidade de reprodução, com acréscimo, e iniciativa de indevida associação com a famosa
marca NATURA, não existindo qualquer propósito de se aproveitar do prestígio, sucesso e
credibilidade que este sinal distintivo tem junto ao consumidor " (fl.1.011)

Apresentadas contrarrazões às fls. 1.029/1.067.

É o relatório. Decido.

O presente recurso será examinado à luz do Enunciado 2 do Plenário do STJ: "Aos
recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de
março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com
as interpretações dadas, até então, pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça ".

As instâncias ordinárias julgaram parcialmente procedentes os pedidos da recorrida
procedente, condenando a recorrente a abster-se de utilizar a expressão NATURA em sua
denominação social, título de estabelecimento, identificação de produtos e qualquer outra forma
de apresentação ao público, ao fundamento de que a marca NATURA, por se tratar de marca de
alto renome, goza de proteção que não se limita a determinado ramo de atividade. Leia-se, a
propósito, o seguinte trecho do v. acórdão recorrido:

"Neste sentido, incontroverso que as autoras se utilizam da expressão
NATURA, em seu nome empresarial, desde 1970. São titulares da marca
nominativa NATURA para a classe 03.20 ("produtos de perfumaria e de
higiene, e artigos de toucador em geral'') desde junho de 1994 (fls. 142) e
para a classe 40.15 ("serviços auxiliares ao comércio de mercadorias,
inclusive à importação e à exportação") desde novembro de 1999 (fls. 146),
com reconhecimento, pelo INPI, inclusive, de se tratar de marca de alto
renome, nos termos do artigo 125 da Lei 9.279/96, isto a partir de maio de
2005 (fls. 487). Por fim, viu-se que iniciaram a atividade de
comercialização de alimentos naturais em junho de 2007 (fls. 208/220).

Também não há dúvida de que a ré tenha sido constituída em março de 2005
e se de que utilize da expressão SANTA NATURA BRASIL em sua
denominação social e em seu nome empresarial, além da expressão SANTA
NATURA em seu domínio na internet e para identificar os produtos que
vende, sobretudo alimentícios (fls. 453/459 e 720/736). E, insista-se, os seus
pedidos de registro de marcas mistas com a expressão SANTA NATURA
acabaram indeferidos pelo INPI (fls. 902/909) .

Neste contexto, assente-se, de um lado, que as expressões utilizadas pela ré
apresentam absoluta semelhança com o nome e a marca da autora, pois o
elemento evidentemente preponderante, forte, nas expressões que utiliza é
"NATURA" e não "SANTA" ou "BRASIL", comuns e vulgares.

Não há como negar a imitação, observado que "NATURA", ele sim, não é
termo notoriamente comum, vulgar, a atrair a incidência do disposto no
artigo 124, VI, da Lei 9.279/96, porquanto não se confunde com as
expressões "natureza", "natural" ou "in natura", por exemplo,
compreendidas no uso comum para designar produtos extraídos em seu
estado original do meio ambiente ou não industrializados.

A propósito, em julgamento de demanda envolvendo a marca das autoras, já
se decidiu que "se a ideia era identificar os produtos como naturais, assim
destacando esta qualidade ou essência, que se servissem desta palavra ou
termos análogos. Ex.: Tecnologia e Natureza ou Tecnologia Natural; não
convence o argumento de que o sentido da palavra natura empregado é
meramente semântico; não se trata da utilização da expressão 'in natura' que
visa identificar produtos em estado originário ou natural."(Apelação
0222952-73.2006.8.26.0100, Rel. Ramon Mateo Júnior, 7'Câmara de Direito
Privado, j. 03/07/2013)

M as, se é assim, não se autorizava a utilização daquelas expressões pela ré,
ainda que para o exercício de atividade empresarial no ramo de comércio de
produtos alimentícios naturais a que só posteriormente tenham ingressado
as autoras, valendo não olvidar a proibição, de âmbito nacional, que se

contém no artigo 124, V, da Lei 9.279/96, de registro de marcas reprodutivas
ou imitativas de nome de empresa ou título de estabelecimento de terceiros ,
causando, inclusive, confusão ao público utente, consumidor dos serviços ou
produtos disponibilizados no mercado. Nada diverso, diga-se, da própria
tutela, também ao nome da empresa, que na própria Constituição Federal se
erigiu, em seu artigo 5°, inciso XXIX, para todo o território nacional.

Mais ainda, foi na mesma esteira que, desde o artigo 6 bis da Convenção de
Paris, e o que se levou ao artigo 126 da Lei 9.279/96, se protege no Brasil,
além do nome da empresa, também a marca notoriamente conhecida que
designe seus produtos ou serviços.

E é justamente, como se viu, o que ocorre no caso, em que a marca da autora
não só foi reconhecida pelo INPI como de alto renome, assim merecedora
de tutela sequer limitada a um determinado ramo de atividade, preservando-
se a confiança do público consumidor, a empreitada criativa e o
investimento feito da indevida iniciativa parasitária.

E, conforme já se decidiu (REsp 698855/RJ, Rel. Ministra Nancy Andrighi,
Terceira Turma, julgado em 25/09/2007, DJ 29/10/2007, p. 218), o grau de
confusão entre os produtos não se afere com base no consumidor atento,
perspicaz, que certamente não levará os produtos SANTA NATURA pensando
estar adquirindo produtos das autoras, senão no comum das pessoas que
efetivamente pode não se dar conta da distinção pretendida pela ré.

De outro lado, nem se há de olvidar que a proteção oferecida sob o pálio da
concorrência desleal não visa somente o consumidor, mas também o
investimento do empresário no desenvolvimento e na diferenciação de seu
produto, evitando-se assim o "efeito carona'' que se dá quando o
concorrente imita cores, imagens, nomes, não apenas causa confusão no
público, eventualmente atingindo fatia de mercado, na hipótese de compra
de uma coisa pela outra , como pratica ilícito pelo simples atravessar o
investimento, muitas vezes milionário, no desenvolvimento de dísticos
imponderáveis.'' (Voto vencedor na Apelação 9155837-22.2005.8.26.0000,
Rel. designada Lucila Toledo, 10ª Câmara de Direito Privado, j. 31/01/2012).
Em diversos termos, também se busca evitar a diluição da marca, a
desvalorização do sinal distintivo em que o empresário investiu, mesmo
mediante a publicidade realizada, tanto quanto na qualidade do produto ou
serviço. Na lição de Ricardo Luiz Lorenzetti, "diluição é a perda da
capacidade que possui uma marca famosa de identificar e distinguir produtos
e serviços, independente da presença ou ausência de risco de confusão, erro
ou engano. As leis antidilution (contra a diluição) centram seu foco de
atenção na proteção do titular da marca, mas com isso logram proteger o
consumidor. Os requisitos são: a marca deve ser notória e o uso ilícito deve
apresentar caráter comercial que provoque a diluição da qualidade distintiva
da marca. Pode ocorrer dilution no caso de tarnishment (descrédito), que
ocorre quando uma marca famosa é vinculada a produtos de pior qualidade
ou representada de uma maneira perniciosa, e blurring (obscurecimento), que
tem lugar nas hipóteses em que ocorre uma perda do poder de venda e do
valor da marca como consequência do uso não autorizado'' (Comércio
Eletrônico, tradução de Fabiano Menke, RT 2004, p. 231).

Também não prejudica a solução recorrida a alegação de que os produtos
comercializados pela ré sejam importados do Peru, onde outra empresa é
titular da marca SANTA NATURA, cujo pedido consta ter sido depositado
em abril de 2004, mas não concedido antes de março de 2006 (v. fls. 688).

A proteção que se discute, como acima se vem de salientar, há de se
estender a todos os países signatários da Convenção da União de Paris (além
do art. 6º, art. 8º: "O nome comercial será protegido em todos os países da
União sem obrigação de depósito ou de registro, quer faça ou não parte de
marca fábrica ou de comércio'', portanto vedado registro que infrinja nome
ou a marca mesmo fora dos lindes de cada Estado.

E ainda se diga que o inverso seja verdadeiro, assim em beneficio do titular
da marca no estrangeiro, não há como se tutelar a marca concedida no
Peru posteriormente ao reconhecimento de se tratar de marca de alto
renome no Brasil . Assim o art. 6º, quinquies, A (1) e B (1 ): Qualquer marca
de fábrica ou de comércio regularmente registrada no país de origem
será admitida para registro e protegida na sua forma original nos outros
países da União, com as restrições indicadas no presente artigo. (...) B . - Só
poderá ser recusado ou invalidado o registro das marcas de fábrica ou de
comércio mencionadas no presente artigo, nos casos seguintes: (1) Quando
forem suscetíveis de prejudicar direitos adquiridos por terceiros no país em
que a proteção é requerida". " (fls. 995/1.001, g.n.)

Com efeito, nos termos da jurisprudência pacificada desta Corte, as marcas de alto
renome, registradas previamente no INPI, gozam de proteção em todos os ramos de atividade ,
independentemente de sua aptidão, ou não, de causar confusão no consumidor na aquisição de
produtos ou serviços. Nesse sentido:

"RECURSO ESPECIAL. DIREITO MARCÁRIO. PRETENSÃO DA AUTORA
DE EXCLUSIVIDADE DE USO DO NOME "CHANDON" EM QUALQUER
ATIVIDADE. AUSÊNCIA DE REGISTRO COMO MARCA DE ALTO
RENOME. MARCA NOTORIAMENTE CONHECIDA. PROTEÇÃO
RESTRITA AO RESPECTIVO RAMO DE ATIVIDADE. MANUTENÇÃO DO
REGISTRO DE MARCA DA RECORRIDA. EXERCÍCIO DE RAMOS DE
ATIVIDADES DIVERSOS. RECURSO IMPROVIDO.

1. As marcas de alto renome, registradas previamente no INPI como tal,
gozam, nos termos do art. 125 da Lei 9.279/96, de proteção em todos os
ramos de atividade, enquanto as marcas notoriamente conhecidas gozam de
proteção internacional, independentemente de formalização de registro no
Brasil, apenas em seu ramo de atividade, consoante dispõem os arts. 126 da
referida lei e 6º bis, 1, da Convenção da União de Paris, ratificada pelo
Decreto 75.572/75. Neste último, é plenamente aplicável o princípio da
especialidade, o qual autoriza a coexistência de marcas idênticas, desde que
os respectivos produtos ou serviços pertençam a ramos de atividades
diversos.

2. O aludido princípio visa a evitar a confusão no mercado de consumo do
produto ou serviço prestado por duas ou mais marcas, de modo que, para
tanto, deve ser levado em consideração o consumidor sob a perspectiva do
homem médio.

3. No caso dos autos, o uso das duas marcas não é capaz de gerar confusão
aos consumidores, assim considerando o homem médio, mormente em razão
da clara distinção entre as atividades realizadas por cada uma delas. Não há
risco, de fato, de que o consumidor possa ser levado a pensar que a
danceteria seria de propriedade (ou franqueada) da MOET CHÂNDON
francesa, proprietária do famoso champanhe.

4. Não se tratando a recorrente de marca de alto renome, mas de marca
notoriamente conhecida e, portanto, protegida apenas no seu mesmo ramo de
atividade, não há como alterar as conclusões constantes do acórdão
recorrido.

5. Recurso especial improvido."

(REsp n. 1.209.919/SC, relator Ministro Lázaro Guimarães
(Desembargador Convocado do TRF 5ª Região), Quarta Turma, julgado em
13/3/2018, DJe de 19/3/2018, g.n.)

"Propriedade industrial. Recurso Especial. Ação cominatória.

Proibição ao uso de marca de alto renome. Exceção ao princípio da
especialidade. Impossibilidade de associação entre produtos e serviços.

Irrelevância. Declaração do INPI reconhecendo a marca de 'alto renome'.
Imprescindibilidade.

- O direito de propriedade da marca é limitado, entre outros, pelo princípio
da especialidade/especificidade, o qual é previsto, de forma implícita no art.
124, XIX, da Lei 9279/96.

- O princípio da especialidade não se aplica às marcas de alto renome,
sendo assegurada proteção especial em todos os ramos da atividade, nos
termos do art. 125 da Lei 9279/96.

- É irrelevante, para fins de proteção das marcas de alto renome, a
discussão a respeito da impossibilidade de confusão pelo consumidor na
aquisição de produtos ou serviços.

- Para se conceder a proteção conferida pelo art. 125 da Lei 9279/96, é
necessário procedimento junto ao INPI, reconhecendo a marca como de 'alto
renome'.

Recurso especial a que nega provimento."

(REsp n. 951.583/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi , Terceira Turma,
julgado em 27/10/2009, DJe de 17/11/2009, g.n.)

Ainda sobre a questão, esta Corte entende que os efeitos do reconhecimento do alto
renome da marca pelo INPI opera efeitos ex nunc, de modo que as marcas registradas
anteriormente de boa-fé não são atingidas pelo registro do alto renome. A propósito:

"RECURSO ESPECIAL. NULIDADE DE REGISTRO DE MARCA.
PRODUTOS. MESMO RAMO COMERCIAL. MARCAS REGISTRADAS. USO
COMUM. EXCLUSIVIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. ALTO RENOME.
EFEITO PROSPECTIVO.

1. Visa a presente ação ordinária a declaração de nulidade do registro de
propriedade industrial da marca SANYBRIL, que atua no mesmo ramo
comercial da autora de marca BOM BRIL.

2. Conforme a jurisprudência consolidada desta Corte, marcas fracas ou
evocativas, que constituem expressão de uso comum, de pouca originalidade,
atraem a mitigação da regra de exclusividade decorrente do registro,
admitindo-se a sua utilização por terceiros de boa-fé.

3. Tendo o Tribunal estadual concluído, diante do contexto fático-probatório
dos autos, que o termo BRIL seria evocativo e de uso comum, e que as marcas
teriam sido registradas sem a menção de exclusividade dos elementos
nominativos, não haveria como esta Corte Superior rever tal entendimento,
sob pena de esbarrar no óbice da Súmula nº 7/STJ.

4. O Superior Tribunal de Justiça decidiu que, a partir do momento que o
INPI reconhece uma marca como sendo de alto renome, a sua proteção se
dará com efeitos prospectivos (ex nunc). Assim, a marca igual ou parecida
que já estava registrada de boa-fé anteriormente não será atingida pelo
registro daquela de alto renome, como no caso em apreço.

5. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido."
(REsp n. 1.582.179/PR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva ,
Terceira Turma, julgado em 9/8/2016, DJe de 19/8/2016, g.n.)

No presente caso, conforme se extrai dos autos, o INPI reconheceu a marca
NATURA como sendo de alto renome em maio de 2005. Por sua vez, em que pese a recorrente
utilize o nome "SANTA NATURA" desde março de 2005, os pedidos de registro de marcas
mistas com a referida expressão foram realizados somente em julho de 2005, portanto após o
reconhecimento do alto renome, e acabaram indeferidos pelo INPI justamente por esse