Informações do processo 2016/0182682-8

Os processos abaixo relacionados encontram-se com VISTA à(s) parte(s) para regularizar
a representação processual, nos termos da certidão constante dos autos:

Trata-se de agravo interposto por PLENA COMERCIAL ATACADISTA LTDA,
PRINCIPAL DO BRASIL COMERCIAL ATACADISTA LTDA, SEA VENTURE
EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA e REVERE EMPREENDIMENTOS E
PARTICIPAÇÕES LTDA contra decisão que não admitiu recurso especial, com fundamento no
art. 105, III, a e c, da Constituição Federal, desafiando acórdão do Tribunal de Justiça do Estado
de São Paulo, assim ementado (fl. 1.203):

Marcas e patentes. Importação paralela. Duas ações. Pedidos de obrigação
de não fazer e indenizatória. Sentença de procedência na obrigação de não
fazer e parcial procedência na indenizatória. Inconformismo das partes.
Preliminar de ilegitimidade afastada. Debate sobre o mecanismo da
importação paralela vedado na legislação pátria por opção explícita do
legislador. Ato ilícito pelas rés. Sentença de obrigação de não fazer mantida.
Dever de indenizar evidenciado. Danos morais ausentes, pois
incomprovados. Danos materiais de 70% sobre as receitas auferidas pelas rés
com a comercialização de produtos da marca "Brother''.

Recurso das rés na demanda indenizatória parcialmente provido, desprovidos
os demais.

Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (fl. 1.232):

Embargos de declaração. Ausência de omissão, obscuridade ou
contradição no acórdão embargado. Embargos rejeitados.

Afirmam as recorrentes ter o acórdão recorrido violado os arts. 68, §§ 3º e 4º e
132, III, ambos da Lei 9.279/1996, pois, segundo entendem, é equivocado "considerar ilícita a
importação paralela (e condenar as Recorrentes na abstenção de utilização e exploração

comercial da marca BROTHER) em confronto com a doutrina de exaustão de direitos de
propriedade intelectual que permite a importação paralela de produtos colocados em circulação
pelo titular da marca a partir da primeira venda;" (fl. 1.243)

Salientam que adquiriram, no exterior, produtos da BROTHER INDUSTRIES de
empresas que são por ela permitidas a comercializar aqueles bens, daí porque, na espécie,
somente seria possível considerar ilícita a importação paralela se: a) houvesse
alteração/contrafação dos produtos ou b) o fabricante/titular da marca se opusesse expressamente
ao comércio de seus bens por terceiros.

Ambas as hipóteses não ocorrem, segundo dizem, porque a "BROTHER

INDUSTRIES possui vasta rede de distribuição de seus produtos e não se opõe que os
distribuidores os comercializem inclusive a países onde conferiu exclusividade de exploração da
marca a uma determinada pessoa, o que afasta ilicitude das importações praticadas pelas
Recorrentes de produtos colocados em circulação com consentimento da fabricante ." (fl. 1.245)

Suscitam também dissídio com arestos do TJCE e deste Tribunal Superior, no
sentido de que "no caso de colocação do produto original no mercado pela fabricante ou por
outrem com seu consentimento não há se falar em importação paralela ilícita, mas sim legítima
e salutar ao mercado interno de consumo, ao passo que o tribunal recorrido entendeu ilícita a
importação paralela realizada pelas Recorrentes, mesmo que os produtos tenham sido
adquiridos de distribuidores autorizados no exterior, dando interpretação divergente ao art.
132, III da LPI." (fl. 1.246)

Asserem que a BROTHERS BRASIL, autora da presente demanda, não tem interesse
em impedir as recorrentes de venderam os produtos da BROTHERS INDUSTRIES. Esta, sequer,
consta como coautora desta ação, já que não se opõe à importação paralela de bens que foram
adquiridos da rede de seus distribuidores no exterior.

Apresentadas contrarrazões (fls. 1.347-1.360).

É o relatório. Decido.

Mister trazer a lume, de início, os fundamentos do acórdão recorrido (fls. 1.204-
1.210):

(...)

Ao mérito.

O mecanismo da importação paralela é conhecido e amplamente debatido,
mundialmente, no direito patentário.

Trata-se de questão que envolve a compra de medicamento pelos meios legais
em país diverso do que se pretende comercializá-lo, a importação do produto
ao país no qual o comércio será realizado e o comércio em si.

O debate perpassa a questão da exaustão dos direitos de propriedade
intelectual. A questão é: considerado que a exaustão seja nacional, uma vez
que se adquire produto cuja propriedade intelectual pertence a determinado
proprietário, exauriu-se o direito intelectual do proprietário àquele produto
e o comprador pode fazer o que bem entender com o produto, inclusive
importa-lo e comercializá-lo em outros países. Por outro lado, considerando
que a exaustão seja internacional, persiste a proteção integral à
comercialização do produto pelo proprietário, de modo que a compra do
produto em determinado país não libera o comprador a importa-lo e

comercializá-lo em outro, dependendo assim de autorização, mediante
negociação, do proprietário.

Ressalve-se que, dentro deste prisma, a importação paralela só é possível
quando o titular da patente em questão é o mesmo em ambos os países
envolvidos.

Pois bem.

O acordo TRIPS, que regulou internacionalmente a matéria, deixou
propositalmente em aberto o entendimento de cada país em relação ao
assunto (artigo 6º). Não se chegou, na negociação havida entre os países, a
um consenso.

Isto porque, por óbvio, há um conflito de interesses. Por um lado, o
entendimento pela exaustão nacional (que, consequentemente, autoriza a
importação paralela), interessa aos países que menos patentes possuem (suas
empresas). Por outro lado, a exaustão internacional (que desautoriza a
importação paralela) beneficia os países e empresas que mais possuem
patentes.

Relevante mencionar que, neste sentido, durante a negociação do Acordo
TRIPS da OMC, o Brasil foi um dos países que pressionaram para a adoção
do regime de exaustão internacional dos direitos de propriedade intelectual.

O Brasil, sabe-se, não é dos maiores detentores de patentes. Contudo,
mesmo autorizado pelo mencionado acordo TRIPS a adotar entendimento
permissivo à importação paralela, e internacionalmente pressionando em tal
sentido, não o fez. E, na criação da legislação, todo o debate permeou a
adoção do artigo 43, inciso IV da Lei 9.279/1996.

Conforme explica Gontijo, "Como se vê, apesar de não haver qualquer
restrição em TRIPS, os legisladores brasileiros não incluíram, no texto da lei,
dispositivo consagrador da teoria da exaustão de direitos, impedindo assim
as importações paralelas, instrumento de reconhecido valor na prevenção de
abusos dos direitos de patente. Tais importações são forte meio de reduzir
custos e produtos para exportação e são de particular importância no setor
farmacêuticos, em que parcela substancial dos produtos intermediários é
encontrada a menor preço no mercado internacional" e "A lei brasileira
perdeu, por pouco, a oportunidade de ter em seu texto as importações
paralelas como instrumento destinado a prevenir abusos de preços por parte
do titular ou seu licenciado. O projeto aprovado na Câmara continha artigo
neste sentido. Na tramitação do projeto no Senado houve manutenção da
proposta na fase inicial, mas o texto final acabou resultando e uma
disposição inócua, por limitar a busca do comprador ao mercado interno".

Tudo isto para deixar claro que, diante do respeitável posicionamento das
rés e de todos possíveis benefícios que trariam a importação paralela ao
país, inclusive considerando os princípios elencados (do livre-mercado, da
concorrência etc), o legislador brasileiro optou, conscientemente, a adotar
entendimento diverso, que prioriza outros princípios igualmente
constitucionais (notadamente o da propriedade privada).

No mesmo sentido vem julgado o Superior Tribunal de Justiça:
(...)

Ilícita, portanto, a conduta das rés. Ao menos a partir da explícita
contestação da autora, detentora do direito intelectual, ao propor as ações
ora julgadas.

Integralmente mantida deve ser, dessarte, a sentença da ação que condenou
as rés a não fazer, no sentido de se absterem a veicular e explorar
comercialmente produtos da marca "Brother" oriundos de importação
paralela.

Dessume-se do excerto transcrito encontrar-se o entendimento do acórdão recorrido

em sintonia com a jurisprudência do STJ, no sentido de que " as importações paralelas são

realizadas à margem do sistema de distribuição seletiva criado pelo fabricante do produto e
titular do direito de propriedade industrial, mas uma vez autorizada a importação pelo titular
do direito da marca, ou por quem estava autorizado para tanto, o produto original entra
licitamente no mercado nacional [...] a proteção do direito marcário, teleologicamente, não
visa proteger o titular do direito contra utilização da marca por quem comercializa produtos
originais, com entrada lícita no país, ainda que obtidos por meio de importação paralela, pois o
sistema não tem o objetivo de proteger os canais de distribuição impostos pelo fabricante/titular
da marca. A proibição absoluta desse tipo de mercado, desde que a importação tenha sido
realizada licitamente, não seria compatível com a livre iniciativa, prevista no art. 1º e 170 da
CF" (REsp n. 609.047/SP, relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Quarta Turma ,
julgado em 20/10/2009, DJe de 16/11/2009.).

No mesmo sentido:

DIREITO MARCÁRIO. RECURSOS ESPECIAIS. MARCA. BEM IMATERIAL
COMPONENTE DO ESTABELECIMENTO. USO SEM A ANUÊNCIA DO
TITULAR. IMPOSSIBILIDADE. CONCORRÊNCIA DESLEAL.
RECONHECIMENTO DA VIOLAÇÃO DO DIREITO DE PROPRIEDADE
INDUSTRIAL. OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR. APURAÇÃO DA EXTENSÃO
DOS DANOS EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. POSSIBILIDADE.
IMPORTAÇÃO PARALELA E RECONDICIONAMENTO DOS PRODUTOS
SEM A ANUÊNCIA DO TITULAR DA MARCA. IMPOSSIBILIDADE.

1. A marca é importante elemento do aviamento, sendo bem imaterial,
componente do estabelecimento do empresário, de indiscutível feição
econômica.

2. Como o Tribunal de origem reconhece a existência de violação do direito
de uso da marca, em observância ao artigo 209 da Lei 9.279/96,
independentemente de ter sido demonstrada a exata extensão dos prejuízos
experimentados pela autora, descabe o julgamento de improcedência dos
pedidos exordiais, pois a apuração pode ser realizada em liquidação de
sentença. Precedentes.

3. A marca é fundamental instrumento para garantia da higidez das relações
de consumo. Desse modo, outra noção importante a ser observada quanto à
marca é o seu elemento subjetivo, que permite ao consumidor correlacionar a
marca ao produto ou serviço, evitando, por outro lado, o desleal desvio de
clientela.

4. As importações paralelas lícitas são contratos firmados com o titular da
marca no exterior, ou com quem tem o consentimento deste para
comercializar o produto. Tendo o Tribunal de origem apurado não haver
autorização, pela titular da marca, para a importação dos produtos, o artigo
132, inciso III, da Lei 9.279/96, não socorre a recorrente.

5. Tolerar que se possa recondicionar produtos, sem submissão ao controle e
aos padrões adotados pelo titular da marca - que também comercializa o
produto no mercado -, significaria admitir a inequívoca confusão ocasionada
ao consumidor que, ao adquirir produto da marca, espera obter bem de
consumo que atenda a determinado padrão de qualidade e confiabilidade que
associa ao signo.

6. Conduta que, por outro lado, não atende aos objetivos da Política Nacional
de Relações de Consumo, consoante disposto no artigo 4º, incisos I, III e VI,
do Código de Defesa do Consumidor, que sobrelevam aos interesses da parte.
7. Recursos especiais parcialmente conhecidos para, na extensão, dar parcial
provimento apenas ao da autora, para restabelecer o decidido na sentença,

inclusive no que tange aos ônus sucumbenciais, devendo a extensão dos danos
ser apurada em liquidação por artigos. Negado provimento ao recurso da ré.

(REsp n. 1.207.952/AM, relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO,
Quarta Turma , julgado em 23/8/2011, DJe de 1/2/2012)

RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. MARCAS.
IMPORTAÇÃO PARALELA DE PRODUTOS ORIGINAIS. NECESSIDADE
DE CONSENTIMENTO DO TITULAR DA MARCA. TERRITORIALIDADE
NACIONAL EXIGIDA NA EXAUSTÃO DA MARCA, MEDIANTE O
INGRESSO CONSENTIDO NO TERRITÓRIO BRASILEIRO. OPOSIÇÃO
SUPERVENIENTE, CONTUDO, AO PROSSEGUIMENTO DA
IMPORTAÇÃO, APÓS LONGO PERÍODO DE ATIVIDADE
IMPORTADORA CONSENTIDA. RECUSA DE VENDER PELA
PROPRIETÁRIA DA MARCA. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA LIVRE
CONCORRÊNCIA. INDENIZAÇÃO POR LUCROS CESSANTES
DECORRENTES DA RECUSA DE VENDER. RECURSO ESPECIAL
PROVIDO EM PARTE.

1. A "importação paralela" de produtos originais, sem consentimento do
titular da marca ou de quem autorizado a concedê-la, é, em regra, proibida,
ante o disposto no art. 132, II, da Lei nº 9279/96. Mas, uma vez consentida
pelo titular da marca ou por quem por ele autorizado para tanto, a entrada
do produto original no mercado nacional não pode configurar importação
paralela ilícita.

2. Inadmissibilidade de vedação da importação paralela apenas a produtos
contrafeitos ("pirateados") adquiridos no exterior, abrangendo, a vedação,
produtos genuínos, adquiridos no exterior, pois necessário o ingresso
legítimo, com o consentimento do titular da marca, no mercado nacional,
para a exaustão nacional da marca.

3. Tendo em vista o longo período de realização de importações paralelas,
mediante contratos firmados no exterior com o produtor titular do direito da
marca ou com quem tinha o consentimento deste para comercializar o
produto, e, ainda, a ausência de oposição por aludido titular ou do
representante legal no Brasil, não é possível recusar abruptamente a venda
do produto ao adquirente, dada a proibição de recusa de vender, constante
dos artigos 20, da Lei 8.884/94 e 170, IV, da Constituição Federal.

4. Indenização, a ser objeto de liquidação por arbitramento, ante o fato da
recusa de vender (CC/2002, art. 186 e Lei 8884/94, art. 20).

5. Recurso Especial provido em parte.

(REsp n. 1.249.718/CE, relator Ministro SIDNEI BENETI, Terceira
Turma , julgado em 18/12/2012, DJe de 12/3/2013)

Incide à espécie a Súmula 83/STJ.

Ir além, ou seja, entender de forma diversa do acórdão recorrido para reconhecer a
licitude da importação realizada pelas recorrentes, com a autorização da importação pelo titular
do direito da marca, ou por quem estava autorizado para tanto, demanda revolvimento do
conjunto fático-probatório, o que encontra óbice na Súmula 7/STJ.

A propósito:

PROPRIEDADE INDUSTRIAL. DIREITO DE MARCAS. IMPORTAÇÃO
PARALELA DE PRODUTOS ORIGINAIS SEM O CONSENTIMENTO DO
TITULAR DA MARCA NO BRASIL. CONCORRÊNCIA DESLEAL.
INOCORRÊNCIA.

1. As importações paralelas são realizadas à margem do sistema de
distribuição seletiva criado pelo fabricante do produto e titular do direito de

propriedade industrial, mas uma vez autorizada a importação pelo titular do
direito da marca, ou por quem estava autorizado para tanto, o produto
original entra licitamente no mercado nacional.

2. Tendo em vista que as importações paralelas, lícitas, são contratos
firmados com o produtor/titular do direito da marca no estrangeiro, ou com
quem tinha o consentimento deste para comercializar o produto, ou seja, um
distribuidor no país em que é realizada a operação, não pode o titular da
marca opor ao adquirente do produto restrições de redistribuição, pois a
colocação do produto no mercado esgota o seu direito de propriedade
industrial, ainda que a titularidade da marca no Brasil seja diversa da
titularidade da marca no exterior.

3. A proteção do direito marcário, teleologicamente, não visa proteger o
titular do direito contra utilização da marca por quem comercializa produtos
originais, com entrada lícita no país, ainda que obtidos por meio de
importação paralela, pois o sistema não tem o