Informações do processo 2013/0145434-6

Trata-se de agravo em recurso especial interposto por TRANSATLÂNTICA

CONTAINERS E SERVIÇOS PORTUÁRIOS LTDA, doravante TRANSATLÂNTICA

CONTAINERS , contra decisão exarada pela il. Presidência do eg. Tribunal de Justiça do

Estado do Paraná (TJ-PR), que inadmitiu o recurso especial.

Cuidam os autos, na origem, de "ação de cominatória c/c perdas e danos e

lucros cessantes" proposta por TRANSCONTAINER DO BRASIL TRANSPORTES

LTDA contra TRANSATLÂNTICA CONTAINERS.

O il. Magistrado julgou procedente o pedido (sentença às fls. 163/168).

Diante disso, TRANSATLÂNTICA CONTAINERS interpôs apelação, a

qual foi desprovida pelo eg. TJ-PR, nos termos do v. acórdão, assim ementado (fls.

229/230):

"APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO COMINATÓRIA C/C PERDAS E
DANOS E LUCROS CESSANTES - INTERVENÇÃO INPI -
DESNECESSIDADE - MATÉRIA DE COMPETÊNCIA DA
JUSTIÇA ESTADUAL - CERCEAMENTO DE DEFESA -
INOCORRÊNCIA - PRESCRIÇÃO DA AÇÃO - NÃO
CARACTERIZAÇÃO - MARCAS DE CLASSES DISTINTAS -
LIMITAÇÃO AO USO - MULTA DIÁRIA DEVIDAMENTE
APLICADA - RECURSO NÃO PROVIDO.

1. A intervenção obrigatória do INPI e a competência da Justiça
Federal ocorre somente nas ações de nulidade do registro de
marca, quando tratar-se de suspensão do uso da marca
competente a Justiça Estadual para julgamento do feito.

2. Havendo prova documental suficiente tratando-se de matéria
exclusivamente de direito, inútil a produção de prova testemunhal,
autorizando o julgamento antecipado da lide, não havendo que se
falar em cerceamento de defesa.

3. Em relação à prescrição, tratando-se de ação cominatória para
suspensão de uso de marca e não se de ação de anulação de
registro o termo inicial da prescrição pressupõe o conhecimento da
utilização indevida da marca.

4. 'Apelação Cível - Conflito entre marca e nome comercial
semelhantes utilizados no mesmo ramo de atividades - Globalvest
e Globalinvest - Gonjugação de palavras genéricas - Ausência de
marca comum - Confusão entre os consumidores - Direito de
exclusividade conferido à empresa detentora do registro mais
antigo - Princípio da anterioridade - Reparação civil - Prescrição -
Termo 'a quo' - Ciência inequívoca da ofensa ou do dano aos
direitos marcários - Danos materias não comprovados - Danos
morais devidos'.

(TJPR. AC 0453085-8, 18 CCív., rel. Des. Ruy Muggiati, j.
13/02/2008)

5. Admissível a aplicação de multa diária pelo descumprimento de
ordem judicial."

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (acórdão às fls.
258/264).

Inconformada, TRANSATLÂNTICA interpôs recurso especial, com fulcro
no art. 105, inciso III, alíneas "a" e "c", da CF/88, no qual alega do art. 109, inciso I, da
CF; dos arts. 13, 142, inciso II, e 173 da Lei n.º 9.279/96; e do art. 269, inciso IV, do
CPC/73.

Como dito, o apelo nobre foi inadmitido às fls. 327/331.

Irresignada, TRANSATLÂNTICA CONTAINERS manejou o presente
agravo em recurso especial refutando os fundamentos da decisão que inadmitiu seu apelo
nobre.

Não foi apresentada contraminuta (certidão de fl. 374).

É o relatório. Decido.

Cumpre salientar que o presente recurso será examinado à luz do Enunciado

2 do Plenário do STJ: "Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973
(relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os
requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas, até
então, pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça".

A irresignação merece prosperar quanto ao art. 173 da lei n.º 9.279/96 e art.

269, inciso IV, do CPC/73.

Sob as referidas ofensas, afirma a agravante que a demanda em que se
pretende a abstenção do uso de marca exige a intervenção do INPI e, por conseguinte, a
competência para apreciá-la seria da Justiça Federal.

O eg. TJ-PR, por seu turno, rechaçou a tese suscitada pela agravante, sob o
fundamento de que o art. 175 da Lei n.º 9.279/96 restringe-se às hipóteses de nulidade da
marca sem abranger, portanto, aquelas em que se pleiteia a mera suspensão do seu uso. À
título elucidativo, colacionam-se os seguintes trechos do v. acórdão estadual (fls. 233/236):

"Inicialmente não há que se falar em necessidade de Intervenção
do INPI e que a ação é de competência da Justiça Federal.

Afirma o apelante que, nos termos do art. 175 da Lei 9.279/96, as
ações de limitação do uso de marca a intervenção do INPI passou
a ser obrigatória. Entretanto, não é o que se compreende da
leitura do referido artigo:

(...)

Observa-se que a intervenção obrigatória do INPI e a competência
da Justiça Federal somente ocorrem nas ações de nulidade do
registro de marca. Sendo o registro de marcas efetuado pelo INPI
por óbvio que para anular tal registro o órgão deverá intervir.
Entretanto, a presente ação não tem o objetivo de decretar a
nulidade do registro, e sim suspender o uso pela apelante de marca
pertencente à apelada. Deste modo, a competência permanece com
a Justiça Estadual e não existe obrigatoriedade de intervenção do
INPI.

(...)

Não havendo interveniência do 1NPI na lide também não há de se
transferir a competência para a Justiça Federal, veja-se:"
(...)

Assim, não assiste razão à apelante ao pretender a interferência
obrigatória do INPI e a competência da Justiça Federal para os
autos."

Com efeito, a Segunda Seção deste Sodalício, no Tema Repetitivo n.º 950,
firmou a seguinte tese: "(...) compete à Justiça Federal, em ação de nulidade de registro
de marca, com a participação do INPI, impor ao titular a abstenção do uso, inclusive
no tocante à tutela provisória ".

No inteiro teor do voto, destacou-se que o pedido de inibição do uso da
marca decorre do exegese do art. 173 da Lei n.º 9.279/96, sendo, portanto, uma

consequência lógica da nulidade do registro. Dessa forma, concluir no sentido de que o
pedido de suspensão da marca poderia ser feito na Justiça estadual, numa interpretação literal
de que a Justiça federal apenas apreciaria o pedido de nulidade, deturparia a lógica busca
pelo legislador. Com efeito, o pedido de suspensão impediria, do mesmo modo, o uso da
marca pelo seu legítimo detentor. Nesse contexto, assim como o pedido de nulidade, o
pedido de suspensão do uso também exige a intervenção do INPI, cuja competência será da
Justiça Federal.

À título elucidativo, colacionam-se os seguintes trechos do voto proferido no
Resp. 1527232/SP, afetado no Tema n. 950:

"Cumpre anotar, por oportuno, em que pese as ácidas
ponderações minoritárias da doutrina acerca do art. 175 da LPI,
no sentido de que a lei infraconstitucional não pode conduzir ao
estabelecimento de competência da Justiça Federal. Na verdade,
segundo entendo, esse ponto prevaleceria se constituísse
providência desarmônica com a Constituição Federal.

No entanto, respeitado entendimento contrário, o art. 175 da LPI
não cria
competência nova para a Justiça Federal.

A previsão legal infraconstitucional, inequivocamente, como
consignado por amici curiae e pelo Ministério Público Federal,
também se extrai da própria exegese do artigo 109, I, da
Constituição Federal, ao prever que compete aos juízes federais
processar e julgar as causas em que a União, entidade autárquica
ou empresa pública federal forem interessadas na condição de
autoras, rés, assistentes ou opoentes, exceto as de falência, de
acidentes de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e do
Trabalho.

Embora não seja a situação dos autos, mutatis mutandis, o
Supremo Tribunal Federal já enfrentou a questão do pretenso
afastamento das regras de definição de competência da Justiça
Federal pelo art. 2º da LACP. A conclusão da Suprema Corte foi a
de que a Justiça Federal também tem competência funcional e
territorial sobre o local de qualquer dano, circunstância que torna
as regras constitucionais de definição de sua competência
rigorosamente compatíveis e harmônicas com aquelas previstas na
disposição infraconstitucional.

A ementa do acórdão do STF é a seguinte:

EMENTA: AÇÃO CIVIL PÚBLICA PROMOVIDA PELO
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. COMPETÊNCIA DA
JUSTIÇA FEDERAL. ART. 109, I E § 3º, DA
CONSTITUIÇÃO. ART. 2º DA LEI Nº 7.347/85. O

dispositivo contido na parte final do § 3º do art. 109 da
Constituição é dirigido ao legislador ordinário,
autorizando-o a atribuir competência (rectius jurisdição)
ao Juízo Estadual do foro do domicílio da outra parte ou
do lugar do ato ou fato que deu origem à demanda, desde
que não seja sede de Varas da Justiça Federal, para
causas específicas dentre as previstas no inciso I do
referido artigo 109. No caso em tela, a permissão não foi
utilizada pelo legislador que, ao revés, se limitou, no art.
2º da Lei nº 7.347/85, a estabelecer que as ações nele
previstas "serão propostas no foro do local onde ocorrer
o dano, cujo juízo terá competência funcional para
processar e julgar a causa". Considerando que o Juiz
Federal também tem competência territorial e funcional
sobre o local de qualquer dano, impõe-se a conclusão de
que o afastamento da jurisdição federal, no caso, somente
poderia dar-se por meio de referência expressa à Justiça
Estadual, como a que fez o constituinte na primeira parte
do mencionado § 3º em relação às causas de natureza
previdenciária, o que no caso não ocorreu. Recurso
conhecido e provido.

(RE 228955, Relator(a): Min. ILMAR GALVÃO, Tribunal
Pleno, julgado em 10/02/2000, DJ 24-03-2001 PP-00070
EMENT VOL-01984-04 PP-00842 REPUBLICAÇÃO: DJ
14-04-2000 PP-00056 RTJ VOL-00172-03 PP-00992)

De fato, quanto ao pedido de abstenção (inibição) do uso da
marca, dúvida não há quanto à competência da Justiça Federal,
até por decorrência expressa do artigo 173 da LPI, sendo a
abstenção de uso uma decorrência lógica da desconstituição do
registro sob o fundamento de violação do direito de terceiros.
Cumpre ao juízo Federal 'analisar o pedido de abstenção de uso
tão somente nos estritos limites daquilo que compõe o registro
marcário anulando, relegando para a Justiça Comum todo e
qualquer aspecto relacionado ao conjunto-imagem (trade dress)' .
(Instituto Danemann Siemsen de Estudos Jurídicos e Técnicos.
Comentários à lei da propriedade industrial. 3 ed. Rio de Janeiro:
Renovar, 2013, p. 392-393)

Nesse passo, convém, ainda, sublinhar que os arts. 292, § 1º, inc.
II, do CPC/1973 e o art. 327, § 1º, II, do CPC/2015 estabelecem
que é requisito de admissibilidade da cumulação de pedidos, em
único processo, a competência do mesmo juízo para deles
conhecer. " (g.n.)

Assim, forçoso reconhecer que o presente apelo merece prosperar a fim de

reconhecer a necessidade de intervenção do INPI no feito e, assim, determinar a
competência da Justiça Federal para o presente feito.

Nesse cenário, devido ao provimento do recurso especial relativo à
competência, resta prejudicada a análise das demais matérias de mérito invocadas.

Diante do exposto, conheço do agravo para dar provimento ao recurso
especial para, reconhecida a necessidade de intervenção do INPI, anular o presente
processo e fixar a competência da Justiça Federal para apreciar o feito.

Publique-se.

Brasília (DF), 28 de novembro de 2019.

MINISTRO RAUL ARAÚJO

Relator