Informações do processo 2011/0038641-0

Trata-se de recurso especial interposto por ELIPSE SOFTWARE
LTDA , com fundamento no art. 105, III, "a" e "c", da Constituição Federal, contra
acórdão do eg. Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina.

Na origem, a ora recorrente ajuizou ação ordinária por violação de marca,
concorrência desleal e indenização, em face da ora recorrida ELIPSE LTDA - ME,
pretendendo a proibição da demandada em utilizar o nome "ELIPSE", bem como, a
condenação ao ressarcimento pelas perdas e danos decorrentes do uso indevido da
referida marca.

Alegou, em resumo, "que é empresa atuante na comercialização de
softwares, programas de computador, estações de trabalho e rede, entre outros, prestando
serviços de informática e afins, desde agosto de 1991, sendo notoriamente conhecida no
seu ramo de atividades" (fl. 611).

"Afirmou que tomou conhecimento que a ré vinha utilizando a expressão
"ELIPSE" como elemento distintivo de sua atividade e razão social, para comercialização
de softwares e serviços de informática, vindo, inclusive, a registrar o domínio
www.elipse.net perante a Internic/Network Solutions Norte Americana" (fl. 611).

"Sustentou que tal prática vulnera a sua marcas e o seu nome comercial,
causando possível confusão perante a clientela, sob a falsa percepção de que as duas
empresas participam do mesmo grupo econômico" (fl. 611).

Em contestação, a parte ré apresentou defesa aduzindo que "em 1997
denominava-se Elipse Informática Ltda e, por força da sua 2 a alteração contratual, passou
a denominar-se Elipse Ltda, atuando no ramo de comércio de catálogos, listas e produtos
de informática, transferindo o desenvolvimento de softwares para a empresa Promidia
Software e Comunicações Ltda".

Alega ter efetuado o depósito da marca Elipse Cultura e Inovação junto ao

INPI, na classe destinada a livrarias.

Afirma, neste contexto, "que as empresas litigantes não atuam em áreas
afetas ou semelhantes, o que conspira decisivamente para o insucesso da ação deflagrada"
(fl. 612).

A sentença foi de improcedência dos pedidos da inicial, nos termos da
seguinte fundamentação:

"Em consulta ao site do INPI ( www.inpi.gov.br ),
verifica-se que em 18.04.1991 a demandante efetuou o depósito da
marca 'Elipse' na classe 40:34, sendo concedido o registro em
30.04.1996, e,em 27.08.1993 realizou o depósito da marca 'Elipse
21', na mesma classe, cujo registro foi deferido em 28.11.1995.
Posteriormente (14.01.1999), diligenciou no depósito da marca
'Elipse', cujo registro foi concedido em 04.06.2002, na classe NCL
(8) 09 - 'programas de computador gravados, programas de
computador gravados para download e programas operacionais
para computador (gravados).'

A ré, por sua vez, efetuou o depósito da marca "Elipse
Cultura e Inovação" em 03.12.1999, na classe 40:15 (serviços
auxiliares ao comércio de mercadorias, inclusive à importação e à
exportação), tendo a requerente interposto oposição junto ao INPI
em 08.01.2002.

A semelhança da marca registrada da autora e a marca
utilizada pela ré é inconteste. Todavia, é sabido que o Código de
Propriedade Industrial acolheu o princípio da especificidade, daí
por que se afigura possível que uma marca idêntica seja registrada,
dês que o registro sela efetuado em classe diversa .

Diante deste panorama, há que ser perscrutado se
alguma das empresas utiliza a marca em classe diversa daquela
em que foi registrada, bem como se os litigantes exercem atividade
comercial semelhantes.

Com efeito, na perícia contábil realizada, o Sr. Perito
observou que 'as atividades da empresa ELIPSE LTDA. ME, são
diferentes em cada órgão público: a) Na junta Comercial do Estado
de Santa Catarina, na sua 38 Alteração Contratual - Consolidação
do Contrato Social (...) é a seguinte: 'Exploração do ramo de
editoração e comércio de catálogos, listas e produtos de
informática'; b) Na Secretaria de Estado da Fazenda, através da
Ficha de Atualização Cadastral (...) é a seguinte: bl) Atividade
econômica principal: 'Comércio de Catálogos e listas'. b2)
'Editoração de catálogos e listas'; c) Na Receita Federal, através
do cartão do CNPJ (...) é a seguinte: '52.49-3-99 - comércio
varejista outros produtos ne" fls. 337)..

O expert que efetuou a perícia técnica, ao examinar o
produto comercializado pela ré (CR-ROM), constatou que
'refere-se a um programa de Banco de Dados, que contém

informações editoriais (mais de 240 mil títulos conforme refere-se
a requerida). (...) Conforme a própria requerida afirma na
divulgação do seu produto (internet e revista ABL/setembro 2002,
acostada ao laudo nos anexos): 'é o maior banco de dados de
informações editoriais do Brasil. O TCL possui mais de 240 mil
títulos de mais de 2.000 editoras nacionais e estrangeiras. Para
maiores detalhes, visite www.elipse.net (fls. 383/384).

Ao descrever as atividades da requerida, disse que a
mesma explora o 'ramo de editoração e comércio de catálogos,
listas e produtos de informática' (fls. 394), esclarecendo, mais
adiante, que 'a requerida se utiliza da informática para as
atividades administrativas (edição de contratos, envio e
recebimento de e-mail, administração de financeiro,
edição/alteração/inclusão de catálogo da mesma)' (fls. 400). Disse
mais: que 'é comum, nos dias atuais, empresas se utilizarem dessa
ferramenta (CD's) para comercializarem seus produtos' (fls. 401).

Como se vê, a prova produzida revela que, embora
classificadas em áreas distintas, as empresas atuam em ramos
semelhantes, pois ambas comercializam produtos de informática,
mais precisamente softwares. Entretanto, é mais do que evidente
que possuem atividades voltadas para alvos mercadológicos
distintos, na medida em que o software comercializado pela
requerida envolve um 'terminal de consulta de livros' (fls. 97),
enquanto que a autora focaliza a área de 'automação industrial e
predial' .

Ora, a simples semelhança do gênero (softwares) não é o
bastante para caracterizar confusão no tocante à espécie
(conteúdo do produto), o que afasta a idéia de violação da marca
e da concorrência desleal, pois é inocultável que a clientela das
duas empresas é absolutamente distinta, uma voltada para área de
automação industrial (da autora) e outra vinculada ao catálogo de
livros (da ré).

Não há, portanto, possibilidade do consumidor ser
induzido em erro .

Ademais, para caracterização da concorrência desleal, 'é
mister a finalidade de atrair ou desviar a clientela de um ou mais
concorrentes, de modo direto ou indireto, utilizando-se de meios
ilícitos ou condenáveis. É necessário, ainda, que da semelhança das
marcas resulte confusão nos consumidores, que acabam adquirindo
um produto por outro similar' (ApCiv n° 2000.008388-7, de
Joinville. Relator: Des. Mazoní Ferreira, julgado em 15/05/2003), o
que não ocorre na hipótese dos autos.

Em situação semelhante, o Tribunal de Justiça do Estado
decidiu:

(...)

ANTE O EXPOSTO, e pelo o que mais dos autos consta,
JULGO IMPROCEDENTE a presente AÇÃO ORDINÁRIA POR
VIOLAÇÃO DE MARCA, CONCORRÊNCIA DESLEAL E

INDENIZAÇÃO proposta por ELIPSE SOFTWARE LTDA em face
de ELIPSE LTDA - ME (...)" (e-STJ, fls. 613-617)

Inconformada, a autora interpôs recurso de apelação.

O Tribunal a quo negou provimento ao apelo, em acórdão assim
ementado:

APELAÇÃO CÍVEL - PRETENDIDA ABSTENÇÃO DO USO DE
NOME EMPRESARIAL - ALEGADA EXCLUSIVIDADE -
REGISTRO DOS ATOS CONSTITUTIVOS DA EMPRESA NA
JUNTA COMERCIAL - LIMITAÇÃO ESPACIAL - ESTADO
FEDERADO A QUE SE VINCULA - DESPROVIMENTO DO
APELO.

A proteção do nome da empresa, no sentido de exclusividade em
seu uso, tem amparo a partir do registro de seus atos constitutivos
na Junta Comercial, cuja atuação tem limite espacial: o estado
federado a que se vincula.

Sendo pretendida a proteção do nome empresarial em todo o
território nacional ou em alguma região específica, a sociedade
empresária deve proceder ao registro nas Juntas Comerciais
vinculadas às Unidades da Federação abrangidas.

Providenciado o registro apenas no Estado do Rio Grande do Sul,
a apelante não tem direito à proteção no Estado de Santa Catarina,
onde não foi efetivado o registro.

PROTEÇÃO DA MARCA - ALEGADA CONTRAFAÇÃO -
PROVA INSUFICIENTE DO DIREITO PRETENDIDO PELA
AUTORA - ÔNUS PROBATÓRIO QUE LHE COMPETIA - ART.
333 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL Consoante a regra do
art. 333 do Código de Processo Civil, compete ao autor a prova do
fato constitutivo do seu direito, enquanto ao réu é imputado o ônus
de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo deste direito.

A jurisprudência deste Tribunal já afirmou que "Constitui
contrafação o ato de reproduzir, no todo ou em parte, marca
alheia, já registrada, possibilitando erro, dúvida ou confusão no
espírito do consumidor, e que se acentua quando as empresas se
dedicam ao mesmo ramo de negócio" (Apelação Cível n.
2006.025404-1, de Balneário Camboriú, Rel. Juiz Paulo Roberto
Camargo Costa).

DIREITO À EXCLUSIVIDADE DA MARCA - REGISTRO NO
INPI - APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA
TERRITORIALIDADE E DA ESPECIALIDADE - ANÁLISE
ESPECÍFICA DO CASO CONCRETO - INTERPRETAÇÃO
RAZOÁVEL.

O direito à exclusividade no uso da marca nasce com seu registro
no INPI (Instituto Nacional de Propriedade Industrial).

Entretanto, não basta o simples registro; a proteção das marcas
deve ser feita com a observância de dois princípios norteadores,

quais sejam: especialidade e territorialidade. Tal interpretação
principiológica faz com que a norma seja adequada aos inúmeros
casos concretos de modo razoável e proporcional, sem haver a
simples incidência da letra fria da lei.

Pelo princípio da territorialidade, uma vez registrada no INPI,
ainda que explorada apenas em determinada região, a proteção da
marca abrangerá todo o território nacional, ao contrário do que
ocorre com o nome comercial.

O princípio da especialidade - também chamado de especificidade
ou novidade relativa - protege a marca vinculada ao tipo de
produto ou serviço indicado no momento do depósito do pedido de
registro no INPI.

O direito à exclusividade se refere especificamente à classe a que
pertence o produto ou serviço, salvo quando se tratar de marca
declarada notória ou de alto renome pelo INPI - oportunidade em
que a exclusividade alcança todos os ramos de atividade.

Em casos como o presente, o magistrado, comprometido com o
processo e com a sua função primeira de dizer o direito, deve agir
com base no caso concreto colocado sob seu crivo. Deve manter-se
atento ao sistema normativo vigente, sem se esquecer da
razoabilidade, o que pode tornar um eventual "julgamento padrão"
- simples sobreposição do fato à norma - maleável diante das
características de cada caso em específico. Assim, se estará,
efetivamente, distribuindo a Justiça.

Não restando satisfatoriamente comprovada a alegação de que é
possível a indução dos consumidores a erro, uma vez que os ramos
de atuação são distintos, cada parte possui público alvo específico,
seus produtos não se confundem e as regiões de atuação são
geograficamente distantes, não merece guarida o apelo. (e-STJ, fls.
699-700)

Embargos de declaração opostos pela ora recorrente foram rejeitados, às
fls. 756-765.

Em suas razões recursais, a recorrente aponta violação dos arts. 129, 189,

I, e 195, V, da Lei 9.279/96, além de divergência jurisprudencial.

Sustenta, em síntese, a necessidade de proteção da exclusividade de sua
marca anteriormente registrada no INPI " para assinalar softwares e processamento de
dados ", em detrimento da ora recorrida, "que atua nesse mesmo segmento se utilizando
de softwares para veiculação dos produtos ", porquanto há colidência das marcas e
produtos, a despeito de estarem em estados diversos da federação.

Defende, também, que a similitude semântica das marcas é suficiente para
causar confusão ou associação aos consumidores.

Afirma haver concorrência desleal, por parte da recorrida, pelo uso
indevido do nome comercial idêntico para serviços relacionados à informática e
comercialização de softwares.

Suscita dissídio jurisprudencial, evocando como paradigmas os RESP
284.742/SP e 77.549/MG, com a tese de proteção ao nome comercial anteriormente
registrado dentro do mesmo ambiente de mercado, desimportando a diferença de classes.

Requer, por fim, o provimento do apelo nobre com o consequente
julgamento de procedência dos pedidos de reconhecimento da contrafação e de
condenação " a justa indenização pela violação da marca de sua propriedade,
relegando-se à fase de liquidação de sentença a apuração do 'quantum debeatur".

Apresentadas contrarrazões às fls. 813-820.

É o relatório. Passo a decidir.

Com efeito, a recorrente pretende a abstenção do uso da expressão
" ELIPSE " e a proteção da exclusividade de seu nome comercial e de sua marca
anteriormente registrada no INPI, forte no entendimento de que a recorrida usa
indevidamente nome comercial idêntico, viola marca antecessora no órgão de registro e
pratica concorrência desleal, ao atuar no mesmo seguimento de mercado, ainda que em
diferente estado da federação.

Ao examinar a matéria, o Tribunal estadual fundamentou o acórdão
recorrido, nos seguintes termos:

"Ocupam-se os autos de recurso de apelação acerca de
violação de marca e concorrência desleal, no qual a recorrente,
diante da sentença de improcedência, pretendeu seja determinada a
abstenção do uso da expressão 'elipse' pela apelada, com a
condenação desta ao pagamento de indenização pelo uso indevido
tanto da marca quanto do nome comercial 'elipse', cujo registro se
efetivou em nome da apelante.

A apelante, na verdade, tem as suas atividades voltadas à
comercialização de software, programas de computador, estações
de trabalho, rede, etc., com a marca elipse . Porém, como já dito,
todas destinadas ao ramo de automação industrial e residencial . A
apelada, por sua vez, destina-se à exploração do ramo de
editoração e comércio de catálogos, ramo este afeto ao de livrarias
e editoras.

Nome comercial e marca.

Inicialmente, convêm serem tecidas algumas
considerações a respeito dos conceitos de marca e nome comercial.

(...)

Feita a distinção entre nome comercial (identificação da
empresa) e marca (identificação do produto, mercadoria ou serviço
prestado pela empresa), convém se estabelecer o modo em que o
Direito Brasileiro prevê a proteção de cada um deles.

Proteção do nome empresarial.

É de sabença geral que a proteção do nome da empresa,
no sentido de exclusividade em seu uso, tem amparo a partir do
registro de seus atos constitutivos na Junta Comercial.

(...)

As Juntas Comerciais, por sua vez, são órgãos cuja
atuação tem limite espacial: o estado federado a que se vinculam.

Logo, para a proteção do nome empresarial no Estado de
Santa Catarina, deve haver o registro da sociedade empresária na
Junta Comercial do Estado de Santa Catarina. Se a empresa
pretende a exclusividade, por exemplo, na