Informações do processo 2011/0125782-1

DECISÃO

Trata-se de recurso especial interposto por NIKE DO BRASIL
COMÉRCIO E PARTICIPAÇÕES LTDA. E OUTRO, com arrimo nas alínea "a" do
permissivo constitucional, contra v. acórdão prolatado pelo eg. Tribunal Regional Federal

da 2 a Região, assim ementado:

"PROPRIEDADE INDUSTRIAL. DESENHO INDUSTRIAL.

AÇÃO VISANDO À ANULAÇÃO DE REGISTRO. ALEGAÇÃO
DE CONTRAFAÇAO. PROCESSUAL CIVIL. REMESSA
NECESSÁRIA.

I - Quando a condenação não teve cunho economicamente
mensurável como obrigação de pagar, mas consistiu cm obrigação
de fazer, cuja espécie não foi excepcionada pela lei, deve da
remessa necessária ser conhecida por ser questão de ordem
pública.

II      - Deve ser mantido o registro dc desenho industrial se o
seu objeto, a despeito de ter se baseado em objeto de domínio
público, combinou elementos conhecidos de forma a se enquadrar
no art. 97, da LPI, atendendo aos requisitos da novidade e da
originalidade.

III     - Remessa Necessária e Apelação da Empresa Ré
parcialmente providas c Apelação do INPI provida." (fl.922)

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (fls. 982/986).

Nas razões do apelo nobre, a parte recorrente aponta ofensa ao art. 2°, V,

da Lei n. 9.279/1996, argumentando, em resumo, que "esse é o motivo pelo qual as

Recorrentes se valem do presente recurso extremo, pois discordam diametralmente
desse entendimento, uma vez que acreditam que o registro de desenho industrial não
pode ser considerando meio hábil para quem quer que seja conseguir uma 'autorização'

do INPI para fabricar e comercializar produtos que apresentam reprodução servil de
artigos concebidos por terceiros, mercê de décadas de desenvolvimento e investimentos"
(fl. 995).

É o relatório. Passo a fundamentar.

De início, faz-se importante ressaltar que a matérias trazida no apelo
nobre, sob a roupagem da ofensa ao art. 2°, V, da Lei n. 9.279/1996 , não foi abordada
pelo eg. Tribunal de origem, tampouco foi apontada uma possível omissão do referido
dispositivo legal nos embargos de declaração opostos, tratando-se, portanto, de tema não
prequestionado, cuja análise encontra óbice no enunciado sumular n. 282 do Pretério
Excelso.

Demais disso, o eg. Tribunal de origem rechaçou parcialmente a pretensão
da parte aqui recorrente, concluindo que o desenho industrial em questão seria novo e
original, merecendo, portanto, a manutenção do registro perante o INPI, nos seguintes
termos:

"Compulsando os autos, verifica-se que, já em sua contestação, o
INPI, à luz dos elementos trazidos aos autos pela parte autora,
entendeu, arrimado nas conclusões de sua COORDENAÇÃO DE
DESENHO INDUSTRIAL E INDICAÇÃO GEOGRÁFICA, que
carecem de amparo legal as alegações referentes ao registro n° Dl
6402457-1, devendo ser mantido o seu ato concessivo, uma vez que
proferido em consonância com a LPI. Confiram-se as razões da
COORDENAÇÃO DE DESENHO INDUSTRIAL E INDICAÇÃO
GEOGRÁFICA do INPI:

'Ao produzirmos um exame comparativo entre os objetos,
observamos que existe uma grande semelhança entre o modelo
'NIKE SHOXTL' e o objeto do Dl 6402456-3, visto que o objeto
do registro em questão utiliza-se da mesma concepção de matriz
gestálica, e aplica a mesma solução projetual de design, tanto na
composição de paredes laterais do cabedal como no soldado e
calcanhar, inclusive a aplicação de elemento visual semelhante
ao signo da Nike em posição análoga.

Com efeito, o objeto do registro DI 6402456-3 é constituído de
um cabedal com as mesmas características do objeto do registro
da autora, e as pequenas diferenças observadas na parte frontal
a nosso ver, não são suficientes para imprimirem ao objeto do
registro um aspecto próprio em relação ao objeto da autora, na
medida em que eles se confundem visualmente, tal como pode
ser observado nas imagens disponibilizadas na folha 61.

Nessas imagens, fica claro que os dois objetos partem do mesmo
conceito de design que parte de uma mesma matriz.

(J.

Quanto ao objeto do Dl 6402457-1. entendemos aue o modelo
'NIKE SHOX TURBO' não pode ser visualmente confundido
com o mesmo, visto que ela realizou uma combinação que
produziu resultado plástico distinto.

O exame comparativo revela que existem diferenças nas
composições de forma do soldado e na gáspea. Além da
aplicação frontal do cadarço. Assim, de acordo com o art. 97
em seu parágrafo único, consideramos que o objeto do Dl
6402457-1 realizou uma combinação original. Portanto os
documentos oferecidos pela autora não se constituem em
anterioridades impeditivas ao registro.

Face ao exposto, considerando que o objeto do Dl 6402456-3
apresenta a mesma concepção de design, e a mesma linguagem
plástica, que reproduz as características do objeto modelo
SHOX TL da autora, e que não apresenta uma composição
original, pois já era conhecido e comercializado antes da data
do depósito do pedido que lhe deu origem, julgamos procedentes
as alegações da autora e. concluímos pela anulação do registro.
Todavia, no caso do Dl 6402457-1. por não restar comprovada
a alegação da autora, somos de opinião que o privilégio deve
ser mantido.' (grifos apostos-fls. 260/261)

Em manifestação sobre o laudo técnico pericial, em 28.02.2008, a
COORDENAÇÃO DE DESENHO INDUSTRIAL E INDICAÇÃO
GEOGRÁFICA do INPI discordou da conclusão do Sr. Perito
Judicial no que tange à nulidade do Registro n° Dl 6402457-1. Em
sua motivação considerou que:

"(...) é importante salientar que os objetos apresentados como
anterioridade 'NIKE SHOT TURBO' e 'NIKE SHOT TL' não
foram registrados como desenhos industriais e. em propriedade
industrial, objeto não protegido o objeto em domínio público,
sendo assim, o risco de confusão que influencia a possível
nulidade de um registro de desenho industrial se refere à forma
do objeto, e não a posição da marca afixada, colorido ou
material empregado, Um desenho industrial, para ser
registrado, necessita possuir os requisitos de novidade e
originalidade. O registro de desenho industrial Dl 6402456-3
não apresentou nenhuma combinação de características
distintas do domínio público e, por isso, não poderá ter seu
registro mantido, entretanto, o objeto do registro Dl 6402457-1
baseou-se, de fato, em objeto de domínio e combinou elementos
conhecidos de forma que se enquadrou ao art. 97 da LPI
9.279/96, atendendo, portanto, aos requisitos de novidade pois
não copiou o modelo de domínio público - e de originalidade.

A não proteção de um objeto de desenho industrial permite a
cópia licita do objeto, entretanto, a citada cópia não poderá ser
registrada, pois está em domínio público. Porém, o artigo 97 da

Lei de Propriedade Industrial permite que um objeto possua
combinações de elementos conhecidos e, se distinto do estado da
técnica, possa obter o registro de desenho industrial. Está claro
que, terceiros, baseados nos mesmos objetos de domínio
público, poderão combinar outros elementos distintivos e todos
os objetos serão comercializados, legalmente, sem infração de
propriedade industrial. O objeto protegido por desenho
industrial inibe que terceiros fabriquem, industrializem ou
comercializem objetos semelhantes ao registrado. Desta forma,
o risco de confusão é distinto, pois um objeto de domínio público
não inibirá que terceiros industrializem, fabriquem ou
comercializem objetos iguais ou semelhantes a este.' (gritos no
original - fls. 605/606)

A despeito do entendimento do Magistrado a quo adotado na r.
sentença, entendo que, no que se refere ao registro Dl 6402457-1,
assiste razão ao INPI e, pelos motivos acima expostos, cujos
fundamentos adoto como razões de decidir, deve a r. sentença ser
parcialmente modificada, devendo ser mantida, entretanto, no que
tange ao registro Dl 6402456-3.

E, quando do julgamento dos aclaratórios, assim se pronunciou, in verbis:

"Não vislumbro omissão no julgado a ser sanada através dos
presentes embargos.

Ao contrário do que alega a embargante, o INPI não sustentou a
novidade do desenho industrial impugnado, ao argumento de que
não consistiam em cópias servis. Sustentou a sua 'novidade' a
partir da combinação de elementos conhecidos do estado da
técnica, a resultar efeito visual novo.

Isso está claro no parecer técnico daquela autarquia e no acórdão
embargado. Todavia, os critérios de aferição dessa distintividade
são questões de ordem técnica-subjetiva de mérito que não podem
ser reapreciadas em sede de embargos de declaração, precluída
que se encontra essa fase de julgamento.

Do ponto de vista do que se encontra julgado, a empresa ré,
combinando elementos já conhecidos do estado da técnica,
produziu um desenho distinto daquele comercializado pelas autoras
- e, diga-se de passagem, cm nenhum momento registrado por elas
aqui no Brasil - e registrou perante o INPI. Se aquela autarquia
entendeu que o desenho era novo c original c assim também
entendeu esta E. Turma quando do julgamento das apelações, não
há o que se reapreciar quanto a isso.

De par com isso, se o desenho impugnado é tido como válido
porque considerado novo e original, não há que se falar em
concorrência desleal."

Com efeito, alteração do entendimento firmado pelo Tribunal local,
especialmente para reconhecer que a parte demanda, ora recorrido, não teria produzido
um desenho distinto daquele comercializado pelas recorrentes, demandaria
necessariamente o reexame de provas, o que é defeso em sede de recurso especial, nos
termos da Súmula n. 7/STJ.

Diante do exposto, nos termos do art. 255, § 4°, I, do RISTJ, não conheço
do recurso especial.

Publique-se.

Brasília (DF), 19 de março de 2020.

MINISTRO RAUL ARAÚJO

Relator