Informações do processo 2012/0113312-5

Trata-se de recurso especial interposto por PLASÚTIL INDÚSTRIA E

COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA, doravante PLASÚTIL, contra acórdão exarado
pelo eg. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJ-SP).

Cuidam os autos, na origem, de ação indenizatória proposta por

PLASÚTIL em desfavor de PLÁSTICOS JUNDIAÍ S.A.

O il. Magistrado julgou improcedente o pedido (sentença às fls. 552/557).

Diante disso, PLASÚTIL interpôs apelação, a qual foi desprovida pelo

eg. TJ-SP nos termos do v. acórdão, assim ementado (fl. 613):

"MARCAS E PATENTES. INDENIZAÇÃO. Alegação de
fabricação e comercialização ilícita de 'dispositivo de
tamponamento aplicável a banheiras portáteis de uso infantil'.
Prova contida nos autos demonstra a ausência de 'novidade' do
produto, que já se encontrava em pleno estado da técnica quando
foi obtida a patente.

Ressarcimento indevido. Falha na análise do INPL Sentença
confirmada.

RECURSO DESPROVIDO."

Os embargos de declaração opostos não foram acolhidos.

Inconformado, PLASÚTIL manejou o presente recurso especial, com

fulcro no art. 105, inciso III, alíneas "a" e "c", da CF/88, no qual alega, além da

divergência jurisprudencial, violação dos arts. 47 e 131 do CPC/73 e dos arts. 56, 57 e

205 da Lei n.º 9.279/96.

Não foram apresentadas contrarrazões (certidão de fl. 734).

É o relatório. Decido.

A irresignação merece prosperar.

Sustenta o recorrente a violação dos arts. 56, 57 e 205 da Lei n.º

9.279/96, ao argumento de que a declaração de nulidade da patente feita pelo eg.

Tribunal estadual ensejaria a intervenção obrigatória do Instituto Nacional de

Propriedade Industrial - INPI -, cuja competência, portanto, seria da Justiça Federal.

O eg. TJ-SP, por sua vez, após oposição dos embargos de declaração,
assentou que a presente ação não tem cunho declaratório, de modo que o
reconhecimento da invalidade da da patente se operou sem efeito erga omnes. Diante
disso, concluiu que a competência é da Justiça Estadual. Para fins demonstrativos,
colacionam-se os seguintes trechos do v. acórdão estadual (fl. 640):

"In casu, nenhuma das hipóteses mencionadas se configurou.

A presente ação não tinha cunho declaratório e o que se
reconheceu, sem qualquer efeito erga omnes, foi apenas a
impropriedade da carta de patente concedida por um produto em
relação ao qual já não havia mais inventividade, por se encontrar
no estado da técnica, inclusive fora do Brasil.

Nessas circunstâncias, em momento algum se declarou a nulidade
ou se cassou a carta de patente (concedida pelo INPI até porque o
objeto da ação não era este.

Apenas se examinou o caso e entendeu-se que apesar da existência
da referida carta, a hipótese não comportava indenização, por ter
ocorrido uma falha na análise de concessão do registro da mesma.
Por conseguinte, não era necessária a presença no pólo passivo do
INPI e o v. Acórdão, ora guerreado, não violou o disposto nos arts.
47 e 131 do CPC, arts. 56, 57 e 205, parágrafo único, da Lei n.º
9.279/96 e art. 190, inciso I, da CF, devendo ser mantido por seus
próprios fundamentos."

Ocorre que, na esteira da jurisprudência firmada neste Sodalício, a
declaração de nulidade de marca ou patente, ainda que de forma incidental, exige a
intervenção do INPI, devendo-se deslocar a competência para a Justiça Federal.
Corroboram essa conclusão os arestos a seguir:

"RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL
CIVIL (CPC/1973). NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. PROPRIEDADE
INDUSTRIAL. MARCA. TUTELA INIBITÓRIA. DEMANDA
PROCEDENTE. AÇÃO RESCISÓRIA. ART. 485, V E IX, DO
CPC/1973. NULIDADE DA MARCA. INCOMPETÊNCIA DA
JUSTIÇA ESTADUAL. JULGADOS DESTA CORTE SUPERIOR.
ILEGITIMIDADE ATIVA. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ.
IRREGULARIDADE DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL.
SANATÓRIA GERAL.

1. Controvérsia acerca da rescisão de sentença que condenou a
empresa ora recorrente a se abster de usar a marca 'Café da
Roça', de titularidade da ora recorrida.

2. Negativa de prestação jurisdicional não verificada na espécie.

3. Incompetência da Justiça comum estadual para apreciar, ainda
que em caráter incidental, alegação de invalidade de marca, por se
tratar de controvérsia que envolve interesse de autarquia federal, o
INPI.

Julgados desta Corte Superior.

4. Caso concreto em que a autora da rescisória alegou invalidade
da marca 'Café da Roça' em razão do caráter genérico de seus
elementos constitutivos (violação à literalidade do art. 124, inciso
VI, da Lei de Propriedade Industrial), controvérsia que escapa à
competência da Justiça comum estadual, nos termos do item 3,
supra.

5. Não conhecimento da ação rescisória no que tange ao
fundamento da invalidade da marca.

6. Cabimento de ação rescisória na hipótese em que o juízo
fundamentou a sentença em fato inexistente, não tendo havido
controvérsia na demanda originária sobre esse ponto. Doutrina
sobre o tema. 7. Caso concreto em que se mostra inviável
contrastar o entendimento do Tribunal de origem acerca da
transferência da titularidade da marca à ora recorrida, pois tal
providência demandaria reexame dos elementos probatórios
carreados aos autos.

Óbice da Súmula 7/STJ. 8. Alegação de irregularidade da
representação processual em virtude da ausência de identificação
da pessoa que subscreveu a procuração outorgada pela empresa
autora da demanda originária. 9. Caráter preclusivo e sanável
desse vício, operando-se a força sanatória geral da coisa julgada.
Doutrina sobre o tema."

10. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

(REsp 1738014/MG, Rel. Ministro PAULO DE TARSO
SANSEVERINO , TERCEIRA TURMA, julgado em 12/06/2018,
DJe 15/06/2018, grifou-se)

"PROPRIEDADE INDUSTRIAL. MARCA. RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS
E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. ABSTENÇÃO DE
USO DE MARCA. NULIDADE DE REGISTRO. MATÉRIA DE
DEFESA. DECLARAÇÃO INCIDENTAL. IMPOSSIBILIDADE.
NECESSÁRIA AÇÃO AUTÔNOMA. COMPETÊNCIA DA
JUSTIÇA FEDERAL E PARTICIPAÇÃO DO INPI. ARTIGOS
ANALISADOS: ARTS. 56, §1º; 57; 175 E 205, da Lei 9.279/96.

1. Ação de reparação por danos materiais, compensação por danos
morais e abstenção de uso de marca, ajuizada em 15.12.1999.
Recurso especial concluso ao Gabinete em 11.10.2011.

2. Discussão relativa à possibilidade de reconhecimento incidental
de nulidade ou ineficácia de registro de marca, alegada como
matéria de defesa.

3. Não obstante exista a previsão legal expressa de que o

ajuizamento da ação de nulidade de registro de marca se dará "no
foro da justiça federal e o INPI, quando não for autor, intervirá no
feito" (art. 175), não há qualquer disposição acerca da
possibilidade de arguição da nulidade como matéria de defesa,
como se dá na hipótese de ação cujo objeto seja a nulidade de
patente.

4. Ainda que a lei preveja, em seu art. 56, §1º, a possibilidade de
alegação de nulidade da patente como matéria de defesa, a melhor
interpretação de tal dispositivo aponta no sentido de que ele deve
estar inserido no contexto de uma ação autônoma, em que se
discuta, na Justiça Federal, o próprio registro.

5. Não faria sentido exigir que, para o reconhecimento da
nulidade pela via principal, seja prevista uma regra especial de
competência e a indispensável participação do INPI, mas para o
mero reconhecimento incidental da invalidade do registro não se
exija cautela alguma. Interpretar a lei deste modo equivaleria a
conferir ao registro perante o INPI uma eficácia meramente
formal e administrativa.

6. A discussão sobre a validade de um registro de marca, patente
ou desenho industrial, nos termos da LPI, tem de ser travada
administrativamente ou, caso a parte opte por recorrer ao
judiciário, deve ser empreendida em ação proposta perante a
Justiça Federal, com a participação do INPI na causa. Sem essa
discussão, os registros emitidos por esse órgão devem ser
reputados válidos e produtores de todos os efeitos de direito.

7. Recurso especial provido."

(REsp 1281448/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI ,
TERCEIRA TURMA, julgado em 05/06/2014, DJe 08/09/2014,
grifou-se)

In casu, não houve intervenção do INPI, especialmente porque não é o
objeto desta demanda a anulação da patente conferida, mas apenas o ressarcimento de
prejuízos advindos do seu uso indevido. Não há pedido do recorrido para ingresso do
INPI, nem há pedido incidental de anulação dessa patente. Há, apenas, manifestação da
defesa no sentido de que a concessão da patente ocorrera de forma equivocada e, assim,
seria possível que o recorrido se utilizasse do modelo de utilidade.

O julgamento proferido pelo eg. TJ-SP, portanto, ultrapassou os limites
objetivos da demanda, causando prejuízos ao autor, detentor da patente. Isso porque,
incumbiria ao recorrido manejar ação anulatória da patente obtida pelo recorrente, cuja
demanda deverá ser apreciada pela Justiça Federal. Eventual nulidade, ademais, poderá
produzir apenas efeitos ex nunc, haja vista que o recorrente obteve, de forma regular, o

uso exclusivo do modelo de utilidade.

Assim, o eg. TJ-SP deveria se limitar a verificar a existência da patente, o
uso irregular do modelo de utilidade por quem não o detém e, por conseguinte, apurar
eventuais danos sofridos pelo detentor da patente.

Dessa forma, considerando que eventual ação anulatória de patente deve
ser manejada pela pessoa interessada perante a Justiça Federal, que é incontroversa a
patente conferida ao recorrente, o recurso especial merece provimento apenas para
determinar que o eg. TJ-SP se limite a apreciar eventual uso indevido pelo recorrido e,
por consequência, os danos sofridos pelo recorrente.

Ante o exposto, com fundamento no art. 255, § 4º, II, do RI-STJ, dou
provimento ao recurso especial.

Publique-se.

Brasília (DF), 19 de junho de 2019.

MINISTRO RAUL ARAÚJO

Relator