Informações do processo 2012/0001535-2

Trata-se de recurso especial interposto por CASA DA PRAIA

SHOPPING DO IMÓVEL LTDA contra acórdão exarado pelo eg. Tribunal de Justiça

do Estado do Rio Grande do Sul (TJ-RS).

Cuidam os autos, na origem, de ação inibitória proposta por CASA DA
PRAIA SHOPPING DO IMÓVEL LTDA contra IMOBILIÁRIA CASA DA PRAIA

S/C LTDA.

O il. Magistrado julgou improcedente o pedido (sentença às fls. 597/603).

Diante disso, CASA DA PRAIA SHOPPING DO IMÓVEL LTDA

interpôs apelação, a qual foi desprovida pelo eg. TJ-RS, nos termos do v. acórdão, assim

ementado:

"MARCA. AÇÃO INIBITÓRIA DE USO DE MARCA. REGISTRO
NO INPI. AUSÊNCIA DE DIREITO DE USO EXCLUSIVO DO

ELEMENTO NOMINATIVO RELATIVAMENTE À MARCA.
CONCORRÊNCIA DESLEAL. INEXISTÊNCIA. DOMÍNIO NA
REDE MUNDIAL. PREVALÊNCIA DO PRIMEIRO REGISTRO

REALIZADO.

O registro efetivado pela autora junto ao INPI - Instituto Nacional
de Propriedade Industrial não assegura à apelante o direito de uso
exclusivo do elemento nominativo relativamente à marca, o que

afasta a pretensão da autora quando à inibição ao uso daquela.

Nada obstante se assemelhem Cs indicativos de nome das
empresas, impossível aquiescer com a tese de confusão empresarial

em face dos elementos distintivos que afastam por completo a tese

da confusão.

Nome, marca, logotipia e localização das empresas em estados
diversos da federação que afastam a alegação de concorrência

desleal entre as partes, confusão de nomes ou prejuízos à autora.

Direito ao uso exclusivo de nome', de sítio na internet que pertence
ao primeiro requerente que satisfizer, quando do requerimento, as
exigências para o registro do nome, conforme as condições

'descritas no art. 1° da Resolução n° 002/2005 e seus anexos.

Apelação improvida." (fl. 654)

Inconformada, CASA DA PRAIA SHOPPING DO IMÓVEL LTDA

manejou o presente recurso especial, com fulcro no art. 105, inciso III, alíneas "a" e "c",
da CF/88, no qual alega, além da divergência jurisprudencial, violação do art. 5º, inciso

XXIX, da CF/88; e dos arts. 129, 130 e 131 da Lei n.º 9.279/96.

Contrarrazões às fls. 785/787.

É o relatório. Decido.

Inicialmente, não se conhece do recurso quanto à alegada infringência do
art. 5º, inciso XXIX, da CF/88, uma vez que se trata de matéria constitucional, cuja

competência para exame é do col. Supremo Tribunal Federal, consoante preconiza o art.

102 da Carta Magna.

Além disso, o recurso não merece conhecimento quanto ao art. 130 da Lei
n.º 9.279/96, tendo em vista que o recorrente limitou-se a mencionar referido dispositivo

sem tecer quaisquer argumentos correlatos. Incide, à espécie, a Súmula 284/STF.

Outrossim, sustenta a recorrente - CASA DA PRAIA SHOPPING DO

IMÓVEL LTDA - violação do art. 129 da Lei n.º 9.279/96, ao argumento de que a marca

possui proteção nacional, motivo pelo qual não seria possível permitir o uso concomitante
de outra marca deferida a CASA DA PRAIA SHOPPING DO IMÓVEL LTDA.

O eg. TJ-RS, por seu turno, mediante análise soberana das provas
existentes nos autos, assentou que o Instituto Nacional de Propriedade Industrial - INPI -
deferiu à recorrente o registro de sua marca mas sem exclusividade de uso. Ressaltou
ainda que não há risco de confusão entre as empresas, pois as estas atuam em estados
distintos (Rio Grande do Sul e São Paulo), bem como em razão de as atividades

empresariais não serem exatamente iguais. À título elucidativo, colacionam-se os

seguintes trechos do v. acórdão estadual:

"O argumento relevante da tese esgrimida na petição inicial seria o
registro da marca 'Casa da Praia Shopping do Imóvel' junto ao

INPI - Instituto Nacional de Propriedade Industrial que data de 30

cie janeiro de 1996.

Pelo registro se denota que autora buscou a proteção à sua
marca, porém o registro efetivado não garantiu à apelante a
exclusividade do uso . E tal se afirma porque o próprio documento

que demonstra esta tentativa de exclusividade de marca assim

declara no item 'observações':

'Marca Mista. Concedida sem direito ao uso exclusivo dos

elementos nominativos' Grifos do relator.

Assim, a pretensão de ver assegurado o direito de uso exclusivo da
marca esbarra exatamente no documento que deveria dar suporte à
pretensão, qual seja, o documento de registro no INPI.

Não fosse tal fato, a própria atuação em estados distintos e
longínquos da Federação - uma sediada no Rio Grande do Sul e
outra no Estado de São Paulo, afasta a possibilidade de
concorrência ou confusão quanto às empresas, afora o fato de
que, como bem apreendido pela sentença, as atividades
empresariais não são exatamente as mesmas (fl. 75 e fl. 246).

Do caderno probatório não verifico a ocorrência de confusão
quanto ao uso do nome". (grifou-se)

Com efeito, deferido o registro sem exclusividade de uso, admite-se a
coexistência de marca com expressões equivalentes, de modo que eventual conflito deve

ser aferido a partir da possibilidade de causar confusão entre os consumidores.

In casu, o eg. TJ-RS concluiu pela inexistência de confusão, de modo que,
para se alterar esse entendimento, seria necessária a revisão de matéria fático-probatória, o

que é inadmissível em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ. Corrobora

essa conclusão o aresto a seguir:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) -
AÇÃO COMINATÓRIA C/C PEDIDO CONDENATÓRIO -
PROPRIEDADE INDUSTRIAL - UTILIZAÇÃO DE MARCA
REGISTRADA SEM EXCLUSIVIDADE - A LEGAÇÃO DE
CONFUSÃO PELO CONSUMIDOR AFASTADA PELA
CORTE LOCAL - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU
PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA AUTORA.

1. Admissível o agravo, apesar de não infirmar a totalidade da
decisão agravada, pois a jurisprudência do STJ é assente no
sentido de que a impugnação de capítulos autônomos da decisão
recorrida apenas induz à preclusão das matérias não impugnadas.

2. Havendo o Tribunal local atestado, com lastro nos fatos e
provas carreados aos autos, que o logotipo utilizado pela
agravante não guarda qualquer semelhança com o utilizado pela
agravada, inexistindo possibilidade de gerar confusão dos
produtos perante os consumidores, modificar tal premissa
demandaria o revolvimento de matéria fática, o que encontra

óbice na Súmula 7/STJ.

3. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp 986.539/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI ,
QUARTA TURMA, julgado em 22/05/2018, DJe 30/05/2018,

grifou-se)

Ademais, melhor sorte não socorre ao recurso no que diz respeito ao art.

131 da Lei n.º 9.279/96. Sob a mencionada violação, afirma-se que, quanto ao domínio
de internet, não seria possível aplicar a teoria do first to file, pois, para tanto, exige-se que
não haja ofensa à legislação em vigor, nem induza terceiros a erro. O eg. TJ-RS,
contudo, adotou o critério do primeiro a registrar e, por conseguinte, concluiu pela
regularidade do domínio da parte recorrida, mormente porque a recorrente não

comprovou qualquer prejuízo sofrido. Essa conclusão pode ser retirada dos seguintes
excertos do v. acórdão estadual (fls. 660/662):

" Por fim, quanto ao uso do domínio na Internet, não vejo razões

para o acolhimento da inconformidade.

(...)

Observa-se, portanto, que a proteção dos domínios na Internet
obedece ao princípio denominado no exterior como 'first to file'
(primeiro a registrar). Portanto, o registro de nome de domínio
adota como critério o princípio de que o direito ao nome de
domínio será conferido ao primeiro requerente que Satisfizer,
quando do requerimento, as exigências para o registro do nome.

No caso dos autos, restou incontroverso nos autos, inclusive
diante da oitiva da testemunha Fabiano Mello (fl. 600), que a
demandada havia registrado o site impugnado pela autora em
data pretérita, rabão pela qual não há falar em apropriação

indevida, consoante sustentado.

Ainda que prosperasse a irresignação da autora quanto ao nome
de domínio, sequer logrou em comprovar os seus prejuízos, assim
como eventual possibilidade de concorrência desleal pela
demandada, não tendo comprovado que desenvolve a sua
atividade empresarial no Estado da demandada ou que tivesse tido
minoração ou perda da sua clientela em razão da home-page da

ré.
Nessa senda, inviável a pretensão da demandante.

Neste aspecto, conforme restou claramente assentado na sentença o
registro do domínio pertence ao primeiro requerete que satisfizer,
quando do requerimento, as exigências para o registro do nome,
conforme as condições descritas nessa resolução e seus anexos.

É o que prevê o art. 1° da Resolução n° 002/2005 expedida pelo
Comitê Gestor da Internet do Brasil.

Ora, conforme a prova dos autos restou incontroverso, inclusive
diante da oitiva da testemunha Fabiano Mello (fl. 600), que a

requerida havia registrado o site impugnado pela autora em data

anterior.

Sendo assim, não que se falar em apropriação indevida, ou uso
indevido do domínio na internet, consoante sustentado pela parte

autora.

De outra banda, mesmo que tivesse fundamento sua

inconformidade quanto ao nome de domínio, a autora não logrou

comprovar os seus prejuízos, nem a eventual possibilidade de
concorrência desleal pela demandada, eis não haver qualquer
demonstração de que desenvolve a sua atividade empresarial no
Estado da demandada ou que tivesse tido minoração ou perda da
sua clientela em razão da home-page da ré.

Evidente que o registro do domínio feito pela ré em tendo sido
procedido com anterioridade assegura à mesma o direito de uso do
domínio na rede mundial de computadores." (grifou-se)

Com efeito, segundo jurisprudência pacífica deste Sodalício, o domínio de
internet possui critério próprio de proteção e, nesse caso, adota-se como princípio

fundamental o denominado First Come, First Served . Nessa linha de intelecção,

confira-se:

"RECURSO ESPECIAL. CONFLITO ENTRE NOME DE
DOMÍNIO NA INTERNET E MARCA REGISTRADA EM
CLASSE ESPECÍFICA. ALEGADA VIOLAÇÃO DO DIREITO
DE UTILIZAÇÃO EXCLUSIVA DE NOME DE DOMÍNIO
EQUIVALENTE À MARCA.

1. O nome de domínio (domain name) é o sinal designativo
utilizado para identificar e localizar o endereço eletrônico ou a
home page de agentes que, de algum modo, exerçam atividade
(econômica ou não) na internet. A despeito da divergência
doutrinária sobre sua natureza jurídica (direito autônomo de
propriedade ou direito derivado de outro incidente sobre bem
imaterial), é certo que a Constituição da República de 1998
reconhece não só proteção às criações industriais, à propriedade
das marcas, aos nomes de empresas, mas também a quaisquer
outros signos distintivos (inciso XXIX do artigo 5º), expressão que
abrange, por óbvio, o nome de domínio.

2. O artigo 1º da Resolução 1/98, do Comitê Gestor da Internet no
Brasil, erigiu princípio fundamental denominado 'First Come,
First Served', segundo o qual o direito ao nome de domínio será
conferido ao primeiro requerente que satisfizer, quando do
pedido, as exigências para o registro. Nesse contexto, a concessão
do registro não dependeria de prévia apuração de eventual
conflito com marcas ou nomes comerciais registrados em outros
órgãos, atribuindo-se ao requerente a integral responsabilidade
pela escolha do nome de domínio.

3. De acordo com o artigo 2º do Anexo I da referida resolução, o
nome escolhido pelo requerente para registro não poderia tipificar
nome não registrável, o qual compreendia signos que pudessem
induzir terceiros em erro, 'como no caso de nomes que representam
marcas de alto renome ou notoriamente conhecidas, quando não
requeridos pelo respectivo titular'. Atualmente, encontra-se em
vigor a Resolução CGI.br 8/2008, que continua a responsabilizar o

requerente pela escolha de nome de domínio que induza terceiros

em erro ou que viole direitos de outrem (artigo 1º).

4. Desse modo, nem todo registro de nome de domínio composto
por signo distintivo equivalente à marca comercial de outrem
configura violação do direito de propriedade industrial, mas apenas
aquele capaz de gerar perplexidade ou confusão nos consumidores,
desvio de clientela, aproveitamento parasitário, diluição de marca
ou que revele o intuito oportunista de pirataria de domínio.

5. No caso concreto, não se evidencia qualquer uma das
circunstâncias vedadas pelo ordenamento jurídico. Isso porque o
nome de domínio escolhido pela sociedade empresária ré
('paixao.com.br') não se revela capaz de causar confusão entre o
serviço virtual a ser disponibilizado no site (destinado a aproximar
pessoas para relacionamentos amorosos) e os produtos
comercializados pelas autoras (cosméticos Paixão).

6. Ademais, o signo distintivo 'paixão' não caracteriza marca de
alto renome, a ser protegida em todos os ramos de atividade, o que
poderia, em princípio, a depender do caso concreto, justificar a
vedação de registro de nome de domínio equivalente. Tal condição
deveria ter sido reconhecida, na via administrativa, pelo INPI
(único órgão competente para tanto), o que não ocorreu,
sobressaindo, ao revés, a existência (incontroversa) de vários
registros da expressão "Paixão" como marcas de titulares
pertencentes a segmentos mercadológicos diversos.

8. A incidência, portanto, do princípio da especialidade no registro
da marca demonstra a possibilidade de coexistência de nomes de
domínio compostos pelo mesmo signo distintivo acrescido do ramo
de atividade do titular. Assim, não há que se falar em violação do
direito das autoras, que ainda podem proceder a registro de nome
de domínio representativo da sua marca, a exemplo de
'cosmeticospaixao.com.br' ou 'paixaocosmeticos.com.br'.

9. A marca Paixão, outrossim, caracteriza marca evocativa
(também chamada de sugestiva ou fraca), sinal distintivo que
mantém relação mediata ou indireta com o produto
comercializado, razão pela qual detém limitado campo de proteção.
Nesse contexto, seus titulares devem suportar o ônus da convivência
com outras semelhantes, exegese a ser transportada para os nomes
de domínio, notadamente no caso em tela, por ser totalmente viável
a coexistência sem implicar prejuízo aos agentes integrantes do
mercado de consumo. Não se vislumbra, dessa forma, qualquer
risco à integridade da marca das autoras, que sequer lograram
demonstrar indício de má-fé do requerente da home page.

10. Recurso especial não provido.
(REsp 1466212/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO,
QUARTA TURMA, julgado em 06/12/2016, DJe 03/03/2017,
grifou-se)

Dessa forma, considerando que o v. acórdão estadual está em consonância

com o entendimento desta eg. Corte Superior quanto à adoção do princípio First Come,
First Served, a pretensão recursal, nesse ponto, esbarra na Súmula 83/STJ.

Ademais, no que diz respeito à inexistência de prejuízo destacada pelo eg.
Tribunal a quo, o recurso especial atrai o óbice da