Informações do processo 2012/0245771-0

Cuidam os autos, na origem, de "ação ordinária de anulação de atos
administrativos com pedido de antecipação de tutela" proposta por NUTRILATINA em
desfavor de VEPÊ INDÚSTRIA ALIMENTÍCIA LTDA.

O il. Magistrado julgou improcedente o pedido (sentença às fls. 435/437).

Diante disso, NUTRILATINA interpôs apelação, a qual foi em parte

provida pelo eg. TJ-RJ, nos termos do v. acórdão, assim ementado (fls. 2.055/2.056):

"PROPRIEDADE INDUSTRIAL – APELAÇÃO CÍVEL –
CONCESSÃO DE REGISTRO DE MARCAS PELO INPI COM
APOSTILAMENTO – LEGALIDADE - MARCAS EVOCATIVAS
FORMADAS POR TERMOS COMUNS QUE SOFRERAM
EFETIVO DESGASTE - POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO
POR TODOS QUE COMERCIALIZAM PRODUTOS DO
GÊNERO – FINALIDADE DE IMPEDIR QUE SE PERPETUE
UM MONOPÓLIO DE UM SINAL QUE DEVE SER
FRANQUEADO A TODOS - PROSSEGUIMENTO DOS
PROCESSOS ADMINISTRATIVOS RELATIVOS AOS PEDIDOS
DE REGISTROS AINDA NÃO DEFERIDOS PELO INPI –
CABIMENTO.

1- Recurso que consiste em decidir se é cabível a restrição
determinada pelo INPI no sentido de constar a ressalva da não
exclusividade do uso da expressão “DIET SHAKE" nos registros
nºs 818.842.628 e 817.856.048 e se é cabível o prosseguimento e
deferimento dos dois pedidos de registro nºs 818.827.831 e
818.827.840, ambos referentes à marca nominativa 'DIETSHAKE
ORIGINAL', também sem constar qualquer restrição quanto ao
uso do elemento nominativo;

2- O termo 'DIET' é muito utilizado em diversos produtos

alimentícios com o objetivo de que o consumidor identifique de
pronto que o mesmo é um produto dietético, ou seja, de baixa
caloria. O termo 'SHAKE' também é muito usual em produtos
alimentícios, em geral em bebidas, com o intuito de que o
consumidor identifique que aquela bebida é “batida", “agitada".
Já o termo 'DIET SHAKE' tornou-se uma expressão utilizada para
identificar especialmente um tipo pó para ser batido e que se
transforma em bebida dietética;

3- As marcas da apelante, 'DIET SHAKE', são formadas por
termos comuns e constituem expressões evocativas e desgastadas.
O fato da marca 'DIETSHAKE' estar grafada com os termos
'DIET' e 'SHAKE' juntos, ainda assim constitui uma marca
evocativa, pois o impacto na mente do consumidor é o mesmo, ou
seja, identificará de imediato que é uma bebida dietética e que é
batida;

4- Os pedidos de registros nºs 818.827.831 e 818.827.840,
relativos à marca nominativa 'DIETSHAKE ORIGINAL', nem
sequer haviam sido deferidos pelo INPI, uma vez que foram
sobrestados quando da interposição da revisão administrativa pela
apelada, razão pela qual devem prosseguir os respectivos processos
administrativos, devendo o INPI, em caso de concessão, observar
a natureza evocativa e desgastada das expressões 'DIET SHAKE'/
'DIETSHAKE', nos termos já expostos no voto;

5- Recurso conhecido e parcialmente provido."

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (acórdão de fls.

2088/2098).

Inconformado, NUTRILATINA manejou o presente recurso especial,
com fulcro no art. 105, inciso III, alínea "a", da CF/88, no qual alega violação do art.
535 do CPC/73; do art. 6 bis da CUP; art. 6 quinquies, C1 da CUP e 15.1 do TRIPS; e
do art. 126 da Lei n.º 9.279/96.

Contrarrazões às fls. 2.134/2.123.

É o relatório. Passo a decidir.

Cumpre salientar que o presente recurso será examinado à luz do

Enunciado 2 do Plenário do STJ: "Aos recursos interpostos com fundamento no
CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos
os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas, até
então, pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça".

O recurso em apreço merece prosperar.

Inicialmente, alega o recorrente violação do art. 1022 do CPC/2015, uma

vez que o v. acórdão estadual não teria tratado das matérias suscitadas nos embargos de
declaração. Entretanto, o recurso não merece acolhimento. Isso porque o apelo especial
limita-se a alegar a omissão de forma genérica, sem apontar quais matérias seriam
omissas, o que atrai, por analogia, a Súmula 284 do STF. Corroboram essa conclusão os
julgados a seguir:

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
ESPECIAL. SEGURO DE VIDA. AFRONTA AO ART. 535 DO
CPC NÃO \DEMONSTRADA. SÚMULA N 284 DO STF.
FUNDAMENTO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA N. 283 DO STF.
REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS
AUTOS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ.
DECISÃO MANTIDA.

1. Considera-se deficiente a fundamentação do recurso especial
que alega violação do art. 535 do CPC, a teor da Súmula 284 do
STF, quando não demonstrada, clara e objetivamente, qual o
ponto omisso, contraditório ou obscuro do acórdão recorrido que
não terão sido sanado no julgamento dos embargos de
declaração.

(...)

5. Agravo regimental a que se nega provimento."

(AgRg no REsp 1188316/AM, Rel. Ministro ANTONIO
CARLOS FERREIRA , QUARTA TURMA, julgado em
18/11/2014, DJe 25/11/2014, grifou-se).

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. LIQUIDAÇÃO
DE SENTENÇA. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC.
ALEGAÇÕES GENÉRICAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.º 284
DO STF, POR ANALOGIA. PERÍCIA. CONVICÇÃO DO JUIZ
DESTINATÁRIO DA PROVA. IMPOSSIBILIDADE DE
REVISÃO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO

1. Não se pode conhecer da violação ao artigo 535 do CPC, pois
as alegações que fundamentaram a pretensa ofensa são
genéricas, sem discriminação dos pontos efetivamente omissos,
contraditórios ou obscuros. Incide, no caso, a Súmula n.º 284 do
STF, por analogia.

(...)

4. Agravo regimental não provido."

(AgRg no AREsp 281.953/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE
SALOMÃO , QUARTA TURMA, julgado em 26/2/2013, DJe de
5/3/2013, grifou-se).

Avançando na análise do recurso, melhor sorte não socorre ao recurso no
que diz respeito à tese de marca notoriamente conhecida. Como sabido, o

prequestionamento é requisito de admissibilidade do apelo especial, uma vez que
compete ao eg. STJ julgar, em sede de recurso especial, conforme dicção do art. 105, III,
da Carta Magna, somente as causas decididas, em única ou última instância, pelos
Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados, do Distrito Federal e
Territórios.

Na espécie, tem-se que os conteúdos normativos do art. 6º bis da CUP e
do art. 126 da Lei n.º 9.279/96 não foram analisados pelo eg. TJ-RJ, acarretando a
ausência de prequestionamento desses dispositivos legais. Nesse diapasão, nessa parte o
apelo nobre não merece conhecimento, em face da incidência, por analogia, do óbice das
Súmulas n. 282 e n. 356 do STF. Nesse sentido:

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA VENTILADA NO
RECURSO ESPECIAL. SÚMULAS 282 E 356/STF. REEXAME
DE MATÉRIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA
7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. O prequestionamento é exigência inafastável contida na própria
previsão constitucional, impondo-se como um dos principais
pressupostos ao conhecimento do recurso especial. Por isso que,
não decidida a questão pela instância ordinária e não opostos
embargos de declaração, a fim de ver suprida eventual omissão,
incidem, por analogia, os enunciados n. 282 e 356 da Súmula do
Supremo Tribunal Federal.

(...)

3. Agravo interno não provido."

(AgInt no AREsp 1208802/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE
SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 17/04/2018, DJe
20/04/2018 - grifou-se)

"AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE ANULAÇÃO DE CONTRATO CUMULADA COM
INDENIZAÇÃO. ARTS. 6° DA LEI DE INTRODUÇÃO ÀS
NORMAS DO DIREITO BRASILEIRO E 4°, PARÁGRAFO
ÚNICO, DA LEI N. 8.955/94. AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF.
CONTRATO DE FRANQUIA. RESCISÃO. REEXAME FÁTICO
DOS AUTOS. SÚMULA N. 7/STJ.

1. A ausência de prequestionamento de dispositivos legais tidos por
violados impede o conhecimento do recurso especial. Incidem as
Súmulas n. 282 e 356 do STF.

(...)

3. Agravo interno a que se nega provimento."

(AgInt no AREsp 234.398/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL

GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 10/04/2018, DJe
16/04/2018 - grifou-se)

Por fim, o recurso também não merece acolhimento quanto ao art. 6º
quinquies, C1 da CUP e 15.1 da TRIPS. Sob as referidas infringências, o recorrente
ressalta que as marcas "DIET SHAKE" e "DIETSHAKE" , por possuírem a necessária
distintitividade para fins de registro da marca, deveriam, por consequência, serem
gravadas com o uso de exclusividade.

O eg. TJ-RJ, por seu turno, concluiu que, apesar de ser possível conferir o
registro a essas marcas, não possuem o condão do uso exclusivo dessas expressões. Para
fins demonstrativos, colacionam-se os seguintes trechos do v. acórdão estadual (fls.
2007/2010):

"Razão assiste em parte à Autora, ora Apelante. De acordo com a
legislação marcaria, a marca composta de expressões de uso
comum e que guardam relação direta com o produto, mercadoria
ou serviço a distinguir só pode ser registrada se estiver revestida de
um aspecto distintivo.

A vedação em comento tem por objetivo impedir o monopólio de
uma denominação genérica por determinada empresa em
detrimento de outras, uma vez que geraria uma concorrência
desleal já que dificultaria as empresas concorrentes de difundirem
seus produtos e/ou serviços no mercado, ocasionando confusão em
relação ao consumidor.

De fato, as expressões 'DIET' e 'SHAKE' são de uso comum, não
sendo passíveis de exclusividade (art. 124, VI, da Lei 9.279/96). No
entanto, tenho que as marcas 'DIETSHAKE' e 'DIET SHAKE'
estão suficientemente revestidas de distintividade, pois como marca
mista que são, não podem ser identificadas somente pelo aspecto
nominativo, mas também com base nos outros elementos
figurativos que permitem a sua identificação pelos consumidores,
tais como: tipo de grafia, cores utilizadas e desenho que faz parte
da marca.

Desta forma, concluo ser perfeitamente plausível o registro das
marcas 'DIETSHAKE' e 'DIET SHAKE', porém com a ressalva de
que outras empresas possam se utilizar das expressões 'DIET' e
'SHAKE', separadamente, desde que não copiem os demais
elementos que identificam a marca registrada.

Nestes termos, adoto como razões de decidir a sentença
proferida nos autos do processo nº 2003.51.01.500400-3 em que as
empresas MIDWAY INTERNACIONAL LABS LTDA e MIDWAY
TECNOLOGIA DE ALIMENTOS LTDA objetivam a declaração
de nulidade do ato administrativo exarado pelo INPI que deferiu à

NUTRILATINA LABORATÓRIOS LTDA o registro da marca
'DIET SHAKE', com exclusividade, para termos genéricos como
DIET e SHAKE, e o arquivamento definitivo dos pedidos de
registro de marca formulados com base nos referidos termos
genéricos, valendo transcrever o seguinte trecho:

(...)

As palavras DIET e SHAKE são expressões em língua
inglesa, incorporadas ao vernáculo, e comportam
significados próprios, designativos de 'dieta' e 'bebidas
batidas'. Como bem ressaltou o INPI em sua contestação,
estes termos nominativos possuem uma função informativa
sobre um tipo de complemento alimentar de natureza
dietética, usado como uma mistura para preparo de
bebidas. Por conseguinte, estes termos nominativos, por si
só, não são dotados de suficiente distintividade.

No entanto, entendo que descabe o pedido de nulidade do
ato administrativo do INPI que concedeu o aludido
registro, devendo o mesmo apenas ser apostilado, de
modo a se aproveitar os atos levados a efeito até então,
nos termos do art. 220 da LPI. Com efeito, se a marca em
questão fosse simplesmente nominativa, sem qualquer
distintividade, de certo haveria violação ao mencionado
art. 124, VI. Porém, como se trata de marca mista, há,
além, do aspecto nominativo, outros elementos figurativos
que conferem forma distintiva ao signo em questão, de
modo que a identificação dos produtos da ré é feita não
apenas pelo nome, mas também pelo tipo de grafia, pelas
cores utilizadas e pelo desenho que faz parte da marca.
Assim, a marca mista em si é perfeitamente registrável.
Daí porque não incide na espécie a alegada violação
contida no art. 124, VI, vez que o próprio dispositivo legal
ressalva a viabilidade de registros que adotem nomes
comuns e genéricos, desde que “revestidos de suficiente
forma distintiva", como ocorre no caso em tela.

Todavia, conforme já referido, a ré não tem direito ao uso
exclusivo das expressões DIET e SHAKE, eis que se trata
de palavras de uso comum mesmo em inglês, insuscetíveis,
portanto, de apropriação. Como bem lembrou Luiz
Guilherme de A. V. Loureiro, em seu livro 'A Lei da
Propriedade Industrial Comentada' (Lejus, ed. 1999), 'o
monopólio de um nome ou sinal genérico em benefício de
um comerciante poderia gerar uma exclusividade
inadmissível e injusta, além de prejudicial aos
concorrentes, que não teriam como apresentar seus
produtos'.

Por conseguinte, é certo que o INPI deve apostilar a
restrição quanto à exclusividade de uso dos termos DIET e
SHAKE no registro 818842628 (fls. 214), na classe 5.18,

bem como nos demais pedidos de registro feitos pela ré,
caso os mesmos venham a ser deferidos. Deste modo, a ré
permanece com a titularidade de suas marcas, mas não
poderá impedir que outras empresas se utilizem dessas
expressões, desde que elas, obviamente, não copiem os
demais elementos que caracterizam a marca registrada.
Entretanto, faz-se necessária uma observação. Verifica-se
nos autos que esta questão do apostilamento já é objeto de
apreciação em outro processo (98.0018134-2), ajuizado
pela ré perante a 9 a VF, objetivando “a manutenção das
concessões referentes às marcas mistas DIET SHAKE e
DIETSHAKE, registradas sob os nº(s) 817056048 e
818842628, para assinalarem nas classes 33.10 'doces e
pós para fabricação de doces em geral' e 05.18
'medicamentos que atuam sobre as funções endócrinas e
sobre o metabolismo', respectivamente, sem quaisquer
restrições quanto a não exclusividade de uso das
expressões 'DIET SHAKE' e 'DIETSHAKE', conforme
constam nos certificados de registros" (fls. 363/366). Tal
pleito foi julgado improcedente (fls. 367/369) e o processo
se encontra atualmente em grau de recurso. Como no
certificado de registro de fls. 214 (DIET SHAKE) já
consta a apostila “sem direito ao uso exclusivo da
expressão 'DIET SHAKE', parece que o INPI concedeu
tal marca sem a restrição e logo em seguida a apostilou,
tanto que a ora ré ajuizou aquela ação. De todo modo,
conforme mencionado anteriormente, ainda falta a
apostila no registro 817056048 (DIETSHAKE – fls. 212),
o que, no entanto, não pode ser objeto de condenação
nesta ação, tendo em vista tratar-se da mesma matéria
daquela outra que tramita perante a 9 a VF.

Portanto, como também não cabe a nulidade do registro
(mas sim, repita-se, a mera anotação de restrição de uso
dos termos genéricos, e que já é objeto de apreciação em
outro processo), improcede o pleito de nulidade do
registro (pedido “a" do relatório) nos termos em que foi
feito. Já quanto ao pedido 'b' – arquivamento definitivo de
pedidos de registro de marca feitos pela primeira ré que
tenham como objeto os signos genéricos já mencionados –
o mesmo é parcialmente procedente pois, conforme já
referido, caso venham a ser deferidos os pedidos de marca
mencionados pelo INPI a fls. 360/362, é necessário que
seja anotada a apostila de restrição ao uso exclusivo dos
termos DIET e SHAKE.'

Conseqüentemente, com relação ao pedidos nºs
818.827.831 e 818.827.840 referentes à

(...) Ver conteúdo completo

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