Informações do processo 2017/0265484-3

DECISÃO
Cuida-se de agravo (art. 544 do CPC/73) interposto por BFFC COMÉRCIO E
PARTICIPAÇÕES LTDA contra decisão de fls. 621-622, e-STJ, que negou seguimento ao recurso
especial interposto com fundamento na alínea a  do inciso III do art. 105 da Constituição Federal, em

desafio a acórdão prolatado pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região, assim ementado (fl. 554,

e-STJ):

PROPRIEDADE INDUSTRIAL - MARCA BOB'S DOG - AUSÊNCIA DE
COLIDÊNCIA - CLASSES DISTINTAS - PRINCIPIO DA ESPECIALIDADE
- Insurge-se a parte autora contra sentença que julgou improcedente o pedido, em

ação ordinária objetivando a declaração de nulidade de registro, para a marca
nominativa "BOB'S DOG".
- A função principal das marcas é distinguir os produtos de outros idênticos,
semelhantes ou afins, de origens diversas, nos termos do artigo 123, I, da Lei n°
9279/96, bem como de identificação da origem dos produtos.

- Os produtos identificados pela marca anulanda não se confundem com os

produtos protegidos pelas marcas da parte autora.
- Precedente Jurisprudencial.

- Não configurada a hipótese prevista no - artigo 195, III, da Lei 9.279/96, tendo

em vista que as atividades não se voltam para o mesmo produto ou serviço.

- Sentença confirmada. Apelação desprovida.

Nas razões do especial (fls. 557-583, e-STJ), alegou a parte recorrente violação de art.
195, III, da Lei n. 9.279/96. Sustenta, em síntese, a anulação de registro concedido pelo INPI para a
marca BOB'S DOG, pois reproduz a famosa marca BOB'S e sua derivação igualmente registrada
BOB'S DOG, bem como compelí-la a se abster de utilizar a referida marca, tendo em vista tipificar a
concorrência desleal a utilização de meio fraudulento para captação de clientela.

Oferecidas as contrarrazões (fls. 592-592 e 600-611, e-STJ), a Corte local procedeu ao

exame provisório de admissibilidade, oportunidade em que negou seguimento ao recurso especial.

Daí o presente recurso (fls. 624-648, e-STJ), em cujas razões a parte insurgente impugna

o óbice aplicado pelo Tribunal a quo.

Contraminuta à fl. 652, e-STJ.

É o relatório.

Decido.

O presente recurso não merece prosperar.

1. BFFC COMÉRCIO E PARTICIPAÇÕES LTDA ajuizou ação de nulidade do
registro marca BOB'S DOG, pretendendo exclusividade na exploração da marca nominativa BOB'S,

que foram registradas no Instituto Nacional de Propriedade Industrial no ano de 1998.

A ação foi julgada improcedente, sob o fundamento de que não há colidência entre as

marcas (fls. 486-491, e-STJ):

[...]

A questão, portanto, não se limita a examinar a classe em si. É mais complexa e
deve estar fundada no objetivo de se evitar a confusão por parte dos consumidores,
bem como o efeito daninho sobre a propriedade alheia no que se refere à diluição

da marca, ou seja, o enfraquecimento da denominada "imagem da marca".

Não resta dúvida de que existem elementos distintivos suficientes para não ensejar
confusão no mercado consumidor, que é diferente, sobre o serviço prestado pela 2ª.
ré em relação à marca da autora, em especial ao produto vendido através da marca

BOB'S DOG, cachorro-quente.

Assim, trata-se não apenas de classes distintas, mas de serviços distintos e serviço

-produto distintos em áreas de atuação completamente diversas.

[...]

O efeito prático do reconhecimento de uma maior zona de exclusão obtida pela
força de uma marca no mercado é o impedimento de registro de outras marcas

semelhantes em ramos de atividade não exatamente iguais, mas afins.

No presente caso, contudo, a zona de proteção da imagem da marca da demandante
não chega ao ponto de impedir o registro da marca da 2ª. Ré em atividade
empresarial completamente distinta da dela. O princípio da especialidade, aqui,

mesmo relativizado, não pode ser desconsiderado como pretende a autora.

O último argumento da autora, de infringência do art. 128, parágrafo 1°, da LPI,
deve também ser afastado. Primeiramente porque a autora inova na causa de pedir

em réplica, após a citação dos réus, o que é vedado pelo art. 264, do CPC; e, em

segundo lugar, porque a finalidade da norma invocada é impedir que uma empresa
requeira o registro de marcas defensivas, excluindo a atividade empresarial lícita de
outras, o que não é o caso. Não há prova de que a segunda ré tenha encerrado
formalmente suas atividades e que não exercesse a atividade empresarial quando do

requerimento do registro.

A sentença foi confirmada no julgamento da apelação pela 1ª Turma Especializada do
Tribunal Regional Federal da 2ª Região, que por unanimidade de votos, entendeu não haver
similitude entre as marcas capaz de gerar confusão ou associação indevida pelo consumidor,
tampouco prejuízo para a reputação da marca original, com os seguintes fundamentos (fl. 550-e-STJ):

Tendo em vista que as marcas atuam em segmentos de mercado totalmente diversos
entre si, não há de se falar em notoriedade no segmento, bem como conhecimento
anterior da marca, afastando-se a possibilidade de aplicação dos incisos XIX e
XXIII do art. 124, bem como do art. 126 da LPI, que trata da marca notoriamente
conhecida em seu ramo de atividade nos termos do art. 6° bis (I), da Convenção da

União de Paris.

Considerando o princípio da especialidade, o que conta é uma eventual estreita
afinidade entre os produtos, e seus respectivos segmentos de mercado, não
importando tanto, a classe em que se encontram efetivamente registrados.

O ato administrativo que se pretende anular levou em consideração o segmento
mercadológico das marcas em tela, que são diferentes, uma vez que a marca da
apelante assinala produtos alimentícios, serviços de alimentação e serviços de
entrega de alimentos e bebidas, enquanto que a marca BOB'S DOG, da apelada
assinala produtos e serviços de alojamento, criação, toalete e tratamento de animais.

Logo, os produtos em questão se destinam a consumidores específicos, afastando,
desta forma, a possibilidade de ser o público alvo induzido em erro, não
configurando, portanto, a hipótese de prática de concorrência desleal, prevista no
artigo 195, III, da Lei 9.279/96, tendo em vista que as atividades não se voltam pari
o mesmo produto ou serviço.

Dessa forma, da leitura dos trechos acima, verifica-se que não ficou demonstrada a

colidência das marcas a possibilitar a alegada confusão.

Desse modo, a pretendida reforma do julgado demandaria análise do acervo fático e

probatório, o que se mostra inadmissível diante do óbice contido na Súmula 7/STJ.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE
INDUSTRIAL. ART. 124, XIX, DA LEI Nº 9.279/96. COLISÃO DE
MARCAS. MARCA NOMINATIVA CHESTER E MARCA MISTA
CHESTER CHEETAH. REGISTRO CONCEDIDO SEM EXCLUSIVIDADE
DO USO DA PALAVRA "CHESTER". POSSIBILIDADE DE
CONVIVÊNCIA DAS MARCAS. INEXISTÊNCIA DE CONFUSÃO ENTRE
CONSUMIDORES. REVISÃO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA.
IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 07/STJ. AGRAVO

REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Para a caracterização da infringência de marca, não é suficiente que se

demonstrem a semelhança dos sinais e a sobreposição ou afinidade das atividades.
É necessário que a coexistência das marcas seja apta a causar confusão no
consumidor ou prejuízo ao titular da marca anterior, configurando concorrência

desleal. Precedentes.

2. A doutrina criou parâmetros para a aplicação do 124, XIX, da Lei nº 9.279/96 ao
caso concreto, listando critérios para a avaliação da possibilidade de confusão de

marcas: a) grau de distintividade intrínseca das marcas; b) grau de semelhança das
marcas; c) legitimidade e fama do suposto infrator; d) tempo de convivência das
marcas no mercado; e) espécie dos produtos em cotejo; f) especialização do

público-alvo; e) diluição.

3. Com base nos elementos fático-probatórios dos autos, o Tribunal de origem
concluiu pela possibilidade de coexistência no mercado da marca nominativa
CHESTER e da marca mista CHESTER CHEETAH.

4. A primeira é um produto derivado de uma ave para festas; a outra, um produto

do ramo de salgadinhos.

5. A revisão do entendimento firmado na instância ordinária atrai a incidência da

Súmula nº 7 do STJ.

6. Agravo regimental não provido.

(AgRg no REsp 1346089/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA

TURMA, julgado em 05/05/2015, DJe 14/05/2015)

DIREITO DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
RECURSO ESPECIAL. CONFLITO ENTRE MARCAS. DORITOS E

DOURADITOS. MARCAS FRACAS. POSSIBILIDADE DE
CONVIVÊNCIA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO.

INADMISSIBILIDADE. ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA DO STJ.

1. "O art. 535 do CPC encontra-se incólume quando o Tribunal de origem, embora
sucintamente, pronuncia-se de forma suficiente sobre a questão posta nos autos,
sendo certo que o magistrado não está obrigado a rebater um a um os argumentos
trazidos pela parte se os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para

embasar a decisão" (REsp n. 1.197.028/AL, Relator Ministro LUIS FELIPE

SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 16/2/2012, DJe 28/2/2012).

2. "Para modificar o que foi decidido pela Corte de origem, no âmbito da

ação de abstenção de uso de nome empresarial, marca e nome de domínio,
seria necessário o revolvimento do conteúdo fático-probatório dos autos,

providência incompatível com a via estreita do recurso especial, ante o óbice
previsto na Súmula 7 desta Corte" (AgRg no Ag n. 1.049.819/SP, Relator
Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 22/3/2011, DJe

30/3/2011).

3. Marcas fracas, meramente sugestivas e/ou evocativas, podem conviver com

marcas semelhantes. Precedente: REsp n. 1.166.498/RJ, Rel. Ministra NANCY

ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/03/2011, DJe 30/03/2011.

4. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no REsp 1046529/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA,

QUARTA TURMA, julgado em 24/06/2014, DJe 04/08/2014) [grifou-se]
PROPRIEDADE INDUSTRIAL E PROCESSUAL CIVIL. COLISÃO DE

MARCAS. POSSIBILIDADE DE CONFUSÃO AFASTADA PELO
TRIBUNAL A QUO . CONVIVÊNCIA DE MARCAS ADMITIDA NAS

INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. MATÉRIA FÁTICA. REEXAME.

IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7-STJ.

I. Com base nos elementos fático-probatórios dos autos o Tribunal local
concluiu que "as marcas apresentam-se distintas e inconfundíveis", de sorte

que a revisão dessa conclusão atrai a incidência da Súmula 7 desta Corte.

Precedentes.

II."Segundo o princípio da especialidade ou da especificidade, a proteção ao signo,
objeto de registro no INPI, estende-se somente a produtos ou serviços idênticos,
semelhantes ou afins, desde que haja possibilidade de causar confusão a terceiros"

(REsp 333.105/RJ, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO).
III. Recurso especial não conhecido.
(REsp 900568/PR, Rel. Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR, QUARTA
TURMA, julgado em 21/10/2010, DJe 03/11/2010) [grifou-se]