Informações do processo 2017/0291688-7

Os processos abaixo relacionados encontram-se com vista ao(s) recorrente(s) para
manifestação acerca da "Certidão para Saneamento de Óbices" constante dos autos:

DECISÃO

Trata-se de agravo de RR DONNELLEY EDITORA E GRÁFICA LTDA. contra

decisão que inadmitiu recurso especial fundado no art. 105, III, "a", da Constituição Federal,
interposto contra v. acórdão do Eg. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado
(e-STJ fls. 1.723):

"Patente de modelo de utilidade. Propriedade industrial protegida pela Lei n°
9.279/96. Contrafação. Autor que detém a titularidade do modelo de utilidade
denominado "Disposição em etiqueta auto-adesiva com elementos de
segurança", depositado no INPI em 05/05/1998 e concedido em 24/10/2006.
Arguição de nulidade do registro da patente. Impossibilidade de
reconhecimento da nulidade de maneira incidental pela Justiça Estadual.
Necessidade de prévio decreto de nulidade do registro pela via administrativa
ou judicial, perante a Justiça Federal e com a participação obrigatória do
INPI. Jurisprudência do C. STJ e deste E. TJSP. Proteção que recai sobre a
disposição construtiva caracterizada na Carta Patente no MU7800530-2, e
não sobre os elementos de segurança individualmente considerados.
Determinação para a cessação de indevida utilização da patente e
indenização decorrente que dependem de comprovação de que as
semelhanças entre produto original e o produto contrafeito são suficientes
para se causar confusão no consumidor, com o desvio da clientela do titular
do modelo de utilidade e concorrência desleal. Perícia técnica que concluiu
pela existência de violação do modelo de utilidade de titularidade do autor.
Alegada inidoneidade do laudo pericial que não subsiste. Danos materiais
devidos e oriundos da ilicitude que advém da violação, não ficando o prejuízo
adstrito à sua efetiva comprovação na fase de conhecimento e podendo ser
apurado, em conformidade com a lei, na execução da sentença. Presume-se,
válida e licitamente, que, comprovada a violação da patente, devem ser
ressarcidos os danos materiais que podem ser resumidos ao pagamento de
royalties proporcionais à comercialização do produto sem a devida

concessão do direito de uso e exploração pelo titular. Dano moral que
também é presumido pela lesão à honra, reputação e imagem do autor, ao
lado do uso parasitário, e deve ser indenizado para prestígio do modelo de
utilidade e em benefício do consumidor. Arbitramento em R$ 100.000,00 que
se ajusta aos parâmetros da jurisprudência. Recurso improvido"

Opostos embargos de declaração, foram eles rejeitados (e-STJ fls. 1.745-1.749).

Nas razões do recurso especial, a parte agravante alegou violação dos arts. 535 do

CPC; 8º, 9º , 11, 14, 25, 35, 45, 46 e 56 da Lei 9.279/1996; e 884 e 944 do CC. A par da
inadequação da tutela jurisdicional entregue, sustentou ser possível a alegação de nulidade de
registro de patente, com matéria de defesa, em demandas propostas perante a Justiça estadual.
Argumentou que o pedido de registro pela parte agravada não atendia os requisitos formais para
seu deferimento pelo INPI, tampouco caracterizava-se pela novidade. Ademais, a agravante já
fazia uso da mesma técnica antes do depósito do requerimento de registro, de modo que deveria
ser preservado seu direito a continuar utilizando-o. Subsidiariamente, asseverou ser excessivo o
valor fixado a título de danos morais.

Contraminutas às fls. 1.826-1.832 (e-STJ).

É o relatório. Decido.

Assim, a despeito do litisconsórcio passivo admitido em razão da origem em comum
da ação, bem como da comunhão de pedidos, nota-se que a cumulação de ação foi deferida no
intuito tão somente de economia processual, não se tratando de litisconsórcio obrigatório,
tampouco unitário. Essa reflexão inicial se faz necessária em razão da existência de três recursos
especiais, interpostos simultaneamente nos presentes autos, os quais, todavia, serão apreciados
individualmente diante das distintas teses deduzidas e da autonomia dos resultados igualmente
distintos.

O acórdão recorrido assim decidiu acerca da caracterização da fraude à execução no

caso concreto (e-STJ fls. 1.726-1.727):

"Bem se vê, portanto, que o decreto de nulidade do registro da patente deve
se dar pela via administrativa ou judicial, mas esta obrigatoriamente na
Justiça Federal (art. 175, caput, Lei n° 9279/96) e com a participação
obrigatória do INPI . Não o fazendo, submete-se a requerida a todos os
efeitos legais resultantes da concessão da patente de modelo de utilidade ao
autor.

Assim tem reiteradamente decidido este Egrégio Tribunal de Justiça e,
particularmente, esta Câmara Reservada de Direito Empresarial: [...]
Pois bem.

A proteção à propriedade industrial abrange a patente de invenção, a de
modelo de utilidade, o registro de desenho industrial e o de marca. O
requerente é titular do modelo de utilidade denominado "Disposição em
Etiqueta Auto-Adesiva com elementos de Segurança", sob o número
MU7800530-2, cujo depósito foi realizado em 05/05/1998, e concedido pelo
INPI em 24/10/2006 (fl. 14). Ressalte-se, por oportuno, que a proteção
concedida ao requerente pela lei 9.279/96 recai não sobre os elementos de
segurança, em si e individualmente considerados, mas sobre a disposição
construtiva de etiqueta auto-adesiva especificada às fls. 15/19, que concede
ao produto as características da novidade e utilidade, conferindo ao autor do

modelo de utilidade o direto de obter a patente.

Relembre-se que tanto a patente de invenção quanto a de modelo de utilidade
exigem, para que possam gozar de proteção, os requisitos da novidade,
industriabilidade (susceptibilidade de aplicação industrial), originalidade
(fruto de atividade inventiva) e licitude (RICARDO NEGRÃO, Manual de
direito comercial e de empresa, Vol.1, 9a Ed., Editora Saraiva, 2012, pp.
135).

O art. 9º da Lei nº 9279/96 estabelece que "É patenteável como modelo de
utilidade os objeto de uso prático, ou parte deste, suscetível de aplicação
industrial, que apresente nova forma ou disposição, envolvendo ato inventivo,
que resulte em melhoria funcional no seu uso ou em sua fabricação"

E, como ensina RUBENS REQUIÃO: "O modelo de utilidade compreende
sempre uma disposição ou forma nova obtida ou introduzida em ferramentas,
instrumentos de trabalho ou utensílios, destinados a um uso prático. Como
ainda explica Gama Cerqueira, são modelos os objetos que, sem visarem a
um efeito técnico peculiar (caso em que constituiriam invenção propriamente
dita), se destinam simplesmente a melhorar o uso ou utilidade do objeto, e
dotá-lo de maior eficiência ou comodidade em seu emprego ou utilização, por
meio de nova configuração que lhe é dada, da disposição ou combinação
diferente de suas partes, de novo mecanismo ou dispositiyos, em uma palavra:
mediante modificação especial ou vantajosa introduzida nos objetos comuns.
A proteção concedida ao modelo de utilidade, como é fácil de compreender, e
está consignado em preceito da lei, somente diz respeito à forma ou à
disposição nova que traga melhor utilização à função a que o objeto ou parte
de máquinas e destina" (Curso de Direito Comercial, 1º volume, 3ª ed. - São
Paulo: Saraiva, 2012, p. 361).

No caso da patente no MU7800530-2, a "disposição nova que traga melhor
utilização à função a que o objeto ou parte de máquina se destina" vem
descrita às fls. 15/16, que destaca como características do objeto patenteado
a impossibilidade de se retirar a etiqueta, devido aos cortes de segurança por
faqueamento; o revestimento de tinta que reage aos solventes das
substâncias adesivas, impedindo o descolamento da etiqueta por seu
umedecimento; a existência de símbolo executado por técnicas de holografia
e as marcações invisíveis a olho nu, mas visíveis quando expostas a raio
ultravioleta, permitindo a constatação de fraudes .

Contudo, para que se justifique a cessação de indevida utilização da patente,
bem como a indenização decorrente, é necessário que se comprove que as
semelhanças entre o produto original e o produto contrafeito são suficientes
para causar confusão no consumidor em geral, com o consequente desvio da
clientela do titular do modelo de utilidade, a qual o adquire acreditando
tratar-se do original, gerando, assim, concorrência desleal.

E, no caso, malgrado as razões recursais, a perícia técnica realizada bem
esclareceu que o produto comercializado pela requerida assemelha-se, em
todas as características de uso e funcionalidade, ao produto reivindicado
pela patente MU7800530-2, apresentando a mesma disposição construtiva
(fls. 1089/1138)."

Da leitura do trecho acima transcrito, fica evidente que o eg. Tribunal recorrido
decidiu a lide em sua integralidade, indicando os fundamentos adotados como razão de decidir,
os quais se mostram suficientes e coerentes com o resultado alcançado. Nesse cenário, não se
cogita de vícios de fundamentação, tampouco de ofensa ao art. 535 do CPC.

Impende ressaltar que, "se os fundamentos do acórdão recorrido não se mostram
suficientes ou corretos na opinião do recorrente, não quer dizer que eles não existam. Não se
pode confundir ausência de motivação com fundamentação contrária aos interesses da parte

"(AgRg no Ag 56.745/SP, Rel. Ministro CESAR ASFOR ROCHA, DJ de 12/12/1994).

Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados: REsp 209.345/SC, Rel.Ministro
JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJ de 16/5/2005; REsp 685.168/RS, Rel. Ministro JOSÉ
DELGADO, DJ de 2/5/2005.

Ademais, no que respeita à competência para declaração de nulidade de registro de
patente, esta Corte Superior tem entendimento no sentido de que compete à Justiça Federal, com
participação do INPI. Todavia, essa regra sofre mitigação de exceção legalmente prevista nas
hipóteses em que arguida a nulidade, como matéria de defesa, ocasião em que se dispensa a
participação do INPI e, por consequência, afasta-se a competência absoluta do Justiça Federal. A
propósito, confira-se:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO DE
PROPRIEDADE INDUSTRIAL. PATENTE. AÇÃO DE NÃO INFRAÇÃO.
COMPETÊNCIA. JUSTIÇA ESTADUAL.

1. Decorre da interpretação da Lei 9.279/1996 (arts. 56 e 57) que o Instituto
Nacional de Propriedade Industrial está dispensado de participar de ação
em que se discuta a nulidade incidental de patente, de modo que, para
processar e julgar tais demandas, a competência é da Justiça Comum
Estadual. Precedentes.

2. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp n. 2.049.821/PR, relatora Min. NANCY ANDRIGHI,
TERCEIRA TURMA, julgado em 28/8/2023, DJe de 30/8/2023, g.n.)

RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. DESENHO
INDUSTRIAL. ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE
RECONHECIMENTO INCIDENTAL DA NULIDADE DOS DIREITOS DE
PROPRIEDADE INDUSTRIAL NO CURSO DE AÇÃO DE INFRAÇÃO EM
TRÂMITE NA JUSTIÇA ESTADUAL. ARTS 56, § 1º, E 118 DA LEI N.
9.279/96.

1. Recurso não conhecido em relação à apontada violação ao art. 111 da LPI
- Lei de Propriedade Industrial -, pois as razões do recurso encontram-se
dissociadas do quanto decidido no ponto. Ausência de demonstração, pelo
recorrente, do modo pelo qual o referido conteúdo normativo teria o condão
de lhe alcançar o direito de fundo pretendido. Súmula 284/STF.

2. A Lei n. 9.279/96 (LPI) exige, como regra, a participação do INPI,
autarquia federal, nas ações de nulidade de direitos da propriedade
industrial. O art. 56, §1°, da referida Lei, no entanto, faz uma ressalva
expressa no que diz respeito às patentes e aos desenhos industriais.
Dispensada, excepcionalmente, portanto, a participação do INPI.

3. Caso dos autos em que o acórdão afastou a originalidade e novidade da
tarja aposta na parte superior interna dos calçados fabricados pela parte
autora/recorrente, declarando a invalidade parcial do desenho industrial.
Conclusão reforçada pelo indeferimento do registro da marca tridimensional
pelo INPI no curso do feito.

4. Constatada pelo Tribunal de origem a ausência de risco de confusão pelo
público consumidor em relação ao conjunto-imagem de cada um dos produtos
("trade dress"), em razão da presença ostensiva das marcas das respectivas
fabricantes nas sandálias por si produzidas, e por ostentar a marca da
recorrente signo distintivo forte no mercado de consumo.

5. Matéria fático-probatória cujo reexame encontra óbice na Súmula 07 deste
Tribunal. Precedentes. 6. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE
E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

(REsp n. 1.832.502/SP, relator Min. PAULO DE TARSO SANSEVERINO ,

TERCEIRA TURMA, julgado em 4/10/2022, DJe de 27/10/2022, g.n.)

Nesse cenário, é de rigor o provimento do recurso especial, uma vez que o acórdão
recorrido deixou de apreciar a alegação de nulidade da concessão do registro de patente sob o
fundamento de sua incompetência absoluta. Por consequência, é de rigor a devolução do
processo à Corte estadual para que prossiga no julgamento da matéria de defesa oportunamente
arguida pela ora agravante.

Com esses fundamentos, nos termos do art. 253, parágrafo único, II, "c", do RISTJ,
conheço do agravo para dar provimento ao recurso especial, reconhecendo sua competência para
apreciação de matéria de defesa arguida incidentalmente, e determinando o retorno dos autos
para que prossiga no julgamento da apelação, como entender de direito.

Publique-se.

Brasília, 17 de abril de 2024.

Ministro RAUL ARAÚJO

Relator