Informações do processo 2017/0297207-9

Os processos abaixo relacionados encontram-se com VISTA à(s) parte(s) para regularizar
a representação processual, nos termos da certidão constante dos autos:

Trata-se de agravo interposto por AMAZONAS PRODUTOS PARA CALÇADOS
LTDA em face de decisão de inadmissibilidade de recurso especial, fundado no art. 105, III, “a"
E “C", da Constituição, interposto em face do v. acórdão proferido pelo eg. Tribunal Regional
Federal da 2ª Região, assim ementado:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL.
TUTELA CAUTELAR. SUSPENSÃO DO USO DA MARCA PUCCI PARA
OS PRODUTOS DAS CLASSES 18 E 25. CADUCIDADE RECONHECIDA.
I - Caracterizado o não-uso da insígnia registrada (PUCCI), pelo apelante,
para identificar produtos das classes 18 e 25, correta é a sentença que
julgou procedente o pedido para declarar a caducidade dos respectivos
registros (005.018.846, 005.022.371 e 790.287.897).

II - Se o contexto probatório indicia a existência de fraudes, em tese
perpetradas pelo apelante, no intuito alterar a verdade dos fatos e evitar
sentença desfavorável e que, inclusive, podem constituir tipos penais, com
remessa de cópia dos autos ao Ministério Público para apuração, correta é
a sua condenação em litigância de má-fé (art. 17, I, II e III do Código de
Processo Civil).

III - Via de consequência, imprescindível é a tutela cautelar para a
suspensão dos efeitos dos mencionados registros, até decisão final.

IV - Apelações desprovidas." (e-STJ Fl.871)

A recorrente aponta ofensa aos art. 143, 144 e 145 da Lei n. 9.279/96, sustentando,
em síntese,

(a) “Somente após a decisão administrativa, desconstituída a propriedade por uma
questão de ordem pública (obrigatoriedade de uso local), é que a parte insatisfeita pode
recorrer ao Poder Judiciário, em hipótese de nulidade do ato administrativo (declaratório de

caducidade). Há, portanto, a necessidade de se esgotar previamente a via administrativa no
âmbito do INPI " (e-STJ Fl.1002),

(b) “se o titular do registro de marca aqui no Brasil fabrica o produto, cumpre ele
com o requisito legal para afastar a caducidade, que é o uso da marca. Simples assim. 26.
Assim, portanto, inequívoco é o fato de que o acórdão recorrido viola o artigo 145 da Lei nº
9.279/96, pois, embora tenha reconhecido o uso da marca “Pucci" pela Recorrente para a
classe 25, paradoxalmente, declarou a caducidade dos registros de titularidade desta para a
mesma e já mencionada classe 25 " (e-STJ Fl.1009) e

(c) “Na hipótese, ainda que remota, de o egrégio órgão colegiado entender que a
Recorrente não atua na fabricação de todos os produtos protegidos (relação cruzada de
demanda inelástica e impossibilidade de transbordamento de negócios – como ocorre, por
exemplo, entre vinhos e brandies), esta pleiteia, pelo menos, a caducidade parcial de seus
registros para a classe 25 " (fl. 1.010).

Contrarrazões à fl. 1.039.

É o relatório.

A irresignação não merece conhecimento, relativamente à primeira controvérsia.
Primeiro, há de se destacar que os artigos de lei indicados como violados, no apelo especial (arts.
143 e 145 da Lei de Propriedade Industrial) não condicionam o ajuizamento da ação declaratória
de caducidade de marcas ao prévio esgotamento (ou ao início) da esfera administrativa,
instaurada perante o INPI.

Com efeito, “Não se conhece do recurso especial, quando o dispositivo apontado
como violado não contém comando normativo para sustentar a tese defendida ou infirmar os
fundamentos do acórdão recorrido, em face do óbice contido na Súmula 284 do STF ." (AgInt
no REsp n. 1.881.619/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em
29/5/2023, DJe de 2/6/2023.).

Ademais, como o tema sobre livre acesso à jurisdição está vinculado ao debate
acerca do disposto no art. 5º, XXXV, da CF (“ a lei não excluirá da apreciação do Poder
Judiciário lesão ou ameaça a direito; "), eventual irresignação deveria ser manifestada em
recurso extraordinário, e não em recurso especial.

Quanto ao mais, se bem observado o conteúdo do acórdão de 2º grau, notar-se-á que
a controvérsia consiste, tão somente, em definir se há ou não provas suficientes de que a
Amazonas Produtos Para Calçados Ltda fez uso da Marca Pucci “nas classes 25 (couros e
peles) ;10-20-30 e 10-20 e 18:10 (roupas e acessórios para vestuário) " (e-STJ Fl.866), nos 5
anos anteriores ao pedido de declaração de caducidade.

Com efeito, concluiu o eg. TRF da 2ª Região muito categoricamente que

“(...) o conjunto probatório destes autos referenda a tese sustentada na
petição inicial: o não uso da marca PUCCI, pelo ora apelante, para
identificar produtos das classes 18 (roupas e acessórios para o vestuário em
geral) e 25 (couros, peles), no quinquênio anterior ao ajuizamento desta
ação, em 11.08.2011." (fl. 867)

Continua a Corte Regional Federal:

“Iniciam-se os indícios do não-uso da marca PUCCI nas referidas classes,
a sentença proferida na Justiça Ordinária local (7ª Varar Cível do Foro
Central da Comarca de São Paulo, autos nº 583.00.2009.157443-8 e cuja
autora é a ora apelante), na qual foram julgados improcedentes os pedidos
de reparação de danos e abstenção de uso da marca PUCCI, por Lommel
Empreendimentos Comerciais S.A. (nome fantasia DASLU), para a
identificação de artigos do vestuário. Na mencionada decisão, se
reconheceu que, a despeito de ser a autora detentora de inúmeros registros
da marca PUCCI, ao menos desde 1968, não se logrou êxito em demonstrar
a comercialização de produtos e artigos de vestuário. Em verdade,
comprovou-se, também a partir de consulta ao portal eletrônico, que a
atividade empresarial desenvolvida centra-se em artefatos de borracha,
como solados, placas, adesivos e compostos.

Nesse passo, e já com referência à prova produzida nestes autos, resta
evidenciado o acerto da r. sentença no que é respeitante à imprestabilidade
das segundas vias das notas fiscais para justificar o alegado uso da marca
nas classes 18 e 25. Nesse particular, da verificação dos mencionados
documentos em conjunto com a prova testemunhal, colhida dos
representantes legais das sociedades que realizaram com a AMAZONAS
PRODUTOS PARA CALÇADOS as respectivas operações comerciais, não
se apresenta conclusiva a afirmada comercialização de artigos do vestuário
(tamancos). Do contrário, é possível vislumbrar a comercialização de solas
de borracha para calçados, dado o próprio objeto social da pessoa jurídica
contratante - a fabricação de calçados com marca de terceiros.

Quanto ao contrato de licença para a exploração da marca PUCCI, por
terceiros (JCP PUCCI CONFECÇÕES EPP), as inconsistências apontadas
na sentença no que é respeitante ao fato de ser posterior à data da
celebração do contrato respectivo a constituição da mencionada pessoa
jurídica e o que dali se desdobrou apontam para a conclusão de que "tal
contrato - evidentemente forjado após aa prolação da sentença de fls.
313/314, em 22/02/2010, traduz a nítida e pífia tentativa - desesperada, de
abrir caminho para a reversão da decisão judicial que reconhecera o não
uso da marca e indeferira pedido de indenização por danos materiais e
morais, e, em última instância, enganar quem quer que porventura se
deparasse com o pedido de caducidade da marca." (fl. 622) Apenas a título
de ilustração, é verdadeiramente incomum o fato de ter sido firmado o
contrato para a exploração da marca em momento muito anterior à efetiva
constituição da pessoa jurídica pertencente a um parente próximo dos
representantes legais da apelante, com indicativo de fraude quando da
inserção posterior de dados da pessoa jurídica contratante (CNPJ), ainda
que justificada por certa informalidade, que supostamente comercializou
pequena quantidade de calças "jeans" e, ato contínuo, fez cessar a sua
atividade em razão de (des) conhecidas disputas judiciais sobre o direito de
uso da marca PUCCI para artigos do vestuário.

O mesmo se diga em relação a um afirmado lançamento da marca PUCCI
JEANS, pelo pretenso titular do direito de exploração da marca PUCCI na
classe de artigos de vestuário. Tal assertiva, desprovida de qualquer outro

elemento legítimo de prova a ampará-la, apenas tendeu reforçar a falsa
ideia de que a ora apelante se utiliza da marca PUCCI para identificar
produtos do vestuário quando, em última análise, até pelo seu objeto social,
dedica- se ao ramo de componentes de calçados, o que é flagrantemente
distinto das classes 18 e 25.

Pois, se não há prova suficiente do uso efetivo da marca PUCCI, pelo ora
apelante, no período da investigação, para identificar produtos das classes
18 e 25, inarredável é a caducidade dos registros nº 005.018.846,
005.022.371 e 790.287.897.

Por último, quanto à condenação em litigância de má-fé, nada a
acrescentar na bem lançada sentença. Os indícios de ter sido forjada a
prova aqui apresentada, com a constatação de inconsistências, divergências
e contradições já relatadas e que, inclusive, ensejaram a remessa de cópia
dos autos ao Ministério Público para apuração de possível crime de
falsificação de documento, faz subsumir a situação dos autos às hipóteses
legais do art. 17, I, II e III do Código de Processo Civil." (e-STJ Fl.868)

A reforma desse entendimento, contudo, implicaria nítida ofensa ao Enunciado da

Súmula n. 7/STJ. Com idêntica conclusão: “para afastar a conclusão da Corte de origem de que,
quando do ajuizamento da demanda, havia a utilização da marca por ambas as empresas, a
caracterizar o interesse processual, seria necessário o reexame dos fatos e das provas, a incidir
o óbice da Súmula 7 do STJ. " (AgInt no AREsp n. 1.761.589/PR, relatora Ministra Maria Isabel
Gallotti, Quarta Turma, julgado em 8/5/2023, DJe de 11/5/2023.).

Por essa mesma razão – incidência do óbice da Súmula 7/STJ –, também não se
conhece do pedido de caducidade parcial, uma vez anotado pelo Tribunal de origem que

“(...) a ideia de cisão e, portanto, de caducidade parcial do registro, é
dissonante da realidade da prova dos autos." (e-STJ Fl.991)

Ante o exposto, conheço do agravo para negar conhecimento ao recurso especial.

Publique-se.

Brasília, 29 de novembro de 2023.

Ministro RAUL ARAÚJO
Relator

Trata-se de agravo interposto por INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE
INDUSTRIAL (INPI) em face de decisão de inadmissibilidade de recurso especial, fundado no
art. 105, III, “a", da Constituição, interposto em face do v. acórdão proferido pelo eg. Tribunal
Regional Federal da 2ª Região, assim ementado:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL.
TUTELA CAUTELAR. SUSPENSÃO DO USO DA MARCA PUCCI PARA
OS PRODUTOS DAS CLASSES 18 E 25. CADUCIDADE RECONHECIDA.
I - Caracterizado o não-uso da insígnia registrada (PUCCI), pelo apelante,
para identificar produtos das classes 18 e 25, correta é a sentença que
julgou procedente o pedido para declarar a caducidade dos respectivos
registros (005.018.846, 005.022.371 e 790.287.897).

II - Se o contexto probatório indicia a existência de fraudes, em tese
perpetradas pelo apelante, no intuito alterar a verdade dos fatos e evitar
sentença desfavorável e que, inclusive, podem constituir tipos penais, com
remessa de cópia dos autos ao Ministério Público para apuração, correta é
a sua condenação em litigância de má-fé (art. 17, I, II e III do Código de
Processo Civil).

III - Via de consequência, imprescindível é a tutela cautelar para a
suspensão dos efeitos dos mencionados registros, até decisão final.

IV - Apelações desprovidas." (e-STJ Fl.871)

O recorrente aponta ofensa aos arts. 143 e 146 da Lei de Propriedade Industrial (Lei
n. 9.279/96), sustentando, em síntese, que, “[d]a forma como foi posta - ação judicial direta
para declarar a caducidade de registros de marca – a demanda se dá sem haver litígio com o
INPI, o que torna seu objeto juridicamente impossível, já que mesmo em se considerando
procedentes todas as alegações autorais, a providência requerida ao Poder Judiciário Federal

não poderia ser acolhida, pelo simples fato da questão não ter sido tratada pela Administração
Pública " (e-STJ Fl.909).

Contrarrazões às fls. 1.022/1.038.

É o relatório.

A irresignação não merece conhecimento. Primeiro, há de se destacar que os artigos
de lei indicados como violados, no apelo especial (arts. 143 e 146 da Lei de Propriedade
Industrial) não condicionam o ajuizamento da ação declaratória de caducidade de marcas ao
prévio esgotamento (ou ao início) da esfera administrativa, instaurada perante o INPI.

Com efeito, “Não se conhece do recurso especial, quando o dispositivo apontado
como violado não contém comando normativo para sustentar a tese defendida ou infirmar os
fundamentos do acórdão recorrido, em face do óbice contido na Súmula 284 do STF ." (AgInt no
REsp n. 1.881.619/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 29/5/2023,
DJe de 2/6/2023.).

Ademais, como o tema sobre livre acesso à jurisdição está vinculado ao debate
acerca do disposto no art. 5º, XXXV, da CF (“ a lei não excluirá da apreciação do Poder
Judiciário lesão ou ameaça a direito; "), eventual irresignação deveria ser manifestada em
recurso extraordinário, e não em recurso especial.

Ante o exposto, conheço do agravo para negar conhecimento ao recurso especial.

Publique-se.

Brasília, 29 de novembro de 2023.

Ministro RAUL ARAÚJO
Relator