Informações do processo 2018/0015278-4

Os processos abaixo relacionados encontram-se com VISTA à(s) parte(s) para regularizar
a representação processual, nos termos da certidão constante dos autos:

Trata-se de agravo interposto por FUNDAÇÃO EDUCANDÁRIO PESTOLAZZI
em face de decisão de inadmissibilidade de recurso especial, fundado no art. 105, III, “a", da
Constituição, interposto em face do v. acórdão proferido pelo eg. Tribunal Regional Federal da 3ª
Região, assim ementado:

“PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. RESPONSABILIDADE DO INPI NAS
AÇÕES DE CANCELAMENTO DE MARCA. USO DE NOMES IGUAIS A
PRODUTOS DIFERENTES NÃO DÁ DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
MARCA. AGRAVO LEGAL NÃO PROVIDO.

1.. Impõe-se registrar, inicialmente, de acordo com o artigo 557, "caput",
do Código de Processo Civil, o relator negará seguimento a recurso
manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou em confronto
com súmula ou com jurisprudênciá dominante do respectivo tribunal, do
Supremo Tribunal Federal, ou de Tribunal Superior.

2. E, ainda, consoante o § 1°-A do mesmo dispositivo se a decisão recorrida
estiver em manifesto confronto com súmula ou com jurisprudência
dominante do Supremo Tribunal Federal, ou de Tribunal Superior, o relator
poderá dar provimento ao recurso. Ora, a decisão impugnada ao negar
seguimento à apelação, fê-lo com supedâneo em jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça e do Tribunal Regional Federal da 2' Região.

3. Nomes iguais para produtos diferentes não dá direito a uso exclusivo da
marca Esse foi o entendimento firmado pelos ministros da 3a Turma do
Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o caso de duas empresas que
possuem produtos' distintos, embora pertencentes a um mesmo segmento. 4.
Em relação ao pedido do INPI de que não pode ser incluído no polo da
ação, nada a deferir, tendo em vista que o INPI pode ser incluído como
assistente litisconsorcial nas ações de nulidade de marca.

5. No presente caso, a parte agravante não trouxe subsídios suficientes para
afastar a aplicação do art. 557, do Código de Processo Civil ou mudar meu
entendimento acerca da matéria em debate no presente agravo.

6. Agravo legal improvido." (fls. 617/618)

A recorrente aponta ofensa aos arts. 142, III, 124, V, 128, parágrafo único, da Lei n.
9.279/96, sustentando, em síntese, (a) “ a nulidade do registro requerido pela empresa Abdalla
Hajel e Cia Ltda, PRIMEIRO, PORQUE A RECORRENTE UTILIZA-SE DA MARCA
PESTALOZZI HÁ 70 ANOS, DESDE 20.05.1945, DESENVOLVENDO ATIVIDADES
COMERCIAIS E DE SERVICOS PARA MANTER SUA OBRA SOCIAL; SEGUNDO, PORQUE
PROTOCOLADO ADMINISTRATIVAMENTE EM 26.05.1998, SEM RESPEITAR O PERÍODO
NECESSÁRIO DE 05 ANOS DE DESUSO, CONFORME COMPROVAM OS DOCUMENTOS
DE FLS. 215 E SEGUINTES " (fl. 672).

Contrarrazões às fls. 703/718.

De início, nota-se que o eg. TRF da 3ª Região não debateu a legalidade do ato
administrativo do INPI que declarou a caducidade do direito da recorrente de usar a marca
Pestalozzi .

Quanto à questão de mérito da apelação, só constou do aresto de 2º grau o seguinte:

“Nomes iguais para produtos diferentes não dá direito a uso exclusivo da
marca. Esse foi o. entendimento firmado pelos ministros da 3" Turma do
Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o caso de duas empresas que
possuem produtos distintos, embora pertencentes a um mesmo segmento."
(fl. 614)

Não havendo, portanto, o prequestionamento da matéria, incide o óbice da Súmula n.
211/STJ (“ Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de
embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo .").

Ante o exposto, conheço do agravo para negar conhecimento ao recurso especial.

Com supedâneo no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários
devidos ao advogado da recorrida de 15% para 16% do valor atualizado da causa.

Publique-se.

Brasília, 29 de novembro de 2023.

Ministro RAUL ARAÚJO

Relator

Trata-se de recurso especial, fundado no art. 105, III, “a" e “c", da Constituição,
interposto por INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL – INPI em face
do v. acórdão proferido pelo eg. Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado:

“PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. RESPONSABILIDADE DO INPI NAS
AÇÕES DE CANCELAMENTO DE MARCA. USO DE NOMES IGUAIS A
PRODUTOS DIFERENTES NÃO DÁ DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA
MARCA. AGRAVO LEGAL NÃO PROVIDO.

1.. Impõe-se registrar, inicialmente, de acordo com o artigo 557, "caput",
do Código de Processo Civil, o relator negará seguimento a recurso
manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou em confronto
com súmula ou com jurisprudênciá dominante do respectivo tribunal, do
Supremo Tribunal Federal, ou de Tribunal Superior.

2. E, ainda, consoante o § 1°-A do mesmo dispositivo se a decisão recorrida
estiver em manifesto confronto com súmula ou com jurisprudência
dominante do Supremo Tribunal Federal, ou de Tribunal Superior, o relator
poderá dar provimento ao recurso. Ora, a decisão impugnada ao negar
seguimento à apelação, fê-lo com supedâneo em jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça e do Tribunal Regional Federal da 2' Região.

3. Nomes iguais para produtos diferentes não dá direito a uso exclusivo da
marca Esse foi o entendimento firmado pelos ministros da 3a Turma do
Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o caso de duas empresas que
possuem produtos' distintos, embora pertencentes a um mesmo segmento.

4. Em relação ao pedido do INPI de que não pode ser incluído no polo da
ação, nada a deferir, tendo em vista que o INPI pode ser incluído como
assistente litisconsorcial nas ações de nulidade de marca.

5. No presente caso, a parte agravante não trouxe subsídios suficientes para

afastar a aplicação do art. 557, do Código de Processo Civil ou mudar meu
entendimento acerca da matéria em debate no presente agravo.

6. Agravo legal improvido." (fls. 617/618)

O recorrente aponta ofensa aos arts. 175 da Lei de Propriedade Industrial (LPI), 23 e
32 do CPC/73, sustentando, em síntese, que o INPI não pode ser condenado ao pagamento de
custas e de honorários de sucumbência, nas ações de nulidade de registro de marca, uma vez que
sua intervenção nesses feitos é obrigatória, por força do art. 175 da LPI.

Contrarrazões às fls. 703/718.

É o relatório.

O Tribunal de origem manteve a condenação do INPI ao pagamento de custas e de
honorários de sucumbência, uma vez que figurou, na ação de anulação de registro de marca,
como assistente litisconsorcial da parte autora, que teve seus pedidos julgados improcedentes.

O acórdão deve ser mantido. É firme o entendimento desta Corte de que o INPI pode
ser condenado aos ônus de sucumbência, na ação de anulação de registro de marca, se ele tiver
dado causa ao ajuizamento da demanda. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE REGISTRO C/C
OBRIGAÇÃO DE FAZER E ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. VIOLAÇÃO DO
ART. 535 DO CPC/1973. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO.
LEGITIMIDADE PASSIVA. INPI. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO.
HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. PRECEDENTES. REEXAME DO
CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA
N. 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.

1. O agravante não rebate a preliminar de ausência de prestação
jurisdicional, insurgindo-se contra o resultado que lhe foi adverso.

Incide a Súmula n. 182/STJ.

2. Esta Corte Superior entende o Instituto Nacional de Propriedade
Industrial como parte legítima para figurar no polo passivo de ação que
busca invalidar decisão administrativa, proferida pela autarquia federal no
exercício de sua competência de análise de pedidos de registro de marca,
sua concessão e declaração administrativa de nulidade, como no caso dos
autos. Incidência da Súmula n. 83 do STJ.

3. A jurisprudência do STJ é firme sobre a condenação do INPI nos
honorários sucumbenciais no caso de procedência do pedido da autora,
conforme o art. 26 do CPC (art. 90 do CPC/2015), se o recorrente deu
causa à propositura da demanda.

4. Não há como rever a conclusão do acórdão sobre a condenação da
autarquia na verba sucumbencial, tampouco acolher a pretensão recursal
de afastamento dos honorários advocatícios sob o argumento de que não
teria dado causa à lide, pois isso demandaria reexame do conjunto fático-
probatório dos autos, providência não admitida no âmbito desta Corte, a
teor da Súmula n. 7 do STJ. Em hipóteses excepcionais, quando exorbitante
ou irrisória a importância arbitrada, o referido óbice pode ser afastado, o
que não ocorre na presente circunstância, pois a verba de sucumbência foi
fixada em R$ 3.000,00 (três mil reais) para cada um dos réus, decisão
mantida pelo TRF da 4ª Região.

5. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no REsp n. 1.473.097/SC, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira ,
Quarta Turma, julgado em 28/9/2020, DJe de 1/10/2020.)

Na hipótese, como o INPI declarou caduca a marca Pestalozzi, dando causa ao
ajuizamento da ação, não há dúvidas quanto à possiblidade de o Instituto responde pela
sucumbência.

Ademais, mesmo se não fosse aplicável, à espécie, o princípio da causalidade, ainda
assim o Instituto estaria sujeito ao pagamento dos ônus de sucumbência, uma vez que, em
contestação, filiou-se ao pedido da autora, assumindo, assim, a posição de assistente
litisconsorcial (art. 94 do CPC/15: “ Art. 94. Se o assistido for vencido, o assistente será
condenado ao pagamento das custas em proporção à atividade que houver exercido no processo
.").

Assim, ante a conformidade do acórdão recorrido com a jurisprudência desta Corte,
incide o óbice da Súmula n. 83/STJ (“ Não se conhece do recurso especial pela divergência,
quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida .").

Ante o exposto, nego provimento ao recurso especial.

Com supedâneo no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários
devidos ao advogado da recorrida de 15% para 16% do valor atualizado da causa.

Publique-se.

Brasília, 21 de novembro de 2023.

Ministro RAUL ARAÚJO
Relator