Informações do processo 2018/0105011-9

Os processos abaixo relacionados encontram-se com vista ao(s) recorrente(s) para
manifestação acerca da "Certidão para Saneamento de Óbices" constante dos autos:

Trata-se de agravo interposto por LOCALIZA RENT A CAR S/A, desafiando
decisão que inadmitiu recurso especial, este fundamentado na alínea "a" do permissivo
constitucional, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado
(e-STJ, fl. 424):

"PROPRIEDADE INDUSTRIAL - Marca e título de estabelecimento -
“Localiza Rent a Car" e “Autoliza Rent a Car" - Ausência de exclusividade
sobre a expressão “Rent a Car" - Semântica diversa dos prefixos “loca" e
“auto" - Descrição da atividade empresarial desenvolvida - Impossibilidade
de confusão entre o público consumidor - Conjuntos-imagem distintos
Inibitória improcedente - Apelação improvida. Voto Vencido.

Dispositivo: negam provimento, por maioria de votos, vencido o Revisor, que
declara."

Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (e-STJ, fls. 560/565).

Nas razões do recurso especial, a ora agravante aponta violação dos arts. 341, 374, I,
II, III e IV, 389, 942 e 1.022 do CPC/2015, 52 do Código Civil, 207, 208, 209 e 210 da LPI e
Súmula 227 do STJ. Além de negativa de prestação jurisdicional, sustenta a nulidade do
julgamento pela falta de cumprimento do disposto no art. 942 do CPC. Alega a ocorrência de
concorrência desleal, caracterizada pelo uso da expressão de propaganda sabidamente da
autora/recorrente. Afirma que o dano moral, em matéria de propriedade industrial, se dá in re
ipsa .

É o relatório. Decido.

Inicialmente, não prospera a alegada ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015, tendo em
vista que o v. acórdão recorrido, embora não tenha examinado individualmente cada um dos
argumentos suscitados pela parte, adotou fundamentação suficiente, decidindo integralmente a
controvérsia.

É indevido conjecturar-se a existência de omissão, obscuridade ou contradição no
julgado apenas porque decidido em desconformidade com os interesses da parte. No mesmo
sentido podem ser mencionados os seguintes julgados: AgRg no REsp 1.170.313/RS, Rel. Min.
LAURITA VAZ, DJe de 12/4/2010; REsp 494.372/MG, Rel. Min. ALDIR PASSARINHO
JUNIOR, DJe de 29/3/2010, AgRg nos EDcl no AgRg no REsp 996.222/RS, Rel. Min. CELSO
LIMONGI (Desembargador convocado do TJ/SP), DJe de 3/11/2009.

É oportuno destacar que o voto vencido é considerado parte integrante do acórdão
recorrido para todos os fins legais, conforme estabelece o art. 941, § 3º, do CPC/2015, não
havendo necessidade de o voto vencedor mencionar ou rebater expressamente os fundamentos
aduzidos pela recorrente que constaram de tal voto.

Quanto à alegada violação do art. 942 do CPC/2015 (técnica do julgamento
ampliado), verifica-se que o conteúdo normativo do dispositivo invocado no apelo nobre não
foi apreciado pelo Tribunal a quo, tampouco os embargos declaratórios opostos ventilaram
tal questão . Dessa forma, à falta do indispensável prequestionamento, incide, por analogia, o
óbice das Súmulas 282 e 356 do STF.

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PRESCRIÇÃO. PROCESSO CIVIL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO.
DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. NÃO REALIZAÇÃO DO COTEJO
ANALÍTICO. RECURSO DESPROVIDO.

1. Aplicam-se as Súmulas n. 282 e 356 do STF quando as questões suscitadas
no recurso especial não tenham sido debatidas no acórdão recorrido nem, a
respeito, tenham sido opostos embargos declaratórios.

(...)

3. Agravo regimental desprovido." (AgRg no AREsp 544.459/MT, Rel.
Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em
20/11/2014, DJe 25/11/2014)

No mérito, assim decidiu o eg. Tribunal de origem (e-STJ, fls. 425/430):

"A autora é titular das marcas, mistas e nominativas, “Localiza", “Localiza
Aluguel de Carros", “Localiza Rent a Car" e “Localiza Frotas" (fl. 133-
267).

Alega que a ré, sua franqueada até o ano de 2001, utiliza indevidamente a
expressão “Autoliza Rent a Car", em evidente violação ao seu direito de
exclusividade, causando confusão entre os consumidores.

Esclarece que não se volta apenas contra a expressão nominativa, mas
também contra o uso do conjunto-imagem, aduzindo que até o slogan “Onde
é fácil alugar um carro" é reproduzido.

A colidência se dá entre a marca registrada pela autora e o título de
estabelecimento usado pela ré, ambas atuantes no ramo de locação de
veículos.

No caso concreto, à recorrente foi concedido o registro das marcas mistas e
nominativas sem direito ao uso exclusivo das expressões “Rent a Car",
“Aluguel de Carros" e “Frotas", conforme certidões expedidas pelo INPI (fl.
133-267).

Isto porque as palavras contidas nas marcas registradas são de uso comum,
descrevendo a própria atividade desenvolvida.

Em regra, os vocábulos de uso comum carecem de proteção marcária,

conforme art. 124, VI, da LPI.

Há três exceções a essa regra: (a) a notoriedade da marca; (b) o “secondary
meaning"; e (c) a possibilidade de confusão causada aos consumidores.

Explica o mestre Fábio Ulhoa Coelho que o instituto secondary meaning é
fenômeno mercadológico como a expressão descritiva do produto ou serviço
que “passa a ter um segundo significado, que é o de identificar um deles em
especial. A notoriedade gera, então, a distintividade.

Por exemplo, ninguém pode registrar com exclusividade a expressão Fruta
para identificar as frutas que comercializa, em razão de seu caráter
meramente descritivo. Mas se essa marca acabar se tornando notória na
identificação, pelos consumidores, de um determinado fornecedor desse
produto, o amplo conhecimento justificará a proteção liberada pela lei para
as marcas notórias" (Curso de Direito Comercial, 16ª ed., São Paulo,
Saraiva, 2012, p. 235).

Ou seja, a utilização de expressão de uso comum de modo dissociado de sua
semântica, pode ganhar outro significado, o significado secundário, ou
secondary meaning.

(...)

No caso em testilha, a expressão “Rent a Car" possui relação direta com os
serviços oferecidos pelas litigantes.

Não possui a demandante, pois, qualquer prerrogativa na utilização da
expressão.

Tampouco confundem-se as expressões “Localiza" e "Autoliza".

Conquanto os sufixos sejam idênticos, é impossível a confusão gramatical e
fonética.

E mais: os prefixos igualmente descrevem a atividade empresarial
desenvolvida.

Enquanto o prefixo “Loca" remete à locação de carros, o prefixo “auto",
obviamente, remete à ideia de automóvel.

Os conjuntos-imagem também não são idênticos ou semelhantes, dada as
estilizações distintas (fl. 2), identificadas pelas cores de fundo e pelo destaque
das expressões “Localiza" e “Autoliza".

Registre-se, por fim, que eventual violação à cláusula de não-concorrência
decorrente do contrato de franquia havido entre os litigantes deve ser objeto
de ação própria".

Nota-se que o eg. Tribunal de origem, ao afastar a caracterização de concorrência
desleal pela conduta de a ré ter sido franqueada da LOCALIZA, observou que "eventual violação
à cláusula de não-concorrência decorrente do contrato de franquia havido entre os litigantes
deve ser objeto de ação própria" (e-STJ, fl. 430). Contudo, tal fundamento, autônomo e
suficiente à manutenção do v. acórdão recorrido, não foi impugnado nas razões do recurso
especial, convocando, na hipótese, a incidência da Súmula 283/STF, segundo a qual: "É
inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um
fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles" .

Consoante registrou o acórdão recorrido, à recorrente foi concedido o registro das
marcas mistas e nominativas sem direito ao uso exclusivo das expressões "Rent a Car",
"Aluguel de Carros" e "Frotas" . Isso porque as palavras contidas nas marcas registradas são
de uso comum, descrevendo a própria atividade desenvolvida.

Com efeito, nos termos do art. 124, VI, da Lei de Propriedade Industrial, vocábulos
genéricos, de uso comum, e que designam produtos ou serviços inseridos no segmento de

atuação da sociedade, exceto se combinados de modo peculiar e distintivo, não são registráveis
como marca, in verbis:

"Art. 124. Não são registráveis como marca:

(...)

VI - sinal de caráter genérico, necessário, comum, vulgar ou simplesmente
descritivo, quando tiver relação com o produto ou serviço a distinguir, ou
aquele empregado comumente para designar uma característica do produto
ou

serviço, quanto à natureza, nacionalidade, peso, valor, qualidade e época
de produção ou de prestação do serviço, salvo quando revestidos de
suficiente forma distintiva;"

Para melhor elucidação acerca da matéria, confira-se o seguinte trecho do voto

condutor do julgamento do REsp 605.738/RJ (Relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta
Turma, DJe de 26/10/2009):

"Ressalto, por primeiro, que "gênero, espécie, natureza,
nacionalidade, destino, pêso, valor e qualidade" a que alude a Lei, dizem
respeito ao produto em si. Ou seja, é irregistrável a marca que meramente
revele o "gênero, espécie, natureza, nacionalidade, destino, pêso, valor
e qualidade" do produto. Por esse motivo, a doutrina especializada noticia - e
corrobora - a registrabilidade, por exemplo, da marca "Animal", para artigos
de vestuário, ou "Peixe" para bebidas, porquanto, muito embora se tratar de
expressões genéricas, não dizem respeito diretamente ao produto.

Tanto é assim que a própria Lei nº 9.279/96, no art. 124, inciso VI,
foi explícita nesse sentido:

Não são registráveis como marca:

(...)

sinal de caráter genérico, necessário, comum, vulgar ou
simplesmente descritivo, quando tiver relação com o produto ou serviço a
distinguir, ou aquele empregado comumente para designar uma
característica do produto ou serviço, quanto à natureza, nacionalidade, peso,
valor, qualidade e época de produção ou de prestação do serviço, salvo
quando revestidos de suficiente forma distintiva;

José Carlos Tinoco Soares, citando Breuer Moreno, comentarista da
lei argentina de propriedade industrial, assinala que "para que uma
palavra possa ser considerada como adjetivo não registrável, é necessário
que qualifique de forma 'precisa e usual' o produto que se
pretende distinguir" (Tratado da propriedade industrial: marcas e
congêneres. São Paulo: Editora Jurídica Brasileira, 2003, p. 272)."

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que, "Nos
termos da jurisprudência desta Corte, marcas dotadas de baixo poder distintivo, formadas por
elementos de uso comum, evocativos, descritivos ou sugestivos, podem ter de suportar o ônus de
coexistir com outras semelhantes" (REsp 1.819.060/RJ, Relatora Ministra Nancy
Andrighi, Terceira Turma, DJe de 26/2/2020).

Nesse mesmo sentido, colhem-se os seguintes precedentes:

"AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO
MARCÁRIO. USO DE VOCÁBULO COMUM NA COMPOSIÇÃO DE
MARCA. INVIABILIDADE DE APROPRIAÇÃO EXCLUSIVA.

1. Marcas fracas ou evocativas, que constituem expressão de uso comum, de
pouca originalidade e sem suficiente forma distintiva atraem a mitigação da
regra de exclusividade do registro e podem conviver com
outras semelhantes. Precedentes.

2. Agravo interno a que se nega provimento."

(AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.042.088/SP, relatora Ministra Maria
Isabel Gallotti , Quarta Turma, julgado em 7/12/2020, DJe de 11/12/2020,
g.n.)

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. MARCA. EXPRESSÃO DE USO COMUM. DECISÃO
MANTIDA.

1. "Conforme a jurisprudência consolidada desta Corte, marcas fracas
ou evocativas, que constituem expressão de uso comum, de pouca
originalidade, atraem a mitigação da regra de exclusividade decorrente do
registro, admitindo-se a sua utilização por terceiros de boa-fé" (REsp
n. 1.582.179/PR, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA,
TERCEIRA TURMA, julgado em 9/8/2016, DJe 19/8/2016).

2. Agravo interno a que se nega provimento."

(AgInt no AREsp n. 1.218.140/ES, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira
, Quarta Turma, julgado em 16/5/2019, DJe de 23/5/2019, g.n.)

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROPRIEDADE INDUSTRIAL. REGISTRO DE MARCA. AÇÃO DE
ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. TERMO "FORNERIA".
VOCÁBULO GENÉRICO. CARÁTER NÃO REGISTRÁVEL. ART. 124, VI,
DA

LPI. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. "Marcas fracas ou evocativas, que constituem expressão de uso comum,
de pouca originalidade e sem suficiente forma distintiva atraem a
mitigação da regra de exclusividade do registro e podem conviver com
outras semelhantes. Precedentes do STJ" (AgInt no REsp 1.338.834/SP,
Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJe de
23/02/2017).

2. O termo "FORNERIA", corriqueiro no idioma italiano, é
vocábulo genérico, que remete o público imediatamente ao ramo de
gastronomia em que inserida a atuação da empresa. Vocábulos genéricos,
de uso comum, que designam produtos ou serviços inseridos no segmento de
atuação da empresa, não são registráveis, nos termos do art. 124, VI, da
LPI.

3. Agravo interno não provido."

(AgInt no AREsp n. 1.324.413/RJ, relator Ministro Raul Araújo ,
Quarta Turma, julgado em 27/11/2018, DJe de 12/12/2018, g.n.)

Nessa perspectiva, conclui-se que nem toda expressão ou termo nominativo dotado
de baixo poder distintivo, formado por elementos de uso comum, evocativos, descritivos ou
sugestivos, é irregistrável, sendo necessário se analisar as especificidades do caso concreto.

Nessa seara, faz-se relevante destacar que as expressões em língua estrangeira sofrem
as mesmas restrições de registro marcário.

No presente caso, conforme concluiu o eg. Tribunal de origem, a expressão "Rent a

Car" possui relação direta com os serviços oferecidos pelos litigantes, não possuindo a
demandante, pois, qualquer prerrogativa na utilização da expressão. Tampouco confundem-se as
expressões "Localiza" e "Autoliza".

Ademais, o eg. Tribunal a quo observou que "os conjuntos-imagem também não são
idênticos ou semelhantes, dada as estilizações distintas (fl. 2), identificadas pelas cores de fundo
e pelo destaque das expressões 'Localiza' e 'Autoliza'" (e-STJ, fl. 430).

Assim, nos termos do art. 124, VI, da Lei da Propriedade Industrial, e
da jurisprudência firmada por esta Corte Superior, não merece reforma o v. acórdão recorrido,
uma vez que a expressão "Rent a Car", por ser dotada de baixo poder distintivo, e formada por
elemento de uso comum e sugestivo do serviço oferecido, deve suportar o ônus de coexistir com
outras semelhantes, como o nome fantasia adotado pela ré "Autoliza - Rent a Car".

Diante do exposto, nos termos do art. 253, parágrafo único, II, b, do RISTJ, conheço
do agravo para negar provimento ao recurso especial.

Publique-se.

Brasília, 24 de março de 2023.

Ministro RAUL ARAÚJO

Relator