EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO
CPC/15. REJEIÇÃO.

- Rejeitam-se os embargos de declaração quando ausentes
omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão
impugnado.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça, por
unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto da Sra. Ministra
Relatora.

Os Srs. Ministros Paulo de Tarso Sanseverino, Ricardo Villas Bôas
Cueva, Marco Aurélio Bellizze e Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Moura Ribeiro.

Brasília, 21 de outubro de 2019 (Data do Julgamento)

Ministra Nancy Andrighi

^Relatora

DECISÃO

Por meio da petição de fls. 1054/1055 (e-STJ), o requerente
manifesta sua oposição ao julgamento virtual dos embargos de declaração,
requerendo a inclusão do recurso na pauta presencial.

A irresignação, todavia, não contém fundamentação apta a ensejar
o acolhimento do pedido deduzido, valendo destacar que os aclaratórios
constituem espécie recursal expressamente autorizada pelo Regimento Interno
(art. 184-A, parágrafo único , I) a ser incluída nesta modalidade de julgamento.

Forte nessas razões, INDEFIRO o pedido.

Brasília (DF), 17 de outubro de 2019.

MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Relatora

Sustentação oral: Dr(a). LUIZ HENRIQUE O. DO AMARAL, pela parte
RECORRENTE: MCDONALD'S INTERNACIONAL PROERTY COMPANY LTD

A Terceira Turma, por unanimidade, negou provimento ao recurso especial, nos
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.

EMENTA

RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. AÇÃO DE
NULIDADE DE REGISTRO DE MARCA. EMBARGOS
INFRINGENTES. CABIMENTO. ALTO RENOME. PROTEÇÃO
ESPECIAL. EFEITOS EX NUNC. POSSIBILIDADE DE
CONVIVÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE CONFUSÃO ENTRE
CONSUMIDORES OU DE ASSOCIAÇÃO INDEVIDA. REEXAME
DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.

1. Ação ajuizada em 31/5/2010. Recurso especial interposto em 5/4/2017.
Autos conclusos à Relatora em 10/8/2018.

2. O propósito recursal é verificar (i) o cabimento dos embargos
infringentes interpostos pelo INPI perante o TRF - 2ª Região e (ii) a
higidez do ato administrativo que concedeu a marca MAC D'ORO ao
recorrido.

3. Conforme ressaltado pela Corte de origem, os embargos infringentes
interpostos pelo INPI, embora concisos em suas razões, contêm exposição
clara e específica acerca dos pontos de insatisfação e dos fundamentos que
conduziriam, no seu entender, à modificação do acórdão embargado. Não
há que se falar, por conseguinte, em ausência de fundamentação ou em
violação ao princípio da dialeticidade.

4. A pretensão deduzida pelo recorrente fundamenta-se na alegação de
que ele, na condição de titular de diversas marcas formadas pelas
expressões MC e MAC (tais como MCDONALD'S e BIG MAC), tem o
direito de obstar que o recorrido continue a utilizar sua marca, MAC
D'ORO, pois tal expressão constituiria imitação flagrante de seus sinais
distintivos.

5. Para que fique configurada a violação de marca, é necessário que o uso
dos sinais distintivos impugnados possa causar confusão no público
consumidor ou associação errônea, em prejuízo ao titular da marca
supostamente infringida.

6. A declaração do alto renome não pode retroagir para atingir registros

anteriores obtidos de boa-fé por terceiros, devendo seu titular suportar o
ônus da convivência. Precedente.

7. Conforme decidido por esta Corte Superior, a análise de eventual
colidência de registros marcários deve passar pelo exame dos seguintes
critérios principais: (i) grau de distintividade intrínseca das marcas; (ii)
grau de semelhança entre elas; (iii) tempo de convivência no mercado; (iv)
espécie dos produtos em cotejo; (v) diluição.

8. Tais critérios devem ser sopesados à vista das circunstâncias específicas
da hipótese, não se podendo estabelecer juízos objetivos a priori sobre a
relevância em abstrato de cada um deles.

9. Diante do contexto fático delineado pelo acórdão recorrido e a partir da
interpretação conferida à legislação de regência pela jurisprudência
consolidada nesta Corte, impõe-se concluir que as circunstâncias
específicas da hipótese concreta – grau de distintividade/semelhança,
utilização da marca em produtos diversos, ausência de confusão ou
associação errônea pelos consumidores, tempo de coexistência – impedem
que se reconheça que a marca registrada pelo recorrido deva ser anulada.

10. A análise de eventual diluição do poder de distintividade das marcas
do recorrente esbarra no óbice da Súmula 7/STJ.

11. Ademais, a proteção contra diluição, degeneração ou vulgarização
(fenômeno caracterizado pela perda progressiva da força distintiva dos
sinais registrados) é aplicável unicamente em benefício de marcas notórias
ou de alto renome, circunstância que somente foi reconhecida à expressão
MCDONALD'S dez anos depois do depósito da marca do recorrido.

12. O uso da marca MAC D'ORO, malgrado os registros antecedentes das
marcas titularizadas pelo recorrente, não revela circunstância que implique,
ao menos potencialmente, violação dos direitos deste, não configurando
hipótese de aproveitamento parasitário, desvio de clientela ou diluição do
poder distintivo de seus sinais, sobretudo porque ausentes elementos que
permitam inferir que o consumidor possa acreditar que os produtos por ela
designados estejam de alguma forma conectados àqueles comercializados
pela parte adversa.

RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros da
Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça, na conformidade dos votos e
das notas taquigráficas constantes dos autos, por unanimidade, negar
provimento ao recurso especial nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Paulo de Tarso Sanseverino, Ricardo Villas Bôas Cueva,
Marco Aurélio Bellizze e Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Dr(a). LUIZ HENRIQUE O. DO AMARAL, pela parte RECORRENTE:
MCDONALD'S INTERNACIONAL PROERTY COMPANY LTD

Brasília (DF), 13 de agosto de 2019(Data do Julgamento)

MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Relatora

DECISÃO

Em face das razões de e-STJ fls. 969/988, reconsidero a decisão

agravada de e-STJ fls. 961/964.

Aguardem, pois, as partes o devido julgamento do recurso

especial.

Publique-se. Intimem-se.

Brasília, 12 de junho de 2019.

MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora

Os processos abaixo relacionados encontram-se com Vista ao Agravado para Impugnação do
AgInt:

PROCESSUAL CIVIL.RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE NULIDADE DE
REGISTRO DE MARCA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. 211/STJ.
REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. MARCA DE

ALTO RENOME. RECONHECIMENTO PELO INPI. EFEITOS.

1. Ação de nulidade de registro de marca.

2. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não
obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso
especial.

3. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível.

4. O reconhecimento de marca de alto renome pelo INPI tem efeitos prospectivos ( ex
nunc ). Precedentes.

5. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido.

DECISÃO
Cuida-se de recurso especial interposto por MCDONALD'S INTERNACIONAL

PROERTY COMPANY LTD fundamentado, exclusivamente, na alínea "a" do permissivo

constitucional.

Recurso especial interposto em: 05/04/2017.

Concluso ao gabinete em: 10/08/2018.
Ação: de nulidade de registro de marca proposta por MCDONALD'S
INTERNACIONAL PROERTY COMPANY LTD em face de MAC D'ORO COMERCIAL

LTDA ME.

Sentença: julgou improcedente o pedido. Fixou honorários advocatícios em 20%

sobre o valor da causa.
Acórdão: deu provimento à apelação nos termos da seguinte ementa:

"APELAÇÃO CÍVEL - PROPRIEDADE INDUSTRIAL -
NULIDADE DE REGISTRO DE MARCA NOMINATIVA - COLIDÊNCIA

COM MARCA DE ALTO RENOME - EXCLUSIVIDADE ASSEGURADA

POR LEI - ARTIGOS 124, XIX, E 125 DA LPI - RECURSO PROVIDO.

I - A marca "MAC D'ORO", da empresa ré, se confunde
sobremaneira, tanto gráfica quanto foneticamente, não apenas com a família de
marcas da autora, como também imita, com pequenas variações, a expressão
"MCDONALD'S", que vem a ser parte de seu nome empresarial e marca

anteriormente registrada para distinguir produtos que se inserem dentro do mesmo
ramo de comércio, havendo, portanto, manifesta colidência impeditiva ao registro
da marca da ré, ante o risco de causar confusão e/ou associação indevida com

marca alheia, conforme previsto no já citado inciso XIX, do art. 124, da Lei n°
9.279/96;

II - A empresa autora, há várias décadas, vem despendendo vultosos
investimentos em publicidade para tornar a marca "MCDONALD'S" conhecida
mundialmente, a qual restou reconhecida como marca de alto renome inclusive pelo
próprio INPI, merecendo, portanto, que lhe seja assegurada a proteção especial de

que trata o art. 125 da aludida LPI;

III - Apelação provida." (fl. 456, e-STJ)
Embargos infringentes: deu provimento aos embargos infringentes nos termos da

seguinte ementa:

"EMBARGOS INFRINGENTES. PROPRIEDADE
INDUSTRIAL. REGISTRABILIDADE DE "MAC D'ORO" COMO MARCA.
INOPONIBILIDADE DO ALTO RENOME. AUSÊNCIA DE COLIDÊNCIA
COM OS SIGNOS "MCDONALD'S" OU COM OS PREFIXOS
"MC-.EMBARGOS INFRINGENTES A QUE SE DÁ PROVIMENTO.

I - Discute-se na presente demanda se a marca "MAC D'ORO"
(registro 818.467.207) constitui reprodução, suscetível de causar confusão ou

associação indevida, das marcas contendo a expressão "MCDONALD'S", o que

violaria o art. 124, XIX, da LPI.

II - Inoponibilidade do alto renome. No caso dos autos, a marca
impugnada foi depositada em 04.05.1995, em momento anterior a 11.01.2005, data

de publicação na RPI do reconhecimento por parte do INPI do alto renome da
marca "MCDONALD'S".

III - Estabelecimentos distintos e ausência de risco de confusão ou

associação indevida.

Como observado pelo voto do Desembargador Federal Paulo
Espírito Santo, os produtos assinalados pelos signos em conflito, oferecidos pelas

12 e 22 embargada, são "comercializados em locais inteiramente distintos daqueles
onde a empresa autora comercializa os seus, quais sejam, enquanto esta
disponibiliza seus produtos em suas lojas próprias, a empresa ré oferece os seus
produtos - especificamente nozes, amêndoas, castanhas e amendoins - em mercados
(grandes ou pequenos), lojas de conveniência ou delicatessen, não havendo, assim,

risco de confusão por parte do consumidor comum".

IV - Desgaste dos signos "MAC" e "MC", muito comuns na língua
inglesa e que não possuem o mínimo de distintividade necessário ao registro.

V - Embargos infringentes a que se dá provimento." (fl. 714, e-STJ)

Embargos de Declaração : foram rejeitados.
Recurso especial: alega violação dos arts. 124, XIX e 130, III, da Lei 9.279/96, 514,

II, do CPC/73 e 927, IV, do CPC/15. Insurge-se contra o conhecimento dos embargos infringentes

por ausência de dialeticidade/fundamentação do recurso. Sustenta que entre os signos marcários
utilizados para o mesmo ramo de atividade (alimentício) não há a devida distintividade, o que causa

associação indevida pelo consumidor e diluição da marca.

Julgamento: aplicação do CPC/2015.

- Da ausência de prequestionamento e da fundamentação deficiente
O acórdão recorrido não decidiu acerca dos dispositivos legais/dos arts. 514, II, do
CPC/73 e 927, IV, do CPC/15, indicados como violados, apesar da oposição de embargos de
declaração. Por isso, o julgamento do recurso especial é inadmissível. Aplica-se, na hipótese, a
Súmula 211/STJ.

Ademais, os argumentos invocados pelo agravante não demonstram como o acórdão
recorrido violou os arts. 514, II, do CPC/73 e 927, IV, do CPC/15, na medida em que tratam dos
requisitos da apelação, enquanto a fundamentação diz respeito aos embargos infringentes, o que

importa na inviabilidade do recurso especial ante a incidência da Súmula 284/STF.

- Do reexame de fatos e provas

Alterar o decidido no acórdão impugnado no que se refere: 1) à existência de desgaste
da expressão "MAC" ou "MC"; 2) à averiguação acerca da confusão entre marcas; e 3) à ocorrência
de diluição da marca por uso parasitário do nome, exige o reexame de fatos e provas, o que é vedado
em recurso especial pela Súmula 7/STJ.

Também com relação à averiguação de confusão entre marcas, o STJ possui
entendimento consolidado de que tal análise não é possível em recurso especial por exigir o reexame
de fatos e provas. Confira-se os seguintes precedentes: AgInt no AREsp 1242572/SP, TERCEIRA
TURMA, julgado em 25/02/2019, DJe 13/03/2019 e AgInt no REsp 1353472/RJ, QUARTA

TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 01/08/2017.

- Da jurisprudência consolidada do STJ.

Ademais, o STJ firmou entendimento no sentido de que o reconhecimento de marca
de alto renome pelo INPI tem efeitos prospectivos ( ex nunc). Confira-se os seguintes julgados: REsp
1582179/PR, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/08/2016, DJe 19/08/2016 e AgRg no REsp

1163909/RJ, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/10/2012, DJe 15/10/2012).

Forte nessas razões, CONHEÇO do agravo e, com fundamento no art. 932, III e IV,

“a", do CPC/2015, bem como na Súmula 568/STJ, CONHEÇO PARCIALMENTE do recurso

especial e, nessa extensão, NEGO-LHE PROVIMENTO.
Deixo de majorar os honorários fixados anteriormente, porquanto já atingido o limite

máximo previsto no art. 85, § 2º, do CPC/2015.

Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado
manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar sua condenação às

penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4º, e 1.026, § 2º, do CPC/15.

Publique-se. Intimem-se.
Brasília, 20 de março de 2019.

MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora