Informações do processo 2018/0218519-8

Os processos abaixo relacionados encontram-se com vista ao(s) recorrente(s) para
manifestação acerca da "Certidão para Saneamento de Óbices" constante dos autos:

DECISÃO

Trata-se de agravo interposto contra decisão que não admitiu recurso especial
apresentado por RESTAURANTE AOYAMAS LTDA., com fundamento no art. 105, III, a e c,
da Constituição Federal, desafiando acórdão assim ementado (e-STJ, fl. 591):

"RECURSO DE APELAÇÃO. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. CONFLITO
ENTRE TERMO USADO COMO MARCA E ELEMENTO DISTINTIVO DE
NOME EMPRESARIAL (“AOYAMA") E MARCA MISTA (“OYAMA").
SUPOSTA VIOLAÇÃO AO ART. 124, V E XXIII, DA LPI. LIMITAÇÃO
GEOGRÁFICA DO NOME EMPRESARIAL. AUSÊNCIA DE COLIDÊNCIA.
APELAÇÃO PROVIDA.

I – A demanda trata do conflito entre “AOYAMAS", que seria marca e
elemento distintivo do nome empresarial da 1ª apelada (RESTAURANTE
AOYAMAS LTDA.), e a marca mista “OYAMA" da apelante (JEOVA SAMAS
BATATAS RECHEADAS LTDA ME).

II – Limitação geográfica do nome empresarial e jurisprudência do STJ. No
âmbito do REsp1.204.488/RS, o Superior Tribunal de Justiça entendeu que,
para que o nome empresarial goze de proteção em âmbito nacional, é
necessário o seu registro em todas as juntas comerciais do Brasil.

III – No caso vertente, não há nenhuma prova que indique que a 1ª apelada
tenha formulado pedido complementar de arquivamento nas demais Juntas
Comerciais, de maneira que a proteção ao seu nome empresarial está restrita
ao Estado de depósito dos atos constitutivos, São Paulo.

IV - Ausente a proteção ao nome empresarial em âmbito nacional, a
reprodução ou imitação de “AOYAMAS" não constitui obstáculo ao registro
de marca da marca impugnada “OYAMA".

V – Não violado o art. 124, XXIII, da LPI, na medida em que o referido
inciso, concretizando a norma proibitiva contida no art. 6° bis da CUP, visa
proteger a o titular de marca não registrada no Brasil, hipótese diversa da
tratada nos autos.

VI – Apelação provida."

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-STJ, fls. 626-634).

A parte recorrente alegou, nas razões do recurso especial (e-STJ, fls. 638-675), a

violação dos arts. 131, 462 e 535 do Código de Processo Civil de 1973; e 124, V, 128, §1º, 129,
§1º, da Lei n. 9.279/1996; e 6º do Decreto-Lei n. 4.657/1942 (LINDB), bem como a existência
de dissídio jurisprudencial.

Sustentou, em síntese, que a recorrida registrou marca OYAMA, reproduzindo
parcialmente AOYAMAS, expressão que constitui marca e elemento distintivo do nome
empresarial da Recorrente, anteriormente registrado e dotado de proteção legal; a infringência do
direito de precedência de usuário anterior de marca de boa-fé da recorrente; que a recorrida não
poderia desconhecer a marca da recorrente, uma vez que as duas empresas se destinam
exatamente ao mesmo segmento de alimentação (comidas orientais) e que a recorrente já possuía
3 (três) restaurantes na capital de São Paulo; a ausência de legitimidade da recorrida para ser
titular de registro da marca; que o INPI reconheceu o risco de confusão entre os sinais e as
empresas, tendo em vista que ambas atuam no mesmo segmento de mercado, e em função disso
pugnou pela procedência do pedido anulatório.

Foram apresentadas contrarrazões (e-STJ, fls. 691-722).

O Tribunal de origem não admitiu o processamento do recurso especial ante
a impossibilidade de análise do conjunto fático-probatório, aplicando-se a Súmula n. 7/STJ; a
consonância do acórdão recorrido com o entendimento firmado nesta Corte, incidindo a Súmula
n. 83/STJ; e a falta de comprovação do dissídio jurisprudencial, em razão do óbice da Súmula n.
7/STJ (e-STJ, fls. 764-767).

É o relatório. Decido.

Preliminarmente, no que tange à violação do art. 6º da LINDB, a jurisprudência desta
Corte sedimentou-se no sentido de que a matéria do aludido dispositivo possui índole
constitucional, motivo pelo qual é vedada sua análise em sede de recurso especial.

Corrobora esse entendimento o seguinte julgado:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO DO ART. 6º DA
LINDB. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA DE NATUREZA
CONSTITUCIONAL. CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INTERPRETAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE. CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. REEXAME.
SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. PREQUESTIONAMENTO FICTO. AUSÊNCIA.
SÚMULAS N. 282 DO STF E 211 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.

1. Inexiste omissão quando a Corte local pronunciou-se, de forma clara e
suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre
todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada
pelo Juízo.

2. Consoante a jurisprudência desta Corte, é "inviável o conhecimento do
Recurso Especial por violação do art. 6º da LICC, uma vez que os princípios
contidos na Lei de Introdução ao Código Civil - direito adquirido, ato
jurídico perfeito e coisa julgada -, apesar de previstos em norma
infraconstitucional, são institutos de natureza eminentemente constitucional
(art. 5º, XXXVI, da CF/1988)" (AgInt no REsp 1790775/GO, Rel. Ministro
MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/03/2020,
DJe 20/03/2020).

3. O recurso es pecial não comporta o exame de questões que impliquem
interpretação de cláusula contratual ou revolvimento do contexto fático-
probatório dos autos, a teor do que dispõem as Súmulas n. 5 e 7 do STJ.

4. A Corte de origem assentou que a exigência de prévio pagamento e a
prestação de garantia eram incabíveis, porque fundadas em norma posterior
ao negócio jurídico. Para rever tal entendimento, acolhendo a pretensão de
suspender o fornecimento de gás ou limitá-lo a exigências não pactuadas
previamente, seria imprescindível nova análise da matéria fática, inviável em
recurso especial. Pelas mesmas razões, é inviável averiguar, em recurso
especial, o afastamento de cláusulas contratuais que violem princípios
jurídicos e alterem o regime jurídico negociado previamente.

5. A simples indicação de dispositivos legais tidos por violados, sem que o
tema tenha sido enfrentado pelo acórdão recorrido, obsta o conhecimento do
recurso especial, por falta de prequestionamento, a teor das Súmulas n. 282
do STF e 211 do STJ.

6. Prevalece no STJ o entendimento de que "a admissão de
prequestionamento ficto (art. 1.025 do CPC/2015), em recurso especial, exige
que no mesmo recurso seja indicada violação ao art. 1.022 do CPC/2015,
para que se possibilite ao órgão julgador verificar a existência do vício
inquinado ao acórdão, que uma vez constatado, poderá dar ensejo à
supressão de grau facultada pelo dispositivo de lei" (REsp n. 1.639.314/MG,
Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, DJe 10/4/2017),
o que não ocorreu.

7. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 1.934.602/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira,
Quarta Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 1/7/2022).

No mérito, a controvérsia envolve a utilização da marca pelo recorrido. A autora,
recorrente, alegou ser titular da marca AOYAMAS, e que teria seu direito violado pelo recorrido,
com o uso da marca OYAMA, causando confusão aos consumidores. Afirmou que teria direito
de precedência ao registro da marca.

A despeito de toda a argumentação da recorrente, inclusive no sentido de haver
possibilidade de confusão entre as empresas e seus produtos, diversa foi a conclusão da instância
ordinária, que julgou improcedente o pedido formulado pela parte autora, ressaltando a
inexistência de abuso direito e de locupletamento ou confusão no meio comercial, bem assim,
que a proteção jurídica dispensada ao nome empresarial está limitada ao Estado em que foi feito
o registro, ao passo que a proteção à marca possui eficácia nacional.

Confira-se, a propósito, a fundamentação do acórdão recorrido (e-STJ, fls. 581-589):

"Antes de apreciar a alegada colidência entre “AOYAMAS", termo que seria
utilizado como marca pela 1ª apelada e constituiria o elemento distintivo de
seu nome empresarial (RESTAURANTE AOYAMAS LTDA.), e a marca mista
“OYAMA" da apelante (JEOVA SAMAS BATATAS RECHEADAS LTDA ME),
é necessário identificar o âmbito de proteção conferido pelo art. 124, V, da
LPI.

Isso porque a proteção jurídica dispensada ao nome empresarial está
limitada ao Estado em que é feito o registro, ao passo que a proteção à marca
possui eficácia nacional .

Nesse sentido, o artigo 1.166 do Código Civil restringe a proteção ao nome
empresarial aos limites do Estado em que forem registrados os atos
constitutivos da sociedade, nos seguintes termos:

O parágrafo único do mencionado artigo permite a extensão da proteção ao
nome empresarial a todo o território nacional, desde que a mesma seja
requerida na forma de lei especial. Assim, o art. 61, §2°,do Decreto 1.800/96,
dispõe que a “proteção ao nome empresarial poderá ser estendida a outras
unidades da federação, a requerimento da empresa interessada, observada
instrução normativa do Departamento Nacional de Registro do Comércio –
DNRC".

O art. 11, §1°, da Instrução Normativa 116 do DNRC, prevê a proteção do
nome empresarial em outro Estado da Federação se houver a abertura de
filial em outra Junta Comercial ou arquivamento do pedido específico (“A
proteção ao nome empresarial na jurisdição de outra Junta Comercial
decorre, automaticamente, da abertura de filial nela registrada ou do
arquivamento de pedido específico, instruído com certidão da Junta
Comercial da unidade federativa onde se localiza a sede da empresa
interessada").

Como se verá abaixo, esse entendimento é chancelado pelo e. Superior
Tribunal de Justiça, que entende que a proteção ao nome empresarial em
território nacional apenas é obtida mediante o registro suplementar do nome
empresarial nas juntas comerciais dos demais Estados da Federação.

Por outro lado, o artigo 129 da LPI dispõe que o registro de uma marca
garante ao seu titular o uso exclusivo em todo o território nacional.

(...)

Uma das hipóteses de irregistrabilidade de um signo como marca é
justamente a reprodução de nome empresarial de terceiros, quando houver
possibilidade de confusão ou associação indevida, conforme artigo 124, V, da
LPI:

(...)

No julgamento do REsp 1.204.488/RS, o e. Superior Tribunal de Justiça
apreciou a colidência entre a marca “STREET CRIME GANG" e o nome
empresarial “Gang Comércio do Vestuário Ltda". Na oportunidade, a
relatora, Min. Nancy Andrighi consignou que, para que o nome empresarial
goze de proteção em âmbito nacional, é necessário o seu registro em todas as
juntas comerciais do Brasil. Além disso, definiu os critérios cumulativos para
que a reprodução ou imitação de elemento característico ou diferenciador de
nome empresarial de terceiros constitua óbice ao registro de marca, sendo
necessário: “(i)que a proteção ao nome empresarial não goze somente de
tutela restrita a alguns Estados, mas detenha a exclusividade sobre o uso do
nome em todo o território nacional e (ii) que a reprodução ou imitação seja
suscetível de causar confusão ou associação com estes sinais distintivos ".

(...)

Na hipótese vertente, o nome empresarial da 1ª apelada (RESTAURANTE
AOYAMAS LTDA.) foi registrado em 15.01.1997 na Cidade de São Paulo,
Estado de São Paulo (cf. atos constitutivos disponíveis em fls. 38/44), não
havendo nenhuma prova que indique o depósito de pedidos complementares
de arquivamento nas demais Juntas Comerciais, de maneira que a proteção
ao seu nome empresarial está restrita ao Estado de depósito de seus atos
constitutivos – São Paulo .

Aplicando ao caso vertente a jurisprudência do STJ, verifica-se que o nome
empresarial da 1ª apelada não possui proteção em âmbito nacional, razão
pela qual não reúne as condições necessárias para impedir o registro da
marca impugnada “OYAMA".

Ressalto que o art. 8° da CUP destina-se a proteger o nome empresarial,
devidamente registrado em seu país de origem, de uma sociedade estrangeira
em relação aos demais países signatários da Convenção. Em outras palavras,
o art. 8° não permite que uma sociedade descumpra as regras registrais
existentes em seu país de origem, mas tão somente estende o espectro de

proteção jurídica, conferida ao seu nome empresarial em razão do registro
regular no país de origem, aos demais países membros da União de Paris.
Dessa forma, para que a 1ª apelada pudesse gozar da proteção do art. 8° da
CUP, seu nome empresarial precisaria obedecer às regras do ordenamento
jurídico brasileiro, incluindo o depósito de pedidos complementares de
arquivamento nas demais Juntas Comerciais.

Ainda, diversamente do sustentado pela 1ª apelada, o entendimento adotado
pelo Tribunal no julgamento da apelação/reexame necessário 0816048-
51.2008.4.02.5101 não é aplicável ao caso concreto. Isso porque, no aludido
precedente, restou comprovado que o titular da marca impugnada
necessariamente sabia da existência da sociedade cujo nome empresarial
havia sido violado. Nesse sentido, assim dispôs o voto condutor da
apelação/reexame necessário citada:
(...)

Por outro lado, na presente demanda, não há elementos concretos que
indiquem que a sociedade JEOVA SAMAS BATATAS RECHEADAS LTDA
ME. teria conhecimento da existência da 1ª apelada por ocasião do depósito
do registro impugnado, devendo ser salientado que os restaurantes da 1ª
apelada estão localizados em São Paulo e os da apelante, em Maringá.

Ainda, embora a 1ª apelada afirme que simples busca na ferramenta de
pesquisas “GOOGLE" por “melhor restaurante japonês" indique o seu
estabelecimento comercial, não há como garantir que esse também seria o
resultado obtido por alguém localizado em outro Estado. Como se sabe, a
referida ferramenta de buscas utiliza diversos parâmetros para refinar as
pesquisas feitas, incluindo a localização geográfica do interessado.

Apenas a título exemplificativo, observo que uma busca por “melhor
restaurante japonês", mas realizada por um usuário localizado no Rio de
Janeiro, não inclui os restaurantes da 1ª apelada nos resultados.

De todo modo, seria necessário que a 1ª apelada comprovasse o
conhecimento prévio, por parte da apelante, no momento do depósito do
registro impugnado, ou seja, em 27.10.2008, não havendo nos autos nenhum
elemento nesse sentido.

Mesmo que o nome empresarial da 1ª apelada tivesse aptidão para impedir o
registro da marca “OYAMA", entendo que não haveria violação da LPI, eis
que não há risco de confusão no caso concreto.

Nesse particular, como observei por ocasião do julgamento do agravo de
instrumento 0014210-10.2013.4.02.0000, a 1ª apelada juntou artigos de
revistas e jornais que exaltam a qualidade de seus restaurantes, que inclusive
vieram a ser eleitos como o melhor restaurante japonês de São Paulo/SP.
Tais pontos, aliados aos testemunhos de seus clientes no site TripAdvisor
(trazidos em fls. 197/200) indicam que o público consumidor dos restaurantes
da 1ª apelada é sofisticado e está disposto a pagar valores mais elevados
para desfrutar de culinária japonesa de alta qualidade. Por outro lado, a
apelante informa atuar em restaurante self-service de gastronomia
asiática(japonesa, chinesa, tailandesa e coreana), localizado na praça de
alimentação de shopping center em Maringá/PR. Segundo informações
constantes dos autos, o restaurante da 2ª agravada não dispõe de garçons ou
mesmo mesas próprias, devendo seus clientes utilizar as mesas disponíveis na
praça de alimentação do shopping center. Percebe-se, portanto, que há uma
grande disparidade entre as partes em diversos aspectos comerciais,
principalmente na percepção de marca em geral, na quantidade e na
localização geográfica de seus restaurantes, e no público consumidor.
Considerados tais pontos, torna-se difícil verificar como o elemento distintivo
do nome empresarial da 1ª apelada poderia se confundir ou ser associado
indevidamente com a marca da apelante. A 1ª apelada também não possui
direito de precedência ao registro da marca