Informações do processo 2009/0134266-1

Os processos abaixo relacionados encontram-se com Vista ao Agravado para Impugnação do
AgInt:

DECISÃO

Trata-se de recurso especial interposto pelo INSTITUTO NACIONAL DE
PROPRIEDADE INDUSTRIAL INPI S/A, fundado no art. 105, III, alínea "a" da Constituição
Federal, interposto contra o acórdão proferido pelo egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Rio de
Janeiro, assim ementado:

"I. O legislador, para possibilitar aos titulares de patentes estrangeiras relativas
a invenções cuja patenteabilidade não era permitida pela legislação nacional
procedente, o direito de obter proteção no Brasil, sem o requisito da
novidade.(m vez que já divulgadas), assegurou às referidas patentes, no
parágrafo 4º, do artigo 230, da LPI, o prazo remanescente de proteção no país
onde foi depositado o primeiro pedido, contado da data do depósito no Brasil, e
limitado ao prazo de 20 (vinte) anos, estabelecido no artigo 40 da LPI como
prazo máximo de vigência de patente de invenção no país.

11 - Cumpra acrescentar, no que se refere ao prazo do artigo 40, que ele
funciona apenas como um limite, pois se o lapso remanescente no país do
depósito for menor que vinte anos, esse prazo é que será aplicado.

III - Importante se faz, então, inicialmente identificar qual o prazo
remanescente de proteção (o número de anos, meses e dias) que o titular da
patente tem no país onde foi primeiramente depositada a patente, para depois
verificar se o prazo remanescente de proteção no exterior ultrapassa ou não o
limite de 20 anos.

IV - Verifica-se que a patente européia nº EP 0 324 712 $ 1, com vigência até
11/01/2009, correspondente à brasileira PI nº' 1100194-1, foi concedida em
07/04/1993, pelo prazo de vinte anos a contar do depósito, que se efetivou em
11/01/1989 (fl. 72). Assim, quando foi depositada no Brasil em 26/03/1997 (fl.
50), a patente pipeline contava com um prazo remanescente de proteção no
país de origem de 11 anos, 9 meses e 17 dias, inferior, portanto, ao prazo limite
de 20 anos estabelecido no artigo 40 da LPI.

V - Restando presentes no caso em tela os requisitos estabelecidos no parágrafo
4º, do artigo 230, da Lei de Propriedade Industrial, mister se faz assegurar a
garantia da aludida patente pelo mesmo prazo remanescente de proteção
conferido no exterior.

VI -Recurso e Remessa Oficial improvidos." (e-STJ, fls. 648/649)

Nas razões do recurso especial, a recorrente alega violação aos arts. 40 e 230, caput  e
§§ 1º, 3º e 4º, da Lei 9.279/96. Diz que, "para fins de contagem de prazo de validade da patente
"pipeline', a data do primeiro depósito no exterior, pois este, apesar de ter sido abandonado quando
do requerimento da patente européia, produziu para a recorrida diversos e importantes efeitos, sem os
quais não possuiria qualquer patente." (e-STJ, fls. 668)

É o relatório. Passo a decidir.

De início, cumpre salientar que o presente recurso será examinado à luz do Enunciado
Administrativo 2 do STJ: " Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a
decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade
na forma nele prevista, com as interpretações dadas, até então, pela jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça ".

A Segunda Seção desta Corte, no julgamento do REsp 731.101/RJ, da relatoria do
ilustre Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA , firmou o entendimento de que "a Lei de
Propriedade Industrial, em seu art. 230, § 4º, c/c o art. 40, estabelece que a proteção oferecida às
patentes estrangeiras, chamadas patentes pipeline, vigora pelo prazo remanescente de proteção no
país onde foi depositado o primeiro pedido, até o prazo máximo de proteção concedido no Brasil -
20 anos - a contar da data do primeiro depósito no exterior, ainda que posteriormente
abandonado. "  Esse entendimento vem sendo reiterado em diversos julgamentos desta Corte,
conforme se verifica das seguintes ementas:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL - MANDADO DE
SEGURANÇA CONTRA ATO DO DIRETOR DE PATENTES DO INPI -
PATENTES PIPELINE - DISCUSSÃO SOBRE O PRAZO DE VIGÊNCIA -
CONSIDERAÇÃO DO PRIMEIRO DEPÓSITO REALIZADO NO
EXTERIOR, AINDA QUE POSTERIORMENTE ABANDONADO -
JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DO STJ SOBRE O TEMA - DECISÃO
MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL DO
INPI. INSURGÊNCIA DA EMPRESA IMPETRANTE.

1. A Segunda Seção desta Corte decidiu, no julgamento do REsp nº
731.101/RJ, relatado pelo Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, que "a
Lei de Propriedade Industrial, em seu art. 230, § 4º, c/c o art. 40, estabelece
que a proteção oferecida às patentes estrangeiras, chamadas patentes pipeline,
vigora 'pelo prazo remanescente de proteção no país onde foi depositado o
primeiro pedido', até o prazo máximo de proteção concedido no Brasil - 20
anos - a contar da data do primeiro depósito no exterior, ainda que
posteriormente abandonado" . Esse entendimento vem sendo reiterado pelas
Terceira e Quarta Turmas.

2. Estando as decisões das instâncias ordinárias em manifesto confronto com a
jurisprudência dominante desta Corte Superior sobre o tema objeto da lide,
pode o relator dar provimento ao recurso especial em decisão monocrática,
nos termos do art. 557, § 1º-A, do CPC.

3. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no REsp 1207571/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI , QUARTA
TURMA, julgado em 04/11/2014, DJe 14/11/2014)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE
INDUSTRIAL. PATENTE PIPELINE. PRAZO. TERMO INICIAL. PRIMEIRO
DEPÓSITO NO EXTERIOR. PRECEDENTE.

1. A Segunda Seção desta Corte decidiu, no julgamento do Resp n. 731.101/RJ,
relatado pelo Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, que "a Lei de
Propriedade Industrial, em seu art. 230, § 4º, c/c o art. 40, estabelece que a
proteção oferecida às patentes estrangeiras, chamadas patentes pipeline, vigora
'pelo prazo remanescente de proteção no país onde foi depositado o primeiro
pedido', até o prazo máximo de proteção concedido no Brasil - 20 anos - a
contar da data do primeiro depósito no exterior, ainda que posteriormente
abandonado".

2. Embora não haja prazo expresso no art. 230, § 3, da LPI para a juntada do
documento comprobatório da concessão da patente correspondente no exterior,
constato que o acolhimento da pretensão recursal demandaria a alteração das
premissas fático-probatórias estabelecidas pelo acórdão recorrido, com o
revolvimento das provas carreadas aos autos, o que é vedado em sede de
recurso especial, nos termos do enunciado da Súmula 7 do STJ.

3. Após 20 anos dos depósitos das patentes americanas ocorridos 1985 - as
patentes pipeline da apelante já se encontrariam extintas, caso concedidas,
desde o ano de 2005. Considerando que a decisão de indeferimento dos
pedidos das patentes pipeline pelo Instituto Nacional de Propriedade
Industrial-INPI se deu em 2006, é inconsistente a pretensão da recorrente.

4. O sistema patentário de continuações, previsto na legislação dos Estados
Unidos da América sob as modalidades continuation, divisional ou
continuation-in-part, mas sem equivalência no Direito Brasileiro, existe para
atender as peculiaridades daquele país, altamente desenvolvido e gerador de
tecnologia, não se refletindo na interpretação dada por esta Corte Superior ao
art. 230, § 4º, da Lei 9.279/96, já que prevalece, no âmbito da propriedade
industrial, o princípio da territorialidade, a resguardar a soberania nacional, a
qual ficaria comprometida com os alvedrios de legislações alienígenas. (AgRg
no REsp 1131808/RJ, Rel. Ministro VASCO DELLA GIUSTINA
(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/RS), TERCEIRA TURMA,
julgado em 03/05/2011, DJe 10/05/2011) 5. Agravo Regimental não provido.
(AgRg no REsp 1128660/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO ,
QUARTA TURMA, julgado em 03/06/2014, DJe 11/06/2014)

DIREITO CIVIL. PROPRIEDADE INTELECTUAL. PATENTES PIPELINE.
PROTEÇÃO NO BRASIL PELO PRAZO DE VALIDADE REMANESCENTE,
CONTADO DA DATA DO PRIMEIRO DEPÓSITO, LIMITADO PELO

PRAZO DE VINTE ANOS PREVISTO NA LEGISLAÇÃO BRASILEIRA.

1. "A Lei de Propriedade Industrial, em seu art. 230, § 4º, c/c o art. 40,
estabelece que a proteção oferecida às patentes estrangeiras, chamadas
patentes pipeline, vigora 'pelo prazo remanescente de proteção no país onde foi
depositado o primeiro pedido', até o prazo máximo de proteção concedido no
Brasil - 20 anos - a contar da data do primeiro depósito no exterior, ainda que
posteriormente abandonado. " (REsp 731.101/RJ, Rel. Ministro JOÃO
OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/04/2010, DJe
19/05/2010) 2.- Agravo Regimental improvido.

(AgRg no REsp 1355115/RJ, Rel. Ministro SIDNEI BENETI , TERCEIRA
TURMA, julgado em 25/06/2013, DJe 01/08/2013)

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE
INDUSTRIAL. PATENTE PIPELINE. PRAZO DE VALIDADE.
CONTAGEM. TERMO INICIAL. PRIMEIRO DEPÓSITO NO EXTERIOR.
OCORRÊNCIA DE DESISTÊNCIA DO PEDIDO. IRRELEVÂNCIA.
INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA E SISTEMÁTICA DE NORMAS.
TRATADOS INTERNACIONAIS (TRIPS E CUP). PATENTE
CORRESPONDENTE NO EXTERIOR. CONCESSÃO SOB O REGIME
NORTE-AMERICANO DE CONTINUAÇÕES (CONTINUATION,
DIVISIONAL OU CONTINUATION-IN-PART). PRINCÍPIO DA
INDEPENDÊNCIA DAS PATENTES. SOBERANIA NACIONAL. RECURSO
DESPROVIDO.

1. O julgamento do recurso especial conforme o art. 557, caput, do CPC não
ofende os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo
legal, se observados os requisitos recursais de admissibilidade, os enunciados
de Súmulas e a jurisprudência dominante do STJ.

2. A via do agravo regimental, na instância especial, não se presta para
prequestionamento de dispositivos constitucionais.

3. Este Tribunal Superior pacificou o entendimento de que, quando se tratar da
vigência da patente pipeline, o termo inicial de contagem do prazo
remanescente à correspondente estrangeira, a incidir a partir da data do
pedido de revalidação no Brasil, é o dia em que foi realizado o depósito no
sistema de concessão original, ou seja, o primeiro depósito no exterior, ainda
que abandonado, visto que a partir de tal fato já surgiu proteção ao invento
(v.g.: prioridade unionista). Interpretação sistemática dos arts. 40 e 230, § 4º,
da Lei 9.279/96, 33 do TRIPS e 4º bis da CUP.

4. Nem sempre a data da entrada em domínio público da patente pipeline no
Brasil vai ser a mesma da correspondente no exterior. Incidência do princípio
da independência das patentes, que se aplica, de modo absoluto, tanto do ponto
de vista das causas de nulidade e de caducidade patentárias como do ponto de
vista da duração normal.

5. Os princípios gerais que regem o sistema de patentes, os quais estão
previstos, comumente, em tratados internacionais, se aplicam tanto para o
procedimento convencional quanto para o procedimento de revalidação
conhecido como pipeline. Afinal, ambos procedimentos integram o gênero
Patente, instituto jurídico de Direito da Propriedade Industrial.

6. A patente pipeline não é imune à incidência dos princípios conformadores de
todo o sistema de patentes, ao revés, deve com eles harmonizar, sob pena de
degeneração do próprio instituto jurídico. Ademais, não há qualquer
incoerência na interpretação sistemática da Lei 9.279/96 (Lei de Propriedade
Industrial) e dos tratados internacionais TRIPS e CUP, porquanto estes já
foram internalizados no Brasil. São, portanto, parte de nosso ordenamento
jurídico, devendo todas as normas que regulam a matéria ser compatibilizadas
e interpretadas em conjunto em prol de todo o sistema patentário.

7. O sistema patentário de continuações, previsto na legislação dos Estados
Unidos da América sob as modalidades continuation, divisional ou
continuation-in-part, mas sem equivalência no Direito Brasileiro, existe para
atender as peculiaridades daquele país, altamente desenvolvido e gerador de
tecnologia, não se refletindo na interpretação dada por esta Corte Superior ao
art. 230, § 4º, da Lei 9.279/96, já que prevalece, no âmbito da propriedade
industrial, o princípio da territorialidade, a resguardar a soberania nacional,
a qual ficaria comprometida com os alvedrios de legislações alienígenas.

8. "As patentes pipelines são incorporadas ao direito brasileiro a partir do
momento de sua concessão, motivo pelo qual o parâmetro temporal de sua
proteção deve ser auferido no momento do depósito, sendo considerado, para
tanto, o prazo de proteção conferido pela norma estrangeira naquele momento.
A interpretação ampliativa do § 4º, art. 230, Lei 9279/96, a fim de equiparar a
proteção conferida a patentes de revalidação aos prazos e condições estatuídas
pelo direito estrangeiro após a sua concessão, como pretende o ora recorrente,
importa em violação ao princípio da independência da patentes, bem como a
própria soberania do país" (REsp 1.165.845/RJ, Rel. Min. LUIS FELIPE
SALOMÃO, DJe 23.02.2011).

9. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no REsp 1131808/RJ, Rel. Ministro VASCO DELLA GIUSTINA
(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/RS), TERCEIRA TURMA,
julgado em 03/05/2011, DJe 10/05/2011)

Nesse contexto, como o primeiro pedido se deu em 16.9.89 com o prazo de vinte
anos, esse é o

Os processos abaixo relacionados encontram-se com Vista ao Agravado para Impugnação do
AgInt:

DESPACHO

Manifeste-se a parte recorrente, no prazo de dez dias, sobre o interesse no
prosseguimento do julgamento do presente apelo especial.

Brasília-DF, 25 de maio de 2016.

Ministro RAUL ARAÚJO

Relator