Informações do processo 2016/0002678-1

Os processos abaixo relacionados encontram-se com VISTA à(s) parte(s) embargada(s)
para impugnação dos Embargos de Declaração (EDcl):

Os processos abaixo relacionados encontram-se com VISTA à(s) parte(s) embargada(s)
para impugnação dos Embargos de Declaração (EDcl):

DECISÃO

Cuida-se de Embargos de Divergência interposto em face de acórdão
da 4ª Turma, relatado pelo MINISTRO RAUL ARAÚJO assim ementado:

PROPRIEDADE INDUSTRIAL E DIREITOS AUTORAIS. RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C/C
REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. INOVAÇÃO ESTÉTICA DE
BONECA. DESENHO INDUSTRIAL. UTILIZAÇÃO POR TERCEIROS
NÃO AUTORIZADA. INDISPENSABILIDADE DE REGISTRO.
SISTEMA ATRIBUTIVO. INEXISTÊNCIA DE REQUERIMENTO.
RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. No caso dos autos, debate-se a possibilidade de utilização lícita
pela recorrente de partes de bonecas (cabeça de uma e corpo de
outra) fabricadas com anterioridade pela recorrida para fabricação
industrial de produto concorrente, sem autorização desta última, bem
como se a ausência de registro perante o INPI autoriza a incidência da
Lei de Direitos Autorais (Lei 9.610/98) para vedar sua reprodução
parcial.

2. A propriedade intelectual abarca, além dos direitos autorais, os
direitos de propriedade industrial e outras formas de propriedade
intelectual. Nesse microssistema, a proteção específica assegurada
para proteger interesses utilitários, voltados para o comércio e a
indústria, é objeto de tutela pelos institutos da Lei 9.279/98, afastando
a incidência da Lei 9.610/96, cujo escopo principal é a proteção da
atuação intelectual exteriorizada para satisfação de interesses
estéticos.

3. Mesmo no sistema internacional de proteção à propriedade
intelectual, a proteção genérica de direitos de exclusividade com

fundamento nos direitos de autor somente pode ser utilizada para
obras utilitárias de forma subsidiária, ou seja, quando inexistente nos
sistemas jurídicos nacionais proteção específica.

4. O desenho industrial é instituto jurídico de propriedade industrial por
meio do qual se protegem inovações na forma plástica ornamental
reproduzível em escala industrial, por determinado prazo legal, após o
qual é incorporado ao estado da arte e pode ser licitamente explorado
por concorrentes.

5. Diferentemente das obras do espírito de cunho estritamente
estético, a proteção dos direitos do autor de desenho industrial
depende do prévio requerimento de registro perante o INPI, momento
a partir do qual se inicia o prazo legal de proteção para sua temporária
exploração exclusiva.

6. Após o prazo de proteção legal do desenho industrial registrado, a
inovação passa a integrar o estado da arte, sendo facultada sua
apropriação por quaisquer fabricantes, independentemente de
autorização.

7. A divulgação da novidade estética do desenho industrial sem
registro resulta em imediata incorporação ao estado da arte,
possibilitando sua utilização por terceiros, independentemente de
autorização.

8. No caso dos autos, o direito de exploração exclusiva em disputa
recai sobre partes do corpo de bonecas, cuja atividade intelectual da
recorrida teria promovido inserções estéticas a lhe conferirem
distintividade em relação a bens semelhantes em fabricação e
comercialização, consistindo verdadeiro desenho industrial não
registrado.

9. Recurso especial provido.

Afirma a parte recorrente, em suma, a existência de dissenso
jurisprudencial entre o julgado e acórdãos deste sodalício.

É o relatório.

DECIDO.

Sabe-se que "Os embargos de divergência têm por finalidade precípua
a uniformização da jurisprudência interna do STJ quanto à interpretação da
legislação federal, não servindo para discutir o erro ou acerto do acórdão embargado
quanto à aplicação, ou não, de regra técnica de admissibilidade do recurso especial
ou do agravo em recurso especial. " (AgInt nos EREsp n. 1.895.830/SP, relatora
Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 8/5/2025, DJEN de 20/5/2025.)

Efetivamente, cabíveis por força da aplicação do comando do artigo
1.043 do Código de Processo Civil, os embargos de divergência tem previsão
expressa no RISTJ, que assim dispõe sobre o tema:

Art. 266. Cabem embargos de divergência contra acórdão de Órgão
Fracionário que, em recurso especial, divergir do julgamento atual de
qualquer outro Órgão Jurisdicional deste Tribunal, sendo:

(Redação dada pela Emenda Regimental n. 22, de 2016) I - os
acórdãos, embargado e paradigma, de mérito; (Incluído pela Emenda
Regimental n. 22, de 2016) II - um acórdão de mérito e outro que não
tenha conhecido do recurso, embora tenha apreciado a controvérsia.
(Incluído pela Emenda Regimental n. 22, de 2016) § 1º Poderão ser
confrontadas teses jurídicas contidas em julgamentos de recursos e de
ações de competência originária.

(Redação dada pela Emenda Regimental n. 22, de 2016) § 2º A
divergência que autoriza a interposição de embargos de divergência
pode verificar-se na aplicação do direito material ou do direito
processual. (Redação dada pela Emenda Regimental n. 22, de 2016) §
3º Cabem embargos de divergência quando o acórdão paradigma for
do mesmo Órgão Fracionário que proferiu a decisão embargada,
desde que sua composição tenha sofrido alteração em mais da
metade de seus membros.

Percebe-se, portanto, que, por força regimental, os Embargos de
Divergência somente podem ser interpostos em face de acórdão proferido por Órgão
Fracionário que divergir de julgamento atual de qualquer outro Órgão Jurisdicional
deste Tribunal, desde que os acórdãos, embargado e paradigma, sejam de mérito ou
que não tenham conhecido do recurso, embora tenha apreciado a controvérsia.

No presente feito, a parte embargante aponta a existência de
divergência entre o entendimento da Quarta Turma firmado no acórdão embargado
acerca da propriedade industrial e precedentes lavrados pela Terceira Turma.

Ocorre, contudo, que o acórdão paradigma indicado pela recorrente
trata da proteção de conjunto-imagem (“trade dress"), equanto a argumentação pela
proteção do conjunto-imagem não é consistente com pedido de proteção de direito
autoral, considerando serem institutos distintos.

Com efeito, a possibilidade de proteção dos elementos estéticos de
bonecas já foi objeto do REsp 2.042.712/SP Informativo n° 820), onde se
estabeleceu a inviabilidade de proteção desses elementos, ainda que criativos, pelo
direito autoral, sendo passíveis de proteção apenas pelo instituto de desenho
industrial.

Aponto, por esclarecedores, o seguintes pontos do voto então prolatado:

“Cinge-se a controvérsia acerca da proteção do desenho de uma
boneca que teria sido desenvolvida com utilização de partes de outras
duas bonecas fabricadas por empresa concorrente atuante no mesmo
segmento mercadológico de indústria e comércio de brinquedos e
jogos recreativos.

Desse modo, discute-se o regime de proteção aplicável ao caso, se o
regime dos direitos autorais ou o regime de propriedade industrial, com
as repercussões decorrentes, em especial, quanto à
imprescindibilidade de registro junto ao Instituto Nacional de
Propriedade Industrial (INPI) para proteção dos direitos de exploração
exclusiva.

Ensina a doutrina que "o termo estético expressa um valor intrínseco,
encerrado na consideração da obra em si mesma, e independente de
sua destinação ou uso efetivo. Já as obras utilitárias, alvo de proteção

pelo Direito de Propriedade Industrial, têm por objetivo a consecução
de utilidades materiais diretas, ainda que possam guardar relação com
elementos estéticos incorporados em seus produtos".

Dessa forma, a aplicação do Direito de Autor prevista em âmbito
nacional na Lei n. 9.610/1998 está adstrita à proteção de produção
intelectual não abarcada pela proteção específica da Lei n. 9.279
/1996, embora ambas as produções decorram inequivocamente do
emprego da inteligência e criatividade humanas.

Logo, não se forma um vínculo permanente com aquele que introduz
essa inovação no mercado, como ocorre com os institutos da marca
ou mesmo entre autor e sua obra para os fins da Lei n. 9.610/1996, ou
mesmo com a marca.

Nesse cenário, não há espaço para duvidar-se da natureza jurídica de
propriedade industrial e correspondente regime jurídico a ser aplicado.
Veja-se que bonecas que imitam bebês humanos são produtos
industriais comercializados de longa data.

Além disso, os caracteres indicados como novos, cuja proteção se
busca com fundamento no Direito de Autor, configuram modificações
ou detalhes estéticos que não agregam função nova ou utilidade
especial às bonecas, mas tão somente as tornam diferentes de outras
tantas disponíveis do mercado, inclusive do mesmo fabricante.

Portanto se está diante de verdadeiro desenho industrial, cuja
proteção é assegurada ao desenvolvedor (autor) por meio do direito de
exploração exclusiva, porém apenas quando requerido regularmente
seu registro. Isso porque o regime de propriedade industrial brasileiro
adotou o sistema atributivo, de modo que o registro constitui a
titularidade da propriedade dos bens imateriais protegidos pela Lei n.
9.279/1998."

Diante de tais circunstâncias, "A jurisprudência do STJ é firme no
sentido de que não se admite embargos de divergência quando ausente similitude
fática entre os casos confrontados, especialmente quando os julgados tratam de
matérias distintas ou sob enfoques diferentes." (AgInt nos EAREsp n. 2.040.000/RJ,
relatora Ministra Daniela Teixeira, Segunda Seção, julgado em 8/5/2025, DJEN de
20/5/2025.)

No mesmo sentido:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL. ART. 200 DO CC.
AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA ENTRE OS ACÓRDÃOS
CONFRONTADOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INEXISTÊNCIA.
AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. A ausência de similitude fática entre os julgados embargado e
paradigma impede a configuração de divergência jurisprudencial.

2. Os acórdãos confrontados estão em convergência de entendimento
quanto a possibilidade de aplicação extensiva da regra do art. 200 do
CC, porém, o acórdão paradigma, de acordo com a situação fática
daqueles autos, concluiu que apuração criminal dos fatos era
despicienda para o ajuizamento da ação no juízo cível.

3. A prejudicialidade entre as esferas civil e penal só pode ser aferida
casuisticamente, em razão das situações fáticas distintas e da
necessidade de análise individualizada de cada caso concreto.

4. Não se identifica a presença de nenhuma das situações previstas
no art. 80 do CPC que autorizariam a condenação por litigância de má-
fé. É importante destacar que não se deve confundir má-fé com uma
interpretação errônea do direito.

5. Agravo interno não provido.

(AgInt nos EAREsp n. 1.192.906/SP, relator Ministro Moura Ribeiro,
Segunda Seção, julgado em 8/5/2025, DJEN de 19/5/2025.)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL . AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICO-JURÍDICA.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão que indeferiu liminarmente
os embargos de divergência, em razão da falta de similitude fático-
jurídica entre os acórdãos confrontados.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se há similitude fático-
jurídica entre o acórdão embargado e o acórdão paradigma, para
viabilizar os embargos de divergência; e (ii) saber se é aplicável a
multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil, por
manifesta inviabilidade de conhecimento do agravo interno.

III. Razões de decidir

4. A ausência de similitude fático-jurídica entre os casos confrontados
impede o conhecimento dos embargos de divergência, que têm como
objetivo uniformizar a jurisprudência do Tribunal.

5. A orientação da Corte é que a multa prevista no art. 1.021, §§ 4º e
5º, do CPC de 2015 não se aplica em qualquer hipótese de
inadmissibilidade ou de improcedência, mas apenas em situações de
manifesta inviabilidade de conhecimento do agravo interno.

6. A interposição de agravo interno não inaugura instância, sendo
inviável a majoração de honorários no julgamento de agravo interno e
de embargos de declaração oferecidos pela parte cujo recurso não
ultrapassou a fase de conhecimento ou foi desprovido.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: "1. A ausência de similitude fático-jurídica entre
os casos confrontados impede o conhecimento dos embargos de
divergência. 2. A multa prevista no art. 1.021, §§ 4º e 5º, do CPC de
2015, aplica-se apenas em situações de manifesta inviabilidade de
conhecimento do agravo interno. 3. A interposição de agravo interno
não inaugura instância, sendo inviável a majoração de honorários no
julgamento de agravo interno e de embargos de declaração oferecidos
pela parte cujo recurso não ultrapassou a fase de conhecimento ou foi
desprovido".

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.021, §§ 4º e 5º; CPC, art.
85, § 11º.Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EAREsp n.
2.284.019/SC, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Corte Especial,
julgado 24/9/2024; STJ, AgInt nos EDcl nos EREsp n. 2.077.205/GO,
relator Ministro Marco Buzzi, Segunda Seção, julgado 17/12/2024;
STJ, AgInt no RMS n. 51.042/MG, relator Ministro Mauro Campbell
Marques, Segunda Turma, julgado 28/3/2017; STJ, EDcl no AgInt no
AREsp n. 437.263/MS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta
Turma, julgado 3/4/2018; STJ, AgInt no AREsp n. 1.223.865/SP,
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado
22/3/2018.

(AgInt nos EAREsp n. 2.506.386/SP, relator Ministro João Otávio de
Noronha, Segunda Seção, julgado em 8/5/2025, DJEN de 19/5/2025.)

Destarte, ausente o preenchimento dos requisitos necessários ao
conhecimento dos Embargos, mostra-se incabível sua interposição.

Ante o exposto, não conheço dos embargos de divergência.

Publique-se. Intimem-se.

Brasília, 22 de julho de 2025.

Ministra Daniela Teixeira

Relatora