Informações do processo 2009/0027078-0

Ficam as partes interessadas intimadas para pagar as despesas de extração de Carta de Sentença.
Para essa providência, consultar o andamento processual. Se desejar indicar peças adicionais, entrar
em contato com a Coordenadoria de Execução Judicial.

EMENTA

AGRAVO REGIMENTAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. PATENTE.
PIPELINE . PEDIDO DEPOSITADO SOB A ÉGIDE DA LEI N. 5.771/1971.
INAPLICABILIDADE DO ACORDO TRIPS. ENTRADA EM VIGOR DA
LEI N. 9.279/1996. POSSIBILIDADE DE DEPÓSITO DE PATENTE
PIPELINE .

1. A Segunda Seção deste Tribunal Superior consagrou o entendimento de ser
inadmissível a extensão da validade de patente concedida sob a égide da Lei
5.772/71 - cujo prazo de proteção era 15 anos -, ao argumento de superveniência
do Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual (TRIPS), o
qual adotou o prazo de 20 anos, mesmo porque tal tratado internacional apenas
entrou em vigor no Brasil em 01.01.2000.(AgRg no REsp 1211848/RJ, Rel.
Ministro VASCO DELLA GIUSTINA (DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TJ/RS), TERCEIRA TURMA, DJe 18/04/2011).

2. Com a entrada em vigor da Lei n. 9.279/1996, poderia a autora ter requerido
as patentes pipeline , desde que cumpridos os requisitos dispostos na nova lei, o
que não ocorreu.

3. O fato de a ora recorrente não poder cumprir os requisitos impostos pelo
procedimento das patentes pipeline e, consequentemente, não poder realizar
novos depósitos cuja obrigatoriedade nem sequer ficou configurada não implica
violação ao art. 229 da Lei n. 9.279/1996.

4. Agravo regimental a que se nega seguimento.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da QUARTA Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, negar
seguimento ao agravo regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator. Os Srs. Ministros Raul
Araújo (Presidente), Antonio Carlos Ferreira e Marco Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator.

Ausente, justificadamente, a Sra. Ministra Maria Isabel Gallotti.

Brasília, 03 de junho de 2014 (data do julgamento).

Os processos abaixo relacionados encontram-se com Vista ao Embargado para Impugnação dos
EDcl:

A Quarta Turma, por unanimidade, negou seguimento ao agravo regimental, nos termos do
voto do Sr. Ministro Relator.

Ausente, justificadamente, a Sr. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI.

Os processos abaixo relacionados encontram-se com Vista ao Embargado para Impugnação dos
EDcl:

EMENTA

RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. PATENTE.
PIPELINE . PEDIDO DEPOSITADO SOB A ÉGIDE DA LEI N. 5.771/1971.
INAPLICABILIDADE DO ACORDO TRIPS. ENTRADA EM VIGOR DA
LEI N. 9.279/1996. POSSIBILIDADE DE DEPÓSITO DE PATENTE
PIPELINE .

1. A Segunda Seção deste Tribunal Superior consagrou o entendimento de ser
inadmissível a extensão da validade de patente concedida sob a égide da Lei
5.772/71 - cujo prazo de proteção era 15 anos -, ao argumento de superveniência
do Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual (TRIPS), o
qual adotou o prazo de 20 anos, mesmo porque tal tratado internacional apenas
entrou em vigor no Brasil em 01.01.2000.(AgRg no REsp 1211848/RJ, Rel.
Ministro VASCO DELLA GIUSTINA (DESEMBARGADOR

CONVOCADO DO TJ/RS), TERCEIRA TURMA, DJe 18/04/2011).

2. Com a entrada em vigor da Lei n. 9.279/1996, poderia a autora ter requerido
as patentes pipeline , desde que cumpridos os requisitos dispostos na nova lei, o
que não ocorreu.

3. O fato de a ora recorrente não poder cumprir os requisitos impostos pelo
procedimento das patentes pipeline  e, consequentemente, não poder realizar
novos depósitos cuja obrigatoriedade nem sequer ficou configurada não implica
violação ao art. 229 da Lei n. 9.279/1996.

4. Recurso especial ao qual se nega seguimento.

DECISÃO

1. Cuida-se de recurso especial interposto por Bayer Cropscience GMBH, com
fundamento no art. 105, III, "a"  e "c" , da Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo
Tribunal Regional Federal da 2ª Região, assim ementado (fl. 492):

PROPRIEDADE INDUSTRIAL. PATENTE PIPELINE.  PEDIDOS EM
ANDAMENTO. TRIPS. APLICABILIDADE.

1. As patentes pipeline  foram inseridas nas disposições transitórias da Lei nº
9.279/1996 para possibilitar que o Brasil tivesse nas prateleiras de suas farmácias
medicamentos de última geração, cuja importação era extremamente restrita. São
patentes extraordinárias e transitórias, concedidas como patentes de revalidação,
como meio de possibilitar aos titulares de patentes estrangeiras relativos a
invenções cuja patenteabilidade era proibida pela legislação brasileira anterior
(produtos químicos, produtos e processo químico-farmacêuticos e alimentícios),
o direito de ainda obter proteção no Brasil, ainda que tais matérias já tivessem
sido divulgadas, não mais atendendo, portanto, ao requisito da novidade.

2. O TRIPS não é um acordo que tenha exiquibilidade, mas sim uma proposta
de legislação dirigida ao legislador interno, estabelecendo simplesmente padrões
mínimos de proteção aos direitos de propriedade intelectual em todas as áreas.
Não há como se falar em aplicação imediata do TRIPS. Somente após a sua
internalização no ordenamento jurídico, através da Lei nº 9.279/1996, suas
regras tornaram-se aplicáveis integralmente, na forma disposta por este diploma
legal.

3. No momento em que a LPI foi promulgada, o Brasil abriu mão do prazo para
adaptar a sua legislação ao TRIPS, previsto no art. 65 do tratado. Dessa forma,
os titulares de pedidos em andamento junto ao INPI tinham a obrigação de se
adaptar aos preceitos do art. 230 ou do art. 231, da LPI, conforma a hipótese.
Quem não exerceu tal faculdade caiu na regra da Medida Provisóra nº 2.014-10,
posteriormente convertida na Lei nº 10.196/2001, que dispunha que os pedidos
relativos aos titulares que não se adaptassem, na forma dos artigos
supramencionados, seriam considerados indeferidos ex lege , para todos os
efeitos.

4. Apelação improvida.

Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (fls. 516-522).

Em suas razões recursais, aponta a parte recorrente, além de dissídio jurisprudencial,
ofensa ao disposto nos arts. 229 da Lei n. 9.279/1996 e 27.1, 65.2, 70.2 e 70.8 do TRIPS.

Sustenta, em síntese que: (a) durante o processamento dos pedidos de patente da
recorrente (PI 8907924-8 e PI 9408675-3) o patenteamento das invenções ali reivindicadas teria
passado a ser plenamente aceitável a partir de 1º/1/1995 em face da entrada em vigor do Acordo
TRIPS na referida data; (b) O Acordo TRIPS seria autoaplicável tendo em vista que o silêncio quanto
ao conteúdo dos dispositivos 65.2 e 70.2 importou em renúncia à faculdade de postergar o prazo de
aplicação e que esse acordo na data de sua aplicação gerou obrigações com respeito a toda matéria
em seu bojo; (c) os arts. 27.1 e 70.8 viabilizaram o patenteamento de fármacos; (d) violação ao art.
229, caput , da Lei n. 9.279/1996, pois o acórdão recorrido entendeu que a recorrente deveria ter
convertido o seu pedido de patente em pedido de patente pipeline  para obter a patente nacional,
conversão que não era obrigatória, mas facultativa, já que o pedido ordinário de proteção de patente
realizado era plenamente possível mesmo com a entrada em vigor do Acordo TRIPs. Ademais, alega
que, em função dos requisitos previstos no art. 230 da Lei n. 9.279/1996, a conversão do seu pedido
de patente em patente pipeline  não era possível. Por fim, aduz que apenas após as modificações do
art. 229 da Lei n. 9.279/1996 pela Lei n. 10.196/2001 é que passou a ser obrigatório o pedido de
patente pipeline , o que nem sequer poderia ser cumprido pela autora em razão do decurso do prazo
para a realização deste procedimento.

Contrarrazões ao recurso especial às fls. 610-612.

Crivo positivo de admissibilidade na origem (fls. 615-616).

É o relatório.

DECIDO.

2. Pretende a recorrente a reforma do acórdão para anular o ato administrativo que
importou no indeferimento dos pedidos de patente PI 8907924-8 e PI 9408675-3, depositados
respectivamente em 16/5/1989 e 12/10/1994, sob a égide da Lei n. 5.771/1971, com o
prosseguimento do exame do mérito dos seus objetos para posterior concessão das patentes.

O Tribunal Regional Federal da 2ª Região, ao apreciar a questão, assim se manifestou

(fls. 483-492):

As patentes pipeline  foram inseridas nas disposições transitórias da Lei nº
9.279/96 para possibilitar que o Brasil tivesse nas prateleiras de suas farmácias
medicamentos de última geração, cuja importação era extremamente restrita.

São patentes extraordinárias e transitórias, concedidas como patentes de
revalidação, como meio de possibilitar aos titulares de patentes estrangeiras
relativos a invenções cuja patenteabilidade era proibida pela legislação brasileira
anterior (produtos químicos, produtos e processos químico-farmacêuticos e
alimentícios), o direito de ainda obter proteção no Brasil, ainda que tais matérias
já tivessem sido divulgadas, não mais atendendo, portanto, ao requisito da
novidade.

É oportuno lembrar que, no período de negociação do TRIPS, várias
empresas já sabiam que tal tratado estava para ser firmado, razão pela
qual começaram a fazer os depósitos de pedidos de patentes de

medicamentos, embora o antigo CPI vedasse a patenteabilidade dos
mesmos.

O art. 229 da LPI - aplicável ao presente caso, eis que os pedidos de patente
PI 8907924-8 e PI 9408675-3 foram depositados, respectivamente, em
16/05/1989 e 12/10/1994 - estabelece que aos pedidos em andamento
(anteriores ao TRIPS e à LPI) se aplicam as regras dos artigos 230 e 231,
que incidem, respectivamente, sobre patentes estrangeiras e nacionais.

Em outras palavras, o dispositivo determinou que tais pedidos somente
seriam privilegiáveis nas condições definidas nos arts. 230 e 231, vale dizer,
na forma de pipeline.  Assim, para que tais pedidos se tornassem
privilegiáveis, era obrigatório que assumissem a forma de pipeline.

Segundo § 1º do art. 230, o depósito da patente estrangeira deveria ser feito
dentro do prazo de um ano da publicação da LPI, indicando, ainda a data
do primeiro depósito no exterior.

Em outras palavras, o legislador afastou o requisito da novidade, mas, em
contrapartida, fez determinadas exigências formais, que são as contidas no
art. 230 da LPI.

O TRIPS não é um acordo que tenha exiquibilidade, mas sim uma
proposta de legislação dirigida ao legislador interno, estabelecendo
simplesmente padrões mínimos de proteção aos direitos de propriedade
intelectual em todas as áreas.

Não há como se falar em aplicação imediata do TRIPS. Somente após a sua
internalização no ordenamento jurídico, através da Lei n. 9.279/1996, suas
regras tornaram-se aplicáveis integralmente, na forma disposta por este
diploma legal.

Destaque-se, ainda, que, no momento em que a LPI foi promulgada, o
Brasil abriu mão do prazo para adaptar a sua legislação ao TRIPS,
previsto no art. 65 do tratado.

Dessa forma, os titulares de pedidos em andamento junto ao INPI tinham a
obrigação de se adaptar aos preceitos do art. 230 ou do art. 231 da LPI,
conforme a hipótese.

Quem não exerceu tal faculdade, como a ora apelante, caiu na regra da Medida
Provisória nº 2.014-10, posteriormente convertida na Lei nº 10.196/2001, que
dispunha que os pedidos relativos aos titulares que não se adaptassem, na forma
dos artigos supramencionados, seriam considerados indeferidos ex lege,  para
todos os efeitos.

Note-se que tais pedidos foram indeferidos por força de lei e não de ato
administrativo.

Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

No que toca aos dispositivos do TRIPS, tido por violados, equivoca-se a recorrente
quanto à data de início de vigência do referido acordo no País.

A decisão apontada no presente recurso especial como favorável ao pleito da
recorrente - proferida no REsp 960.728-RJ - foi reformada e, perfilhando caminho diverso, a Terceira
Turma, ao julgar o recurso especial, de relatoria da Ministra Nancy Andrighi, em sessão de
17/3/2009, assentou o seguinte:

Comercial. Recurso especial. Mandado de segurança. Patentes. Pedido de
prorrogação, por mais cinco anos, de patente concedida na vigência da Lei nº
5.772/71, em face da adesão do Brasil ao Acordo TRIPS. Natureza do Acordo.
Exame das cláusulas relativas às possíveis prorrogações de prazo de vigência do
TRIPS para os países em desenvolvimento e das discussões legislativas no
Congresso brasileiro durante a adesão ao Acordo.

- Quando o STJ acatou, em precedentes anteriores, a prorrogação do prazo de
15 anos previsto na anterior Lei nº 5.772/71 para 20 anos, com base no acordo
TRIPS, tomou por premissa necessária um fundamento que não chegou a ser
questionado e que está longe de ser pacífico, segundo o qual tal Acordo, no
momento de sua recepção pelo Estado brasileiro, passou a produzir efeitos sobre
as relações jurídicas privadas que tinham em um dos pólos detentores de
patentes ainda em curso de fruição.

- Em reexame da questão, verifica-se, porém, que o TRIPS não é uma Lei
Uniforme; em outras palavras, não é um tratado que foi editado de forma a
propiciar sua literal aplicação nas relações jurídicas de direito privado
ocorrentes em cada um dos Estados que a ele aderem, substituindo de
forma plena a atividade legislativa desses países, que estaria então limitada
à declaração de sua recepção.

- O argumento de que o Brasil não demonstrou interesse em fazer valer o
prazo extra de quatro anos, como Nação em desenvolvimento, para
aplicação do TRIPS desconsidera a existência de dois prazos de carência
no corpo do Acordo, pois é nítida a diferença entre as redações dos §§ 2º e
4º do art. 65. Com efeito, o § 2º, quando cria o prazo geral de aplicação de
cinco anos (na modalidade 1 + 4) fala expressamente que tal prazo é um
direito do Estado em desenvolvimento; porém, ao tratar do segundo prazo
adicional, no § 4º, a redação muda substancialmente, estando ali
consignado que um Estado nas condições do Brasil 'poderá adiar' a
aplicação do Acordo em alguns pontos por mais 5 anos. A segunda ressalva
é uma mera possibilidade, ao contrário da primeira.

- O Brasil, conforme demonstram as transcrições das discussões legislativas
juntadas aos autos, abriu mão do segundo prazo especial e facultativo de
mais cinco anos constante no art. 65.4, prazo esse destinado à extensão da
proteção a setores tecnológicos ainda não protegidos pelas antigas Leis de
Patentes; mas não do primeiro prazo, porque, em relação a este e pelos
próprios termos do Acordo,