EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA
DE NULIDADE DE REGISTRO DE MARCA. COLIDÊNCIA DE MARCAS.
IMPOSSIBILIDADE DE REGISTRO RECONHECIDA. ANULAÇÃO PROCEDENTE.
VIOLAÇÃO A DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE
PELO STJ. REVISÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 7 DO STJ. DISSÍDIO PREJUDICADO.

AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Inviável a análise de ofensa a dispositivos constitucionais, porquanto a competência desta Corte

restringe-se à interpretação e uniformização do direito infraconstitucional federal, sob pena de
usurpação da competência atribuída ao Supremo Tribunal Federal.

2. A revisão das conclusões estaduais - acerca da ausência das hipóteses dispostas no art. 135 do
CPC/1973 a fim de configurar o alegado impedimento - demandaria, necessariamente, o
revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, providência inviável no âmbito do recurso
especial, ante o óbice disposto na Súmula 7/STJ.

3. A análise do dissídio jurisprudencial fica prejudicada em razão da aplicação do enunciado da
Súmula n. 7/STJ, porquanto não é possível encontrar similitude fática entre o acórdão combatido e os
arestos paradigmas, uma vez que as suas conclusões díspares ocorreram não em virtude de
entendimentos diversos sobre uma mesma questão legal, mas, sim, de fundamentações baseadas em
fatos, provas e circunstâncias específicas de cada processo.

4. Razões recursais insuficientes para a revisão do julgado.

5. Agravo interno desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, negar provimento ao
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.

Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Paulo de Tarso Sanseverino e Ricardo Villas Bôas

Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Moura Ribeiro.

Brasília, 15 de Outubro de 2018 (Data do Julgamento)

EMENTA

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE

NULIDADE DE REGISTRO DE MARCA. COLIDÊNCIA DE

MARCAS. IRREGISTRABILIDADE RECONHECIDA. ANULAÇÃO

PROCEDENTE. ATUAÇÃO DO INPI. POSIÇÃO PROCESSUAL.
INTERVENÇÃO SUI GENERIS. OBRIGATORIEDADE. DEFESA DE
INTERESSE SOCIAL. CONDENAÇÃO DO INPI. SUCUMBÊNCIA.
AFASTAMENTO NO CASO CONCRETO. AGRAVO CONHECIDO
PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL DE

INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL.
DECISÃO
Trata-se de agravo (art. 544 do CPC/1973) interposto por INSTITUTO NACIONAL

DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL contra a decisão de fl. 532 (e-STJ), proferida em juízo
provisório de admissibilidade, a qual negou seguimento ao recurso especial.

O apelo extremo foi deduzido com base no art. 105, III, a, da Constituição Federal,
em desafio a acórdão prolatado pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região assim ementado (fl. 362,

e-STJ):

PROPRIEDADE INDUSTRIAL - NULIDADE DE REGISTRO.

OCORRÊNCIA DE COLIDÊNCIA DE MARCAS.

- A função principal das marcas é distinguir os produtos de outros idênticos,

semelhantes ou afins, de origens diversas bem como de identificação da

origem dos produtos.

- A legislação marcária veda o registro de marca colidente com uma marca
anteriormente registrada, sendo imprescindível que a similitude entre as

marcas seja capaz de gerar confusão ou associação indevida pelo consumidor

entre produtos afins de diferentes origens, bem como prejuízo para a
reputação da marca original. O objetivo principal do legislador é a proteção

ao consumidor e ao empresário titular da marca anterior, se modo a livrá-lo

da concorrência desleal.

- Evidente risco de confusão entre os consumi ores quanto às marcas
"Virilon" e "Gerilon", tendo em vista a similitude gráfica e fonética, quando

consideradas, ainda mais, quando produtos do mesmo segmento de mercado.

- Apelação provida.

Nas razões do recurso especial (e-STJ, fls. 370-376), o insurgente alegou que o
acórdão impugnado incorreu em violação dos arts. 21 do CPC/1973; e 57 e 75 da Lei 9.279/1996

(LPI).

Sustentou, em síntese, ser indevida sua condenação ao pagamento de ônus
sucumbenciais, tendo em vista possuir legitimidade para atuar no feito como terceiro interveniente
inominado ou especial, pois sua atuação ocorreu no sentido de preservar interesses impessoais,

independente do interesse das partes litigantes, bem como que sua intervenção no feito decorre de
imposição da aludida lei em ações de nulidade.

A Corte de origem deixou de admitir o recurso especial ante a incidência da Súmula

7/STJ.

Irresignado (fls. 574-579, e-STJ), aduz o agravante que o reclamo merece trânsito,

refutando o retrocitado óbice de admissibilidade.
Contraminuta às fls. 596-608 (e-STJ).

Brevemente relatado, decido.

De início, verifico dos autos que o recurso foi interposto quando ainda estava em vigor
o Código de Processo Civil de 1973. Sendo assim, sua análise obedecerá ao regramento nele
previsto.

Com efeito, a Terceira Turma do STJ, ao julgar o REsp n. 1.378.699/PR, desta
relatoria, deparou-se com questão jurídica semelhante na qual se discutiu a condição da atuação

obrigatória do INPI nas ações anulatórias de registro de marca, atuação esta exigida nos termos do

art. 175 da Lei n. 9.279/1996.

Na oportunidade, foi firmado o entendimento de que, inexistindo resistência direta à
pretensão, e não sendo imputável ao INPI a causa de propositura da demanda, sua atuação processual

lateral afasta a legitimação passiva e, por consequência, sua condenação sucumbencial.

Confira-se a ementa do referido julgado:

AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE REGISTRO DE
MARCA. TÍTULO DE ESTABELECIMENTO. UTILIZAÇÃO

SIMULTÂNEA. IRREGISTRABILIDADE RECONHECIDA.

ANULAÇÃO PROCEDENTE. ATUAÇÃO DO INPI. POSIÇÃO
PROCESSUAL. INTERVENÇÃO SUI GENERIS.

OBRIGATORIEDADE. DEFESA DE INTERESSE SOCIAL.
CONDENAÇÃO DO INPI. SUCUMBÊNCIA. AFASTAMENTO NO

CASO CONCRETO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. A imposição prevista no art. 175 da Lei n. 9.279/96 para que o INPI
intervenha em todas as demandas judiciais de anulação de registro marcário
encerra hipótese de intervenção atípica ou sui generis a qual não se confunde

com aquelas definidas ordinariamente no CPC, em especial, por tratar-se de

intervenção obrigatória.

2. A análise da legitimidade passiva, conquanto não afastada
automaticamente pelo referido dispositivo, deve tomar em consideração a

conduta processual inicialmente adotada pelo Instituto, para além da

tradicional avaliação in status assertionis.

3. Na hipótese dos autos, não houve indicação, em petição inicial, de conduta
específica do recorrente, mas tão somente sua indicação como requerido em
razão da concessão do registro de termo coincidente com título de

estabelecimento explorado previamente - fato que não foi oposto

oportunamente na via administrativa.

4. Inexistindo resistência direta à pretensão e não sendo imputável ao Instituto
a causa da propositura da demanda, sua atuação processual lateral afasta a

legitimação passiva e, por consequência, sua condenação sucumbencial.

5. Recurso especial provido. (REsp n. 1.378.699/PR, desta relatoria, Terceira

Turma, julgado em 7/6/2016, DJe 10/6/2016).

Na hipótese dos autos, constata-se que, não obstante a demanda também tenha sido

endereçada contra o recorrente, não há a atribuição de conduta direta a ele.

Portanto, sob o aspecto da teoria da asserção, fica notória a participação lateral do

recorrente.

Assim, muito embora a conclusão da presente demanda repercuta sobre a atuação do

INPI, que deverá dar o cumprimento ao julgado, incabível sua condenação sucumbencial.

Dessa forma, encontrando-se o acórdão impugnado em dissonância à jurisprudência

desta Corte, de rigor a reforma do acórdão estadual, no ponto.

Diante do exposto, conheço do agravo para dar provimento ao recurso especial a fim
de afastar a condenação do Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI quanto às despesas

sucumbenciais.

Publique-se.

Brasília (DF), 13 de junho de 2018.

MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Relator

EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE
NULIDADE DE REGISTRO DE MARCA. COLIDÊNCIA DE

MARCAS. IRREGISTRABILIDADE RECONHECIDA. ANULAÇÃO

PROCEDENTE. VIOLAÇÃO A DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS.
IMPOSSIBILIDADE DE EXAME PELO STJ. REVISÃO DO

JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME

FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 7 DO STJ. DISSÍDIO
PREJUDICADO. AGRAVO CONHECIDO PARA NÃO CONHECER
DO RECURSO ESPECIAL DE CIFARMA CIENTÍFICA

FARMACÊUTICA LTDA.
DECISÃO

Trata-se de agravo (art. 544 do CPC/1973) interposto por CIFARMA CIENTÍFICA
FARMACÊUTICA LTDA contra a decisão de fl. 533 (e-STJ), proferida em juízo provisório de
admissibilidade, a qual negou seguimento ao recurso especial.

O apelo extremo foi deduzido com base no art. 105, III, a e c, da Constituição
Federal, em desafio a acórdão prolatado pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região assim

ementado (fl. 362, e-STJ):

PROPRIEDADE INDUSTRIAL - NULIDADE DE REGISTRO.

OCORRÊNCIA DE COLIDÊNCIA DE MARCAS.

- A função principal das marcas é distinguir os produtos de outros idênticos,

semelhantes ou afins, de origens diversas bem como de identificação da

origem dos produtos.

- A legislação marcária veda o registro de marca colidente com uma marca
anteriormente registrada, sendo imprescindível que a similitude entre as

marcas seja capaz de gerar confusão ou associação indevida pelo consumidor

entre produtos afins de diferentes origens, bem como prejuízo para a
reputação da marca original. O objetivo principal do legislador é a proteção

ao consumidor e ao empresário titular da marca anterior, se modo a livrá-lo

da concorrência desleal.

- Evidente risco de confusão entre os consumi ores quanto às marcas
"Virilon" e "Gerilon", tendo em vista a similitude gráfica e fonética, quando

consideradas, ainda mais, quando produtos do mesmo segmento de mercado.

- Apelação provida.

Os embargos de declaração opostos foram desacolhidos (fls. 445-450, e-STJ).

Nas razões do recurso especial (e-STJ, fls. 458-468), além de dissídio jurisprudencial,

a insurgente alegou que o acórdão impugnado incorreu em violação dos seguintes normativos:

a) art. 5º, incisos XXXVII, LIII, LIV e LV, da Constituição Federal; e

b) arts. 134 e 135 do CPC/1973.

Sustentou, em síntese,

Redistribuição automática em 12/06/2018 às 16:00

CONCLUSÃO AO MINISTRO RELATOR

Processo registrado em 11/05/2018 às 17:30

CONCLUSÃO À MINISTRA RELATORA