Informações do processo 2009/0049283-5

Os

A Quarta Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, com aplicação de
multa, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.

Ficam as partes interessadas intimadas para pagar as despesas de extração de Carta de Sentença.
Para essa providência, consultar o andamento processual. Se desejar indicar peças adicionais, entrar
em contato com a Coordenadoria de Execução Judicial.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MATÉRIA EXAUSTIVAMENTE

ANALISADA. EMBARGOS PROTELATÓRIOS.

1. Descabe, em sede de embargos de declaração, a rediscussão de matéria
meritória exaustivamente analisada pelo acórdão embargado.

2. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da QUARTA Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, rejeitar os
embargos de declaração, com aplicação de multa, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator. Os Srs.
Ministros Raul Araújo (Presidente), Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Marco Buzzi
votaram com o Sr. Ministro Relator.

Brasília, 19 de agosto de 2014 (data do julgamento).

Os processos abaixo relacionados encontram-se com Vista ao Embargado para Impugnação dos
EDcl:

A Quarta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos termos do
voto do Sr. Ministro Relator.

Ausente, justificadamente, a Sr. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI.

Ficam as partes interessadas intimadas para pagar as despesas de extração de Carta de Sentença.
Para essa providência, consultar o andamento processual. Se desejar indicar peças adicionais, entrar
em contato com a Coordenadoria de Execução Judicial.

EMENTA

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE
INDUSTRIAL. PATENTE PIPELINE . PRAZO. TERMO INICIAL.
PRIMEIRO DEPÓSITO NO EXTERIOR. PRECEDENTE.

1. A Segunda Seção desta Corte decidiu, no julgamento do Resp n. 731.101/RJ,
relatado pelo Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, que "a Lei de
Propriedade Industrial, em seu art. 230, § 4º, c/c o art. 40, estabelece que a
proteção oferecida às patentes estrangeiras, chamadas patentes pipeline , vigora

'pelo prazo remanescente de proteção no país onde foi depositado o primeiro
pedido', até o prazo máximo de proteção concedido no Brasil - 20 anos - a
contar da data do primeiro depósito no exterior, ainda que posteriormente
abandonado".

2. Embora não haja prazo expresso no art. 230, § 3, da LPI para a juntada do
documento comprobatório da concessão da patente correspondente no exterior,
constato que o acolhimento da pretensão recursal demandaria a alteração das
premissas fático-probatórias estabelecidas pelo acórdão recorrido, com o
revolvimento das provas carreadas aos autos, o que é vedado em sede de recurso
especial, nos termos do enunciado da Súmula 7 do STJ.

3. Após 20 anos dos depósitos das patentes americanas ocorridos 1985 - as
patentes pipeline da apelante já se encontrariam extintas, caso concedidas, desde
o ano de 2005. Considerando que a decisão de indeferimento dos pedidos das
patentes pipeline pelo Instituto Nacional de Propriedade Industrial-INPI se deu
em 2006, é inconsistente a pretensão da recorrente.

4. O sistema patentário de continuações, previsto na legislação dos Estados
Unidos da América sob as modalidades continuation, divisional ou
continuation-in-part, mas sem equivalência no Direito Brasileiro, existe para
atender as peculiaridades daquele país, altamente desenvolvido e gerador de
tecnologia, não se refletindo na interpretação dada por esta Corte Superior ao art.
230, § 4º, da Lei 9.279/96, já que prevalece, no âmbito da propriedade
industrial, o princípio da territorialidade, a resguardar a soberania nacional, a
qual ficaria comprometida com os alvedrios de legislações alienígenas. (AgRg
no REsp 1131808/RJ, Rel. Ministro VASCO DELLA GIUSTINA
(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/RS), TERCEIRA TURMA,
julgado em 03/05/2011, DJe 10/05/2011)

5. Agravo Regimental não provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da QUARTA Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, negar
provimento ao agravo regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator. Os Srs. Ministros Raul
Araújo (Presidente), Antonio Carlos Ferreira e Marco Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator.

Ausente, justificadamente, a Sra. Ministra Maria Isabel Gallotti.

Brasília, 03 de junho de 2014 (data do julgamento).

Os processos abaixo relacionados encontram-se com Vista ao Embargado para Impugnação dos
EDcl:

EMENTA

RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. PATENTE
PIPELINE . PRAZO. TERMO INICIAL. PRIMEIRO DEPÓSITO NO
EXTERIOR. PRECEDENTE.

1. A Segunda Seção desta Corte decidiu, no julgamento do Resp n. 731.101/RJ,
relatado pelo Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, que "a Lei de
Propriedade Industrial, em seu art. 230, § 4º, c/c o art. 40, estabelece que a
proteção oferecida às patentes estrangeiras, chamadas patentes pipeline , vigora
'pelo prazo remanescente de proteção no país onde foi depositado o primeiro
pedido', até o prazo máximo de proteção concedido no Brasil - 20 anos - a
contar da data do primeiro depósito no exterior, ainda que posteriormente
abandonado".

2. Embora não haja prazo expresso no art. 230, § 3, da LPI para a juntada do
documento comprobatório da concessão da patente correspondente no exterior,
constato que o acolhimento da pretensão recursal demandaria a alteração das
premissas fático-probatórias estabelecidas pelo acórdão recorrido, com o
revolvimento das provas carreadas aos autos, o que é vedado em sede de recurso
especial, nos termos do enunciado da Súmula 7 do STJ.

3. Após 20 anos dos depósitos das patentes americanas ocorridos 1985 - as
patentes pipeline  da apelante já se encontrariam extintas, caso concedidas, desde
o ano de 2005. Considerando que a decisão de indeferimento dos pedidos das
patentes pipeline  pelo Instituto Nacional de Propriedade Industrial-INPI se deu
em 2006, é inconsistente a pretensão da recorrente.

4. Recurso especial não provido.

DECISÃO

Trata-se, na origem, de mandado de segurança no qual se pleiteia a anulação do ato de
indeferimento dos pedidos de patente PI 1101047-9 e PI 1101048-7 proferido pelo Instituto Nacional
de Propriedade Industrial - INPI.

O Juízo de primeiro grau denegou a segurança, nos termos do art. 269, I, do CPC (fls.

212-214).

Interposta apelação, o TRF da 2ª Região negou provimento ao recurso, em acórdão
assim ementado (fls. 268-276):

PROPRIEDADE INDUSTRIAL. PATENTES PIPELINE.
COMPROVAÇÃO. CONCESSÃO. CORRESPONDENTE
ESTRANGEIRA. EXIGÊNCIA NÃO CUMPRIDA.

1. As patentes pipeline consubstanciam-se em privilégios extraordinários e
transitórios, concedidas como patentes de revalidação, como meio de possibilitar

aos titulares de patentes estrangeiras relativos a invenções, cuja patenteabilidade
era proibida pela legislação brasileira anterior (produtos químicos, produtos e
processos químico-farmacêuticos e alimentícios), o direito de ainda obter
proteção no Brasil, ainda que tais matérias já tivessem sido divulgadas, não mais
atendendo, portanto, ao requisito da novidade, Segundo o § 1º do art. 230, o
depósito da patente estrangeira deveria ser feito dentro do prazo de um ano da
publicação da LPI, indicando, ainda a data do primeiro depósito no exterior. Em
outras palavras, nos termos do aludido dispositivo, comprovada a concessão da
patente no pais onde foi depositado o primeiro pedido, será concedida a patente
no Brasil, tal como concedida no pais de origem, o que implica dizer, a
contrario sensu,  que se não concedida no exterior, tal circunstância compromete
o reconhecimento do privilégio em território nacional.

2. A própria apelante reconhece que os pedidos de patente estrangeiros -
apontados como base para os pedidos pipeline  - ainda não foram concedidos,
razão pela qual não há direito líquido e certo à anulação dos atos administrativos
praticados pela Diretoria de Patentes do INPI. Não é razoável exigir que o INPI
prolongue indefinidamente o término do procedimento administrativo por conta
de evento futuro e incerto, tendo em vista que não há garantias de que os
pedidos efetuados no exterior serão deferidos.

3. Apelação improvida.

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (fls. 301-307).

Crivo de admissibilidade favorável às fls. 454-455.

Inconformada, a recorrente interpôs o presente recurso especial, com fundamento no
art. 105, III, alíneas "a" e "c", da CF, alegando violação do art. 230, §§ 3º e 4º, da Lei n. 9.279/1996.

Contrarrazões às fls. 442-448.

O Ministério Público Federal ofertou parecer pelo não provimento ao recurso (fls.

882-887).

É o relatório.

Decido.

A irresignação não merece prosperar.

Pretende a recorrente a anulação do ato de indeferimento dos pedidos de patentes
PI1101047-9 e PI 1101048-7 depositados em 14 de maio de 1997.

Consta da moldura fática que em 1999 o INPI publicou exigência de comprovação da
concessão dos pedidos de patentes norte-americanos depositados em 1985. Não cumpridas as
exigências, as decisões de indeferimento dos pedidos ocorreram em agosto de 2006.

Posteriormente à interposição deste recurso especial, a recorrente trouxe aos autos os
certificados de concessão das patentes correspondentes no exterior.

A recorrente sustenta que o prazo de uma patente pipeline deve ser contado da data do
depósito no Brasil limitado ao prazo previsto no art. 40 da Lei da Propriedade Industrial-LPI, bem
como que não há prazo para apresentação da comprovação da concessão das patentes
correspondentes no exterior, nos termos do art. 230, parágrafos 3º e 4º da LPI.

A Segunda Seção desta Corte decidiu, no julgamento do Resp n. 731.101/RJ, relatado
pelo Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, que "a Lei de Propriedade Industrial, em seu art.
230, § 4º, c/c o art. 40, estabelece que a proteção oferecida às patentes estrangeiras, chamadas
patentes pipeline , vigora 'pelo prazo remanescente de proteção no país onde foi depositado o primeiro
pedido', até o prazo máximo de proteção concedido no Brasil - 20 anos - a contar da data do
primeiro depósito no exterior, ainda que posteriormente abandonado ". Este entendimento vem
sendo reiterado pelas Terceira e Quarta Turmas, in verbis :

"AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. PATENTES
PIPELINE. CORRESPONDÊNCIA NORTE-AMERICANA. CÁLCULO
DO PRAZO DE VIGÊNCIA. CONSIDERAÇÃO DO PRIMEIRO
DEPÓSITO REALIZADO NO EXTERIOR, SUCESSIVAMENTE
ABANDONADO E SUBSTITUÍDO.

1 . Por gerar a preferência unionista (art. 4º da CUP), deve o primeiro
depósito realizado no exterior, ainda que abandonado, ser considerado
para o cálculo do prazo de vigência das patentes pipeline correspondentes
a patentes europeias.

2. Precedentes jurisprudenciais específicos: Recursos Especiais 1.145.637/RJ,
731.101/RJ e 1.092.139/RJ.

3. Se a simples preferência unionista implica a consideração do primeiro
depósito realizado no exterior, com mais razão ainda deve ele, o primeiro
depósito, ser considerado no caso em que dele possam decorrer, como no
sistema de continuações do Direito Patentário Norte-Americano, inúmeros
outros pedidos de patente.

4. Respeito à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Recursos Especiais
1.145.637/RJ, 731.101/RJ e 1.092.139/RJ).

5. Manutenção do acórdão recorrido e, por consequência, da decisão
administrativa do INPI.

AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO".

(AgRg no REsp 1178709/RJ, Rel. Ministro PAULO DE TARSO
SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/05/2012, DJe
11/05/2012).

"AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE
INDUSTRIAL. PATENTE PIPELINE. PRAZO. TERMO INICIAL.
PRIMEIRO DEPÓSITO NO EXTERIOR. PRECEDENTE.

1. Nos termos da jurisprudência sedimentada na Segunda Seção desta Corte
Superior, "a Lei de Propriedade Industrial, em seu art. 230, § 4º, c/c o art. 40,
estabelece que a proteção oferecida às patentes estrangeiras, chamadas patentes
pipeline, vigora 'pelo prazo remanescente de proteção no país onde foi
depositado o primeiro pedido', até o prazo máximo de proteção concedido no
Brasil - 20 anos - a contar da data do primeiro depósito no exterior, ainda que
posteriormente abandonado" (REsp 731101/RJ, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO
DE NORONHA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/04/2010, DJe
19/05/2010).

2. Agravo regimental provido".

(AgRg no REsp 677.557/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI,
QUARTA TURMA, julgado em 18/12/2012, DJe 04/02/2013).

Quanto à alegada violação ao parágrafo 3º do art. 230 da LPI ao argumento de que
não haveria prazo para comprovação da concessão da patente correspondente no exterior, o Tribunal
de origem assim se pronunciou:

[...]

No caso vertente, observa-se que a própria apelante reconhece que os pedidos
de patente US 783.336 e US 793.486 - apontados como base para os pedidos
pipeline PI 1101047-9 e PI 1101048-7 - ainda não foram concedidos, razão pela
qual não há - como bem ressaltado pelo ilustre membro do MPF. em seu parecer
- "direito líquido e certo à anulação, dos atos administrativos praticados pela
Diretoria de Patentes do INPI, que indeferiram, os referidos pedidos de patente
"pípeline".

Ressalte-se que o INPI não indeferiu de plano os mencionados pedidos, na
medida em que ainda fez publicar na Revista de Propriedade Industrial n. 1510,
de 14/11/1999, determinação para que a apelante cumprisse a exigência técnica
de comprovação da concessão das correspondentes estrangeiras, tendo os atos
de indeferimento somente se dado em 08 e 22 de agosto de 2006 (fls. 29 e 40),
ou seja, passados mais de 9 (nove) anos do depósito (14105/11997 - fls. 47/48 e
51/53) e cerca de 7 anos da exigência.

Não é razoável exigir que o INPI prolongue indefinidamnente o término do
procedimento administrativo por conta de evento futuro e incerto, tendo
em vista que não há garantias de que os pedidos efetuados no exterior
serão deferidos.

Convém destacar, ainda, três outros aspectos constantes das contra-razões do
lNPI: 1) que a apelante não demonstrou sequer que seus pedidos de patentes
norte-americanos continuam em andamento; 2) que a Diretoria de Patentes do
órgão efetuou a busca no banco de dados do escritório de patentes
norte-americano, não tendo localizado patentes concedidas correspondentes aos
pedidos em questão; e 3) que, passados mais de 20 anos dos primeiros
depósitos dos pedidos das patentes nos EUA - depósitos que se deram no
ano de 1985 - as patentes pipeline da apelante já se encontrariam extintas,
caso concedidas, desde o ano de 2005.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso.

Embora não haja prazo expresso no art. 230, § 3, da LPI para a juntada do documento
comprobatório da concessão da patente correspondente no exterior, constato que o acolhimento da
pretensão recursal demandaria a alteração das premissas fático-probatórias estabelecidas pelo acórdão
recorrido, com o revolvimento das provas carreadas aos autos, o que é vedado em sede de recurso
especial, nos termos do enunciado da Súmula 7 do STJ.

Ademais, de fato, em harmonia com a jurisprudência da Casa, após 20 anos dos
depósito das patentes americanas ocorridos 1985 - as patentes pipeline da apelante já se encontrariam
extintas, caso concedidas, desde o ano de 2005. Considerando que a decisão de indeferimento dos
pedidos das patentes pipeline  se deu em 2006, é inconsistente a pretensão da recorrente.

Por fim, quanto à juntada das certidões de concessão de patentes pelo United States

Patent and Trademark Office - USPTO apenas a esta Corte, destaco que documento novo não pode
ser apreciado pelo Superior Tribunal de Justiça sob pena de supressão de instância.

Diante do exposto, nego provimento ao recurso especial.

Publique-se e intimem-se.

Brasília (DF), 29 de abril de 2014.