Superior Tribunal de Justiça 14/02/2022 | STJ

RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA Nº 36701 - PR (2011/0288245-8)

RELATOR : MINISTRO OG FERNANDES

RECORRENTE : GURTEQ COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS PARA ENSAIOS
NÃO DESTRUTIVOS LTDA

ADVOGADO : ALFREDO DE SOUZA COUTINHO NETO - RJ097005

RECORRIDO : ESTADO DO PARANÁ

PROCURADOR : VITOR ACIR PUPPI STANISLAWCZUK E OUTRO(S) -
PR036604

ASSISTENTE : REGULA BALTIJA LTDA

EMENTA

ADMINISTRATIVO. EMPRESARIAL. LICITAÇÃO. PROPRIEDADE
INDUSTRIAL. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PELO INSTITUTO DE
CRIMINALÍSTICA DO PARANÁ. DEPOSITÁRIO DO PEDIDO DE
PATENTE DE INVENÇÃO. AUSÊNCIA DO REGISTRO. EXIGÊNCIA
DE LICENCIAMENTO DE TERCEIROS PARTICIPANTES DO
CERTAME LICITATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. DIREITO LÍQUIDO E
CERTO NÃO DEMONSTRADO. RECURSO IMPROVIDO.

1. Discute-se, na demanda, se há direito líquido e certo de
propriedade industrial sobre os métodos utilizados em equipamentos
licitados pelo Instituto de Criminalística do Estado do Paraná, quando
a parte interessada apenas realizou o depósito do pedido de patente
no INPI, não tendo ainda ocorrido o deferimento do pleito pelo ente
público competente.

2. O art. 38 da Lei n. 9.279/1996 estabelece que a concessão da
patente ocorrerá após a aprovação do pedido pelo INPI e pagamento
da retribuição correspondente, razão pela qual o ente público licitante
não pode ser compelido a exigir carta de licenciamento das empresas
participantes do certame licitatório, na situação em que há o mero
depósito do pedido de patente.

3. Isso não afasta a existência de proteção ao depositante do pedido
de patente a ser conferida em situações restritas e excepcionais. A
interpretação sistêmica da Lei n. 9.279/1996 dá margem ao
reconhecimento de direitos protetivos ao depositário. O art. 40 do
mencionado normativo preceitua que o prazo da patente de invenção
será de 20 (vinte) anos contados da data de depósito. Da mesma
forma, o art. 44 estabelece que o titular da patente terá "o direito de
obter indenização pela exploração indevida de seu objeto, inclusive
em relação à exploração ocorrida entre a data da publicação do
pedido e a da concessão da patente".